[상표권변호사] 상표권침해와 법정손해배상
법정손해배상제도(statutory damages)는 민사소송에서 원고가 실제 손해를 입증하지 않은 경우에도 사전에 법령에서 규정한 손해액(pre-established damages) 또는 일정한 범위의 금액을 법원이 원고의 선택에 따라 손해액으로 인정할 수 있도록 한 제도입니다. 법정손해배상제도는 한미 FTA 협정이행의 일환으로 도입되었고, 2012. 3.부터 시행되고 있습니다.
1. 관련 규정
상표법 제111조에 따라 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 상표법 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 1억 원(고의적으로 침해한 경우에는 3억 원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있습니다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있습니다.
2. 외국의 입법례
1) 미국의 상표법상 법정손해배상제도
미국에서는 상표위조행위에 대해 위조 상표 당 일정액을 손해배상액으로 미리 정하여 두고, 소송에서 권리자가 이를 선택할 수 있도록 하고 있습니다. 상표권리자는 상표가 위조된 경우 판매된 위조 상표의 단위 상품 건당 $1,000 이상 $200,000 이하, 위조가 의도적 위반으로 판명된다면 $2,000,000 이하의 범위 내에서 손해배상액을 선택할 수 있습니다. 의도적 위반인지의 여부는 피고가 현저한 부주의로 상표권자의 권리를 침해한 경우와 피고의 실수에 의해 침해한 경우를 포함하여 인정됩니다. 상표권자는 1심 법원에서의 최종판결이 내려지기 전까지 법정손해배상을 선택할 수 있습니다.
2) 중국의 상표법상 법정손해배상제도
중국 상표법은 “권리자가 침해에 의해 입은 실제의 손실, 침해자가 침해로 획득한 이익 도는 상표 사용료를 확정하기 곤란한 경우에는 인민법원은 침해행위 정황에 따라 300만 위안 이하의 손해배상을 하도록 명령한다”고 규정하여 법정손해배상제도를 규정하고 있습니다. 이는 종래 법정손해배상금액의 상한선을 50만 위안에서 300만 위안으로 6배 상향 조정한 것입니다. 중국의 법정배상제도는 임의선택이 불가하고, 실손해액 등 전보배상액의 확증이 곤란한 경우에만 적용이 가능한 것으로, 보충적 제도로 기능하고 있습니다.
3. 법정손해배상의 청구요건
1) 상표권자가 자기의 등록상표를 사용할 것
법정손해배상의 청구는 사용 중인 등록상표에 기초하여서만 가능합니다. 원고의 등록상표 사용은 손해배상청구의 기산점이 될 수 있는 피고의 위조에 의한 침해행위 시작 이전의 시점에 있어야 하며, 명목상 사용은 인정되지 않습니다. 다만, 제품에 부착하여 사용되지 아니하였더라도 광고에 사용되어 광고 선전 기능을 하고 있는 경우와 상표권자가 과거에 이미 상당기간 사용함으로써 상표권자의 신용이나 고객흡입력이 상표에 화체된 후 침해기간 동안만 불사용한 경우에는 상표를 사용하지 않았다고 보아서는 안 됩니다.
나아가, 등록상표는 전용권의 범위인 등록된 지정상품에 사용하여야 정당한 사용으로 인정됩니다.
2) 같거나 동일성 범위내의 침해일 것
등록상표와 같거나 동일성 있는 상표를 지정상품과 같거나 동일성 있는 상품에 사용하여야 하므로, 유사범위내의 상표권 침해행위는 법정손해배상청구의 대상이 되지 않습니다.
3) 침해자의 고의나 과실이 있을 것
법정손해배상에서는 고의와 과실에 경중을 두지 않고 있으며, 미국과 중국에서 사용하는 의도적 침해 내지 악의라는 용어를 사용하지 않고 있습니다. 원고인 상표권자가 침해자의 고의 또는 과실에 대한 입증책임을 부담합니다.
그러나, 실질적으로는 상표법 제112조가 등록상표임이 표시된 타인의 상표권을 침해한 자는 침해행위에 대하여 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정하고 있으므로, 사실상 입증책임이 전환되어 있다고 볼 수 있습니다.
4. 법정손해배상청구권의 법적 성격
법정손해배상청구권은 상표법 제111조의 규정상 ‘대신’이라는 용어를 사용하고 있으므로, 대체적·선택적 성격을 지닙니다. 즉, 실손해배상의 청구와 중첩적으로 주장될 수 없습니다. 상표권자는 법원에 의해 인정될 수 있는 손해액, 증명의 난이도를 고려하여 청구권을 선택하여 청구하여야 하며, 청구원인에서 어떠한 청구권을 행사하는 것인지 명확하게 밝혀야 합니다.
다만, 양 청구권은 하나의 소송물로 보아야 할 것이므로, 둘 중 하나의 청구로의 변경은 민사소송법 제236조의 청구의 변경에 해당하고, 양자의 청구권 경합은 발생하지 않게 됩니다. 통상의 경우 주위적으로 상표법 제109조를 청구원인으로 하여 실손해액을 청구하되, 손해액의 증명 곤란에 대비하여 증명책임을 면제받을 수 있는 법정손해액을 청구하는 예비적 병합의 형태로 청구할 수 있을 것입니다. 그러나, 단순병합이나 선택적 병합의 형태로 청구하는 것은 적절하지 않다는 것이 학설의 태도입니다.
5. 법정손해액 결정의 고려요소
법정손해액의 확정 기준에 대하여 입법례마다 차이가 있지만, 법정손해배상을 인정하는 중요한 목적이 손해액이 불확실하거나 입증이 어려운 경우에 금전적 구제를 용이하게 하기 위한 것이므로, 제한된 정보 상황 하에서 가능한 모든 사실 및 고려사항을 합리적으로 검토하여, 정량적으로 계량화 할 수 있는 요소들을 먼저 명확히 하고, 의도적 침해 여부 등 주관적 불법요소에 대한 정성적 평가를 감안하고, 법정손해배상제도의 2대 목적인 완전배상과 침해 억지라는 예방효과를 반영하고 있다는 공통점이 존재합니다. 따라서 위와 같은 사정을 고려하여 법정손해액을 결정할 수 있을 것입니다.
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