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by 정동근 변호사 Jun 11. 2022

[상표권변호사] 상표권소송에서 대응방법과 불사용 상표

상표권 침해를 원인으로 한 손해배상 소송에서는 효과적인 방어방법을 사용하여 대응할 수 있습니다.

Ⅰ. 침해주장에 대한 타당성 검토

1. 상표권의 유효성 검토

침해 주장의 대상이 되는 상표권의 존속기간 만료로 인한 소멸 여부, 포기 여부를 확인하여 상표권이 유효한 것인지를 검토하여야 합니다.

2. 상표권자인지의 여부 검토

상표권을 침해받았다고 주장하는 자가 상표의 사용을 금지시킬 수 있는 상표권자 또는 전용사용권자인지의 여부를 확인하여야 합니다.

3. 상표권의 침해인지 여부 검토

상표의 사용이 상표권의 침해인지 여부를 검토하여야 합니다. 상표등록원부를 확인하여, 등록상표와의 동일·유사상표인지의 여부, 동일·유사상품인지의 여부를 검토하여야 하는바, 상표가 동일·유사하지 않거나 관련 상품이 동일·유사하지 않다면 상표권 침해가 성립하지 않습니다. 나아가, 상표 및 상품이 동일·유사한 경우라고 하더라도, 상표권의 효력이 제한되는지 여부를 검토하여야 하는데, 상표적 사용이 아닌 경우, 상표법 제90조에 해당하는 경우, 상표법 제99조 제1항 또는 제2항에서의 선사용권이 있는 경우, 진정상품병행수입에 해당하는 경우에는 상표권 침해가 되지 않습니다.

상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)

① 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.

1. 자기의 성명ㆍ명칭 또는 상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장 또는 저명한 아호ㆍ예명ㆍ필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표

2. 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품의 보통명칭ㆍ산지ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상ㆍ가격 또는 생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표

3. 입체적 형상으로 된 등록상표의 경우에는 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일ㆍ유사한 형상으로 된 상표

4. 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표

5. 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표

② 지리적 표시 단체표장권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.

1. 제1항 제1호ㆍ제2호(산지에 해당하는 경우는 제외한다) 또는 제5호에 해당하는 상표

2. 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 대하여 관용하는 상표

3. 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 사용하는 지리적 표시로서 해당 지역에서 그 상품을 생산ㆍ제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자가 사용하는 지리적 표시 또는 동음이의어 지리적 표시

4. 선출원에 의한 등록상표가 지리적 표시 등록단체표장과 동일ㆍ유사한 지리적 표시를 포함하고 있는 경우에 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품에 사용하는 등록상표

③ 제1항 제1호는 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명ㆍ명칭 또는 상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장 또는 저명한 아호ㆍ예명ㆍ필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 아니한다.

제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) ① 타인의 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.

1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것

2. 제1호에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것

② 자기의 성명ㆍ상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 제1항제1호의 요건을 갖춘 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가진다.

③ 상표권자나 전용사용권자는 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.

4. 상표권의 결격사유 존재 여부 검토

상표등록을 받을 수 없는 상표임에도 불구하고, 심사관이 판단상의 착오로 상표를 등록하였을 때에는 무효심판청구에 의하여 상표가 무효가 되면, 상표권은 처음부터 존재하지 않았던 것으로 상표권 침해가 성립하지 않습니다.

5. 권리남용 해당 여부 검토

정당한 권한이 없는 자가 타인의 미등록 유명상표의 신용에 편승하고자 상표권을 형식상 취득한 후 영업을 방해할 목적으로 정당한 사용자에게 권리행사를 하는 경우, 상표 등록의 무효성이 명백한 경우에는 정당하게 상표권을 획득하지 않은 자가 상표권 침해를 주장한 것이므로, 권리남용을 이유로 상표권 침해가 부정될 수 있습니다.

상표권자가 상표를 자신의 상품 출처표지로 사용하는 것이 아니라, 이미 널리 알려진 타인의 상품 표지나 영업상의 신용에 편승할 목적으로 또는 상표권 행사를 빙자하여 부당한 이득을 얻는 것을 목적으로 상표를 출원·등록한 경우, 상표권 침해를 주장하는 것은 권리남용이므로 허용되지 않습니다.

또한 상표법 제119조 제1항 제3호(상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소시판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우)의 불사용 취소 사유가 있는 등록상표를 근거로 하여 상표권의 침해를 주장하는 것도 실효의 원칙에 입각하여 권리남용으로 볼 여지가 있다고 합니다.

나아가, 상표권의 무효사유가 있는 것이 분명할 때에는 그 상표권에 기초한 금지청구 및 손해배상청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용으로 인정되므로, 그 청구가 허용되지 않습니다.

6. 불사용 상표

상표권 침해가 인정되더라도 상표권자가 상표를 사용하지 않았다면 손해는 발생하지 않으며, 침해자는 상표권의 불사용을 항변사유로 주장할 수 있습니다. 나아가, 상표의 사용 사실은 상표권자가 주장·입증하여야 합니다. 불사용 상표에 대하여는 Ⅱ항에서 설명드리겠습니다.

Ⅱ. 불사용 상표

1. 판례 및 학설의 태도

판례는 상표권 침해로 인한 손해배상청구권의 성립요건인 상표권자의 상표사용 요건을 엄격히 요구하고 있습니다. 즉, 판례와 통설은 상표권자가 실제로 등록상표를 사용하지 않은 경우에는 비록 제3자에 의한 상표침해가 있더라도 그 침해와 인과관계 있는 손해가 발생하지 않는다는 입장입니다. 판례와 통설에 의하면, ① 상표권자가 등록상표를 사용하지 않는 경우 침해자의 상표법상 손해배상책임은 부정되고, ② 상표권자가 등록상표와 동일한 상표를 동일한 지정상품에 사용하지 않고, 유사영역에서 사용한 경우에도 구 상표법 제67조 제1항, 제2항(현행 상표법 제110조 제1항, 제3항)의 손해를 인정하지 않게 됩니다.

따라서 상표권 침해가 인정되더라도 상표권자가 상표를 사용하지 않았다면 손해는 발생하지 않으며, 침해자는 상표권의 불사용을 항변사유로 주장할 수 있습니다. 나아가, 상표의 사용 사실은 상표권자가 주장·입증하여야 합니다.

이러한 판례와 통설의 태도는 저장상표의 폐단 방지 및 상표의 출처표시 기능 실질화에 긍정적인 영향을 미치나, 등록주의나 손해배상의 법리 측면에서는 타당하지 않다는 비판이 제기되고 있습니다.

2. 관련 판례

1) 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결

대법원은 상표권자 및 전용사용권자가 구 상표법 제67조 제1항(현행 상법 제110조 제1항)에 의하여 손해의 배상을 청구하는 경우에는 “스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장·입증할 필요가 있으나”라고 하여 등록상표를 스스로 사용하고 있을 것을 요하고 있습니다.

2) 대법원 2009. 10. 29. 선고 2007다22514, 22521 판결

대법원은 “상표권자로서는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있음을 주장·입증할 필요가 있으며, 여기에서 등록상표를 사용하고 있는 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용한 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다”고 판시하여, 상표권자 및 전용사용권자가 상표권 침해에 대하여 구 상표법 제67조 제2항, 제5항(현행 상법 제110조 제3항, 제6항)의 적용을 받기 위해서는 상표를 지정상품에 사용하고 있어야 하며, 유사상품에 사용하고 있는 것만으로는 위 규정이 적용될 수 없다고 판단하였습니다.

위 사건에서 원고는 피고의 매출이익을 근거로 약 10억 원 가량의 손해배상을 청구하였는데, 대법원은 “원고의 등록상표와 피고의 사용표장은 호칭이 유사하고 피고가 생산·판매한 화장품이 원고의 지정상품 중 화장비누, 크림비누와 유사하여 상표권 침해는 인정되지만, 원고가 실제로 상표를 사용한 ‘화장품’이 지정상품인 ‘화장비누, 크림비누’와 동일한 상품이라고 하기 어려운 이상, 비록 피고가 원고와 마찬가지로 화장품 영업을 하였고, 그 과정에서 등록상표권읭 침해가 인정되더라도 원고에게 피고의 상표 침해행위와 인과관계 있는 손해는 없다”고 판시하였습니다.