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by 정동근 변호사 Sep 27. 2023

[지식재산전문변호사] 발명진흥법과 직무발명보상 제도

Ⅰ. 직무발명보상의 의의

발명진흥법 제2조 제2호에 의하면 직무발명은 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자, 법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원, 법인의 임원 또는 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말합니다. 직무발명으로 인하여 회사가 이익을 취득하는 경우 회사는 발명자인 직원에게 취득한 이익의 일부를 직무발명보상금으로 보상하여야 합니다.

발명진흥법 제10조 제1항에 의하면 회사는 직원으로부터 특허를 양도받지 않더라도 대상 직무발명에 대하여 무상의 통상실시권을 가집니다. 따라서 회사는 직원에게 특허의 독점권을 향유하여 얻는 이익에서 무상의 통상실시권을 향유하여 당연히 얻을 수 있는 이익을 공제한 초과이익 중 일부를 보상하게 됩니다. 직무발명의 성립요건이 충족되면 회사는 특허권에 대한 법정의 통상실시권을 가지게 되고, 직원은 사용자에게 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 승계하게 하거나 전용실시권을 설정해줌으로써 직무발명보상금을 받을 권리를 가지게 되는 것입니다.

Ⅱ. 직무발명에 대한 정당한 보상

1. 직무발명

가. 성립요건

1) 종업원일 것

종업원이란 사용자와 고용계약 기타의 관계에서 타인의 사무에 종사하는 자를 말합니다. 비상근 직원, 일용직 직원, 파트타임제 직원이더라도 사용자에 대하여 종속적인 노무를 제공하면 종업원에 포함됩니다. 따라서 임시직 노동자, 계절적 근로자, 촉탁, 고문, 기능 습득 중인 양성공과 수습공, 대학교수, 법인의 임원, 공무원도 모두 직무발명에 있어서는 종업원에 속합니다.

종업원이 근로를 제공하는 사용자는 타인을 사무에 종사하게 하고 지휘, 감독을 하는 자를 의미하고, 자연인과 법인, 국가 및 지방자치단체는 모두 사용자가 될 수 있습니다.

2) 사용자의 업무범위 내의 발명일 것

종업원의 발명이 사용자의 업무범위 내의 것이어야 합니다. 특허청은 법인의 경우 정관에 정해진 사업범위를 사업자의 사업범위로 보고 있으며, 정관에 구체적인 사업내용 외에 기타 부대사업이 기재되어 있을 때에는 정관에 정해진 기업의 목적과 연관성이 있는 업무도 법인의 업무범위에 포함된다고 보고 있습니다.

또한 사용자의 업무에는 사용자가 현실적으로 수행하고 있는 업무장래에 행할 것이 구체적으로 예정되어 있는 업무가 포함됩니다.

3) 직무에 관하여 한 발명일 것

종업원은 현재 또는 과거의 직무에 의하여 발명을 하였어야 합니다. 종업원의 직무는 종업원이 사용자를 위하여 수행하는 업무를 의미합니다. 종업원이 담당하는 직무 내용과 직책의 범위로 보아 발명이 당연히 예정되어 있거나 수반되는 경우가 아니더라도 종업원의 지위, 급여, 직종 및 사용자가 발명완성에 관여한 정도를 감안하여 종업원의 발명이 직무상 발명인지의 여부를 결정합니다. 사용자가 종업원을 발명을 위한 목적으로 고용한 것은 아니나 발명에 관한 구체적인 과제를 부여한 경우에도 직무발명으로 인정될 수 있습니다.

나. 비밀유지의무

발명진흥법 제19조는 종업원은 사용자가 직무발명을 출원할 때까지 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다고 정하고 있습니다. 다만, 사용자가 직무발명을 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 비밀유지의무가 소멸합니다.

따라서 직무발명을 한 발명자라고 하더라도 영업비밀인 직무발명이 출원 및 등록을 통하여 공개되기 전의 비공개 상태에서는 비밀유지의무에 따라 직무발명을 누설할 수 없습니다. 발명자가 직무발명이 비공개 상태임에도 불구하고 제3자에게 누설하는 경우에는 사용자의 비밀을 침해한 것으로 인정되므로 형사상 책임을 부담하여야 합니다.

다. 권리귀속

1) 발명자주의와 사용자주의

발명자주의는 직무발명에 대한 특허권이 원칙적으로 발명자인 직원에게 귀속된다고 보는 입장입니다. 반면에 사용자주의는 직무발명에 대한 특허권이 원칙적으로 연구시설, 자금, 보조인력을 지원한 사용자에게 귀속된다고 보는 입장입니다.

2) 발명자주의의 채택

발명진흥법 제10조 제1항은 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허, 실용신안등록, 디자인 등록을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권에 대하여 통상실시권을 가진다고 규정하고 있습니다.

직무발명에 대한 특허권은 발명자에게 귀속된다는 발명자주의를 채택하고 있으므로 발명자인 직원은 원칙적으로 본인의 명의로 특허를 출원하거나 타인에게 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도할 수 있습니다. 나아가 발명자인 직원은 타인에게 직무발명에 대한 전용실시권을 설정하여 줄 수도 있습니다. 사용자는 직원의 특허권에 대하여 법정의 통상실시권을 가질 뿐입니다.

3) 사용자의 통상실시권

사용자가 가지는 통상실시권은 무상의 법정통상실시권입니다. 그러므로 사용자가 별도로 통상실시권을 등록하지 않았더라도 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여 사용자의 통상실시권은 효력을 가집니다.

하지만 사용자가 가지는 통상실시권은 특허권자의 승낙 없이는 양도될 수 없고, 통상실시권이 양도된 경우 양수인이 제3자에게 양수한 통상실시권으로 대항하기 위하여는 통상실시권이 등록되어야 합니다.

4) 사용자의 권리승계

가) 권리의 예약승계

발명진흥법 제10조 제3항에 의하면 사용자는 전용실시권 설정 또는 근무규정을 통하여 직무발명에 대한 권리를 유효하게 승계할 수 있도록 예약승계를 할 수 있습니다. 예약승계란 사용자가 미리 직무발명에 의한 권리를 승계할 수 있도록 정해두는 것입니다. 발명진흥법 제13조 제1항에 의하면 예약승계를 정하고 있지 않은 경우 직무발명에 대한 사용자의 권리승계는 종업원의 의사에 따라야 합니다.

나) 권리승계 또는 불승계 간주

직무발명을 완성한 경우 종업원은 사용자에게 완성 사실을 문서로 통지하여야 하고, 사용자는 종업원에게 직무발명에 대한 권리를 승계할 것인지를 문서로 통지하여야 합니다. 사용자가 권리승계의사를 통지하지 않으면 직무발명에 대한 권리승계를 포기한 것으로 간주되고, 권리승계의 포기가 간주된 경우 사용자는 종업원의 동의 없이는 통상실시권을 가질 수 없습니다. 사용자가 직무발명에 대한 권리승계의사를 통지하면 사용자에게 권리가 승계된 것으로 간주됩니다.

다) 권리승계에 따른 보상

발명진흥법 제15조 제1항은 사용자가 권리를 승계하는 경우 종업원에게 정당한 보상을 하여야 한다고 정하고 있습니다. 따라서 회사는 직무발명에 대하여 직원이 가지는 권리를 승계할 수 있으나 정당한 보상을 제공하여야 하는 것입니다.

2. 정당한 보상

가. 의의

1) 보상에 관한 계약, 근무규정이 존재하는 경우

발명진흥법 제15조 제2항은 회사가 직원에 대한 보상을 계약이나 근무규정으로 정하는 경우 정해진 내용이 합리적이라면 정당한 보상으로 간주하는 규정을 두고 있습니다.

2) 보상에 관한 계약, 근무규정이 존재하지 않거나 합리적이지 않은 경우

발명진흥법 제15조 제3항은 직원에 대한 보상을 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 않거나 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 보상이 정당한 보상이 아닌 경우에는 직무발명에 의하여 회사가 얻을 이익과 발명의 완성에 회사와 직원이 각 공헌한 정도에 따라 보상액을 결정한다고 규정하고 있습니다.

따라서 보상에 관한 계약 내지 근무규정이 존재한다고 하더라도 계약 내지 근무규정의 내용상 보상이 합리적이지 않은 경우에는 정당한 보상액이 별도로 결정되어야 하는 것입니다.

3) 회사가 권리를 승계하지 않는 경우

발명진흥법 제16조에 의하면 회사는 직원에게 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 않거나 출원을 포기 내지 취하하는 경우에도 정당한 보상을 하여야 합니다.

나. 합리성 판단

1) 판단요소

발명진흥법 제15조 제2항에 의하면 회사와 직원 사이에 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 행하여진 협의의 상황, 책정된 보상기준의 공표 및 게시를 통한 보상기준의 제시 상황, 보상형태와 보상액을 결정할 때 직원으로부터 의견을 청취한 상황에 따라 보상의 합리성을 판단합니다. 그러므로 협의, 제시, 의견청취가 합리성 판단의 요소가 됩니다.

직무발명의 보상액을 구체적으로 산정하는 기준을 제시하고 있지 않으나 보상 절차의 합리성을 판단하는 요소들을 제시함으로써 절차적 정당성과 실체적 정당성을 보장하는 방법을 채택하고 있는 것입니다.

2) 보상기준 마련을 위한 협의 상황

회사가 직원에게 보상을 할 때의 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정하기 위하여 회사와 직원 사이의 협의가 이루어질 때 협의의 상황은 보상액이 합리적인지를 판단하는 요소가 됩니다.

이 때 협의란 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준의 적용 대상이 되는 직무발명자인 직원과 회사 사이에서 이루어지는 교섭의 전반을 의미합니다.

근로자 참여 및 협력증진에 관한 법률 제20조 제1항은 직무발명을 한 직원에 대한 보상에 관한 사항을 노사협의회에서 협의하여야 할 사항으로 정하고 있습니다. 다만, 노사협의회는 상시 근로자가 30명 이상인 경우 설치됩니다. 따라서 상시 근로자가 30명 이상인 회사는 회사와 직원의 각 대표자들이 참여하는 노사협의회에서 직원의 직무발명에 관한 보상의 내용을 협의하여 정하여야 합니다.

3) 보상기준의 제시 상황

회사는 직원에게 직무발명에 대한 보상기준을 제시하였어야 합니다. 회사가 직원에게 보상기준을 제시할 때의 공표 내지 게시의 방법에는 특별한 제약이 없습니다. 그러므로 회사 내의 게시판이나 인트라넷을 통하여 알려지는 것도 제시에 포함됩니다. 단, 회사가 직원에게 보상기준을 제시하였다고 하더라도 직원이 제시된 보상기준에 접근하기 용이하지 않은 경우에는 합리성이 부정될 가능성이 상당합니다.

제시의 대상은 보상기준이 적용되어 보상을 받게 되는 직원이며, 그 이외의 자에 대한 제시는 합리성 판단에 있어 영향을 미치지 않습니다. 또한 보상기준의 개시 시기는 합리성 판단에 영향을 미칠 수 있습니다.

4) 보상형태와 보상액 결정을 위한 의견청취 상황

회사는 직무발명에 대한 보상형태와 보상액을 결정함에 있어서 직원의 의견을 청취하여야 합니다. 의견청취 상황이란 직무발명에 관한 보상에 있어 회사가 직원으로부터 보상의 산정방법이나 결과에 대한 의견, 소감, 불만을 청취한 상황을 말합니다. 직원에게 의견을 진술할 기회가 부여되는 것이 일반적이나 의견청취의 방법에는 제한이 없으므로 서면에 의한 의견청취, 대리인에 의한 의견청취도 포함됩니다.

그러나 보상액의 산정에 대하여 회사와 직원 간의 개별적인 합의는 의견청취에 속하지 않으므로 합리성 인정을 위하여 개별적인 합의가 요구되는 것은 아닙니다. 그러므로 회사가 직원으로부터 의견을 청취하였으나 회사와 직원 사이에 보상액에 대한 합의가 성립하지 않았다고 하여 의견청취 상황의 합리성이 배제되는 것은 아닙니다.

다만, 의견청취는 실질적으로 이루어져야 하는바, 직원에 대한 의견청취가 아예 행해지지 않았거나 단순한 형식상 절차로 진행된 경우에는 보상절차의 합리성이 부정될 수 있습니다.

다. 보상액의 결정요소

1) 사용자가 얻을 이익액

가) 의미

사용자가 얻을 이익액은 특허에 의하여 발생할 이익으로 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미합니다. 사용자가 얻을 이익은 직무발명에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이므로 수익과 비용을 정산한 후에 남는 회계상 영업이익을 의미하는 것은 아닙니다. 수익 및 비용의 정산 결과와 무관하게 직무발명에 의한 이익이 발생하였다면 사용자가 얻을 이익이 존재하는 것으로 평가됩니다.

대법원은 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결에서, “직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자가 얻을 이익은 직무발명에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익, 비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것이 아니므로 수익, 비용의 정산 결과와 관계 없이 직무발명에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이다. 사용자가 제조, 판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않거나 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없고, 다만 이는 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있다”고 판단하였습니다.

나) 범위

사용자가 얻을 이익액은 특허와 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한됩니다. 다만, 회사가 직원으로부터 특허 관련 권리를 승계받을 때에 발명의 승계로 인하여 사용자가 얻을 이익을 객관적으로 산정하는 것은 상당히 어려우므로 통상 승계 이후 실시료 수입과 같이 사용자가 실제로 얻은 이익을 참고하여 사후적으로 산정되고 있습니다.

다) 실시 방법에 따른 구체적 산정

사용자가 직무발명을 실시하고 있는 자기실시의 경우에는 초과이윤, 타사에 실시허락하고 있는 경우에는 실시료 수입, 자신이 실시하고 있으면서 타사에 실시허락도 하고 있는 경우에는 초과이윤과 실시료 수입을 합산한 것이 사용자가 얻을 이익액입니다. 또한 사용자가 직무발명을 자기실시하고 있지 않고, 실시허락도 하고 있지 않으며, 발명이 완전히 실시되지 아니한 경우에는 사용자는 발명의 독점에 의한 이익을 얻을 수 있으므로 발명을 타사가 실시하였더라면 사용자가 상실할 이익이 사용자가 얻을 이익액입니다.

직무발명이 자기실시되는 경우에는 직무발명 보유 회사가 특허권의 배타적 실시에 의하여 얻을 매출액을 전체 매출의 2분의1 내지 3분의1 정도로 인정한 후에 제품의 이익률인 실시료율을 곱하여 이익액을 산정하고 있습니다.

2) 사용자 공헌도

사용자 공헌도는 사용자가 직무발명을 완성하기 위하여 연구개발비, 연구설비, 자재비, 급여를 제공하여 공헌한 정도를 의미합니다. 사용자가 제공한 일체의 인적, 물적 비용 및 직무발명 성립 후 권리화 및 실시화를 위한 노력이 사용자의 공헌에 포함됩니다.

3) 발명자 기여율

발명자 기여율은 직원이 발명의 완성을 위하여 투입한 창조적 노력의 정도를 말합니다.

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