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by 박병욱 Nov 17. 2017

미국 디자인 특허 손해액 산정-Columbia

삼성전자와 애플간의 소송에서 애플이 주장한 특허는 1차 소송에서 일명 둥근 모서리 디자인특허와 화면에 베젤을 덧붙인 디자인, 격자무늬 아이콘 배열 등에 대한 디자인 특허입니다. 이는 2011년 4월 캘리포니아 새너제이 지방법원에서 시작되어 대법원까지 올라가 2016년 12월에 판결이 났는데, 지방법원이나 항소법원에서 판단한 디자인 특허에 대한 손해액 산정이 잘 못 되었다고 다시 판단하라고 하급심으로 내려 보냈죠. 이에 2018년 5월 캘리포니아 지방법원의 루시 고 판사는 손해액 산정에 대해 다시 심리하기로 되어 있습니다.

이거 말고 2차 소송이 있었습니다. 여기의 특허는 밀어서 잠금해제와 자동 오타 수정 기능 등의 애플 특허를 삼성이 침해했다는 것이었고, 2012년 4월 시작되어 2심을 거쳐 대법원에 삼성이 상고한 바 있습니다. 이에 대해서 미국 연방대법원은 지난 11월 6일 상고를 기각하는 판결을 내려 삼성이 애플에 주어야할 배상액이 1억 1960만 달러로 확정되었습니다.

그럼 다시 1차 소송으로 돌아가면, 문제가 된 특허는 우리나라로 따지면 특허가 아니고 디자인권입니다. 그러나 미국의 법제는 특허법에 디자인권이 같이 규정되어 있고, 이를 디자인 특허(Design Patent)라고 합니다. 여튼 미국 특허법에서는 디자인 특허의 경우 손해액 산정을 할 때 해당 제조물품(article of manufature)의 총 이익(total profit)을 기준으로 손해액을 계산한다(미국 특허법 제289조)고 되어 있습니다. 이 조항은 “sells or exposes for sale any article of manufacture to which [a patented design] or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit . . .” 식으로 되어 있죠.

대법원에서 판단한 부분은 과연 제조물품을 무엇으로 볼 것인가? 즉, 스마트폰 전체를 볼 것인가 아니면 일부분으로 보아야 할 것인가 입니다. 디자인 특허와 관련한 미국 특허법 제289조가 다투어진 대법원의 판결은 100년도 넘은 판결이 유일하게 하나 있었습니다. 그 당시에 문제가 된 제조물품은 카페트 디자인에 관한 것이었고, 카페트는 2차원적인 평면에 가까운 것이며 그 디자인이 곧 제품의 가치로 볼 수 있었기 때문에 큰 논란이 없었습니다. 하지만 현대의 제품들은 여러가지 기술(특허)과 디자인이 목합적이고 복잡하게 얽혀 있는 경우가 많고(예를 들어 스마트폰의 경우 올해 여름 대법원 판결에서 약 25만개의 특허가 있다고 한 적이 있음), 따라서 기존의 카페트 관련 대법원의 판결대로 전체 제품을 기준으로 손해액을 산정하는 것이 불합리하다는 것이 삼성측의 입장이었고, 반면 애플은 기존 대법원 판결대로 전체 제품을 기준으로 하여야 하며, 그것이 법조문에서 말하는 것과 부합한다는 것이었죠.

기술이 발전되고 복잡해지며, 소위 4차 산업혁명 시대에 융복합은 대세가 되어 가고 있는데, 디자인 특허에 대해 전체 제품을 기준으로 한다는 것이 일반 소비자의 입장에서도 불합리하다고 생각되는 것이 당연합니다. 따라서 대법원은 디자인 특허 침해사건에서 일부의 디자인(여기에서는 둥근 모서리 등)에 대한 손해액을 산정할 때 전체 제품(스마트폰)을 기준으로 산정한 것은 문제가 있으니 다시 판단하라는 것이죠. 대법원이 항소법원으로 사건을 돌려 보냈고, 다시 항소법원은 손해액 산정을 위한 심리를 하라는 취지로 다시 원래의 캘리포니아 지방법원으로 사건을 환송하게 됩니다. 이것이 내년에 있을 소송입니다. 여기서 끝나지 않을 수 있습니다. 내년에 지방법원에서 손해액을 다시 심리하여 산정하면, 이에 대해 다시 항소, 상고를 하는 경우가 있을 수도 있어 이 소송이 언제 끝날지는 모르겠습니다. 여튼 현재 법원에서 산정한 삼성이 내야 할 손해액인 3억 9900만 달러는 줄어들 것이라는 것이 중론이긴 합니다.

여튼, 그건 그렇고 지난 9월 29일 샌디에고 연방지방법원에서는 애플과 삼성의 2016년 12월 대법원 판결 이후 처음으로 디자인 특허의 손해액 관련한 배심원 평결이 있었습니다. 이제 대법원에서 이야기한 제조물품(article of manufature)을 어떻게 판단할 것인지 다시 문제가 되었겠죠. 조금 더 복잡한 제품이 문제가 되면 더 재밌었겠지만, 제품이 신발입니다.

콜럼비아는 "Omni-Heat Reflective"라고 불리는 기술을 개발하였고, 이는 의류 등의 안쪽에 반사층을 배치하는데 사용하는 기술입니다. 이 반사층은 열을 반사시켜 체온을 보존하는 한편, 반사층 아래의 천이 숨 쉴 수 있도록 하는 기술입니다. 콜롬비아는 이와 관련하여 여러개의 특허를 보유하고 있습니다. 발명특허 외에도 디자인 특허도 보유하고 있는데 이 특허가 미국 등록 D657,093 특허입니다. 명칭은 "Heat Reflective Material"이고, 물결무늬의 디자인입니다.

미국 등록 D657,093 디자인 특허 도면 5

콜롬비아의 HeatWave

캘리포니아의 스키나 스노보드 등의 스노우스포츠 관련 회사인 Seirus Innovative Accrssories, Inc.가 "HeatWave"라는 장갑 등의 악세사리를 개발하였습니다. 이 히트웨이브 제품들은 위의 콜롬비아의 디자인 특허와 유사한 물결무늬의 디자인을 채용한 얇은 층을 가진 천을 이용한 것이죠. 이에 콜롬비아가 씨러스를 상대로 자신의 디자인 특허 침해를 이유호 2016년 8월 소송을 제기하였습니다. 이 소송에서 법원은 씨러스의 히트웨이브 제품이 콜롬비아의 디자인 특허를 침해하였다고 판결(summary judgment)합니다.
씨러스의 히트웨이브

씨러스의 히트웨이브

자, 이제 침해 판결이 났으니, 콜롬비아의 손해액이 얼마인지 계산을 해 봐야겠죠. 이러한 손해액 산정을 위한 공판(trial)이 2017년 9월에 있었고, 여기에서 법원은 손해액 산정을 위한 지침을 배심원에게 내립니다. 법원은 법에서 정한 "제조물품(article of manufacture)"가 무엇으로 하여야 하는지 판단하는기준으로 미국 법무부가 제시한 4가지 요소 분석(four-factor analysis)를 적용하라고 합니다.

공판 과정에서 씨러스는 제조물품을 결정하는데 있어, 히트웨이브가 적용된 천에 대해서만 적용하여야 하지, 장갑 전체를 제조물품으로 보아서는 안 된다는 주장을 합니다. 피고의 입장에서는 그래야 손해액이 적어지니 당연히 주장할 부분이죠. 씨러스는 해당 천은 독립적으로 자신이 구매한 것이고, 전체 장갑의 제조비용에서 차지하는 비중은 낮다는 것을 주장하며 이에 대한 증거를 제출하죠. 씨러스는 또한 해당 천은 장갑에서 보이지 않는 안쪽에만 있기 때문에 소비자가 장갑을 구매할 때 구매를 결정하는 결정적인 요소가 될 수 없다는 주장을 하죠. 보이지도 않는 부분이고 소비자가 이를 중요한 요소로 보지도 않으니 해당 특허가 적용된 장갑 전체를 기준으로 손해액을 산정하는 것은 부당하다는 것이죠. 따라서 장갑에 적용된 해당 천이 기여한 부분을 기준으로 손해액을 산정해 달라는 것입니다.

반면, 콜롬비아는 그렇게 하면 손해액이 엄청 작게 나올 것 같으니 씨러스의 주장을 반박합니다. 손해액은 전체 장갑을 기준으로 계산하여야 한다는 것이죠. 콜롬비아는 그 근거로 해당 천이 장갑의 내부에 있지만 이는 장갑에 꿰메어져 있으며 사용자가 임의로 분리할 수도 없기 때문에 장갑 자체와 다른 것으로 볼 수 없고, 씨러스가 판매하는 제품은 바로 장갑 자체이며, 천을 별도로 판매하는 것은 아니라고 주장합니다. 또한 씨러스는 장갑의 외관에서는 해당 천이 기여하는 바가 없다고 주장하지만, 씨러스가 장갑을 판매할 때 광고를 하면서 해당 천의 기능 및 특징을 광고하였고, 장갑의 안쪽 사진을 게시하였으며, 광고문구에서도 장갑의 다른 특징보다는 장갑 안쪽 천의 기능을 강조하였다고 지적합니다. 또한 씨러스는 해당 장갑 제품의 물결무늬 천을 강조하는 의미에서 제품의 이름도 "HeatWave"라고 명명하였고, 열을 반사한다는 재질이라고 한 바 있다는 것입니다. 게다가 제품의 택에도 물결무늬를 넣고, 안쪽의 재질을 확인하라는 의미의 "Look Inside"라는 문구도 써 넣었다는 것입니다.

이에 더하여 콜롬비아는, 만일 배심원단이 "제조물품(article of manufature)"을 천으로 한정하여 해석한다고 해도, 손해액은 씨러스가 판매한 제품인 장갑의 전체 이익으로 산정하여야 한다고 주장하였습니다. 왜냐하면, 천에 대해서만 침해가 인정된다고 해도, 씨러스가 천으로 인해 얻은 이익은 장갑 전체에서 얻은 이익이 되어야 한다는 주장입니다. 씨러스가 장갑을 판매할 때 소비자가 해당 장갑을 구매하는 주된 이유는 천 자체에 있기 때문에 소비자 수요(consumer demand)를 견인하는 것이기 때문입니다. 특허침해에 있어서 어느 하나의 특징이 제품을 구매하는 소비자의 수요를 견인하는 역할을 하면 전체 제품에 대해 손해액을 산정하게 되고, 이를 전체시장가치의 법칙(entire market rule)이라고 하는데, 이는 판례에서 많이 인정되는 원칙 중 하나입니다. 즉, 어느 제품의 특징 중에 소비자가 해당 제품을 구매하는 결정적인 요소가 바로 그 특징에 기인한다고 판단되면 전체 제품의 이익을 기준으로 손해액을 산정한다는 것이죠. 이러한 법리를 주장한 것입니다.

배심원단은 이러한 양 측의 주장을 듣고, 손해액을 301만 8천달러로 산정하였습니다. 이는 씨러스가 장갑 전체를 판매한 매출을 기준으로 한 것입니다. 콜롬비아의 주장이 타당하다는 것입니다.

그러면 삼성과 애플의 소송에서는 둥근 모서리 디자인특허가 전체 스마트폰의 매출을 기준으로 손해액을 산정한 것이 잘 못 되었다고 했는데, 이번 콜롬비아 사건에서 배심원은 다르게 판단하게 되었죠. 즉, 디자인 특허라고 모두 전체 제품을 기준으로 손해액을 판단하는 것이 잘 못 되었다는 것이 아니라는 것입니다. 물론 현재는 콜롬비아 사건이 배심원의 평결(verdict)만 된 상황이라 조금 더 두고 봐야 겠지만, 제 생각으로는 이번 배심원의 평결은 타당하다는 의견입니다.

결국, 디자인 특허는 전체 제품을 기준으로 손해액을 판단하지 말라는 것이 아니고, 해당 디자인의 성격과 제품에 미치는 영향, 소비자의 구매를 위한 수요에 미치는 정도, 당사자의 마케팅 방식 등을 종합적으로 고려하여 어떤 것을 "제조물품(article of manufature)"로 볼 것인지 구체적으로 판단한다는 것이 이 평결의 의의라고 보입니다.

아래의 아티클을 참조했습니다.

http://www.ipwatchdog.com/2017/11/15/design-patent-owners-optimism-columbia-sportswear-jury-verdict/id=90133/

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