미국 특허소송의 손해액 산정 관련
합리적 실시료(reasonable royalty) 산정방법과 전문가 증언
특허침해에 대한 손해액(damages)은 일반적으로 합리적 실시료(reasonable royalty)에 의해 산정되는 경우가 많습니다. 그러면 이러한 합리적 실시료에 의한 손해액 산정은 어떻게 할까요? 그리고 이에 대한 전문가 의견은 어떻게 다루어야 할까요?
미국 특허법 제284조에서는 특허침해에 대한 최소한의 손해액은 합리적 실시료가 하한선임을 명확하게 규정하고 있습니다. 즉, 합리적 실시료보다 낮은 금액을 손해액으로 인정할 수는 없는 것이죠. 해당 조항은 “no less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer.”라고 하고 있습니다. 이러한 합리적 실시료는 1970년 이루어진 Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970) 사건에서 흔히 이야기 하는 Geogia-Pacific Factors로 설명되어 지며, 이는 이후 지속적으로 합리적 실시료 산정에 사용되어 오고 있습니다. 여기에는 15개의 요소가 있는데, 이 15개를 반드시 모두 고려하여야 하는 것은 아니지만, 해당 상황과 사건에 적절하게 이를 판단하도록 하고 있습니다.
이러한 Georgia-Pacific factors에는 라이선시(licensee)가 해당 특허와 대응되는 유사한 특허의 사용에 따라 지급한 실시료율을 고려하도록 하고 있으며, 양 당사자가 침해가 시작되는 당시를 기준으로 자발적인 협의에 의해 합의에 도달할 수 있었던(would have agreed) 금액을 산정하도록 하고 있습니다. 이러한 협의를 가상협상(hypothetical negotiation)이라고 하며, 이 이론은 가상협상이론이라고 부릅니다.
이러한 가상협상 이론에 의해 산정되는 합리적 실시료에 의한 손해액은 정확한 과학이 아니며, 이를 위한 더 신뢰성 있는 방법이 있을 수도 있음을 법원은 인정합니다.
많은 사건에서 특허권자는 전문가를 사용하여 합리적 실시료를 산정하는 요소들을 입증하고, 이는 침해자가 특허권에 대한 실시권(license)를 얻기 위해서는 어느 정도의 실시료율(royalty rate)을 지급하여야 하는 것이 합리적인지를 포함하게 됩니다. 합리적인 실시료는 "실시료 기초(royalty base) X 실시료율(royalty rate)"로 산정하기 때문입니다. 당사자 중 한명이 합리적 실시료에 대한 전문가의 보고서를 제출하면, 상대방은 이러한 보고서의 문제점과 근거없음에 대해 다투게 됩니다. 예를 들면 합리적 실시료에서 실시료 기초가 되는 매출액의 산정이 잘 못 되었거나, 실시료율이 합리적이지 않다거나, 그 산정 방식이 합리적이지 않다는 등의 주장이 그러한 것이 될 것입니다.
지난 2016년 11월 21일 미국 펜실베니아 동부지방법원은 Comcast v. Sprint 사건에 대한 결정을 하였습니다. Comcast는 Sprint네 대해 문자전송(SMS)과 멀티미디어 메시지전송(MMS)에 관한 특허의 침해를 주장하여 소송을 제기한 바 있습니다. 2012년 2월 Comcast가 Sprint를 상대로 침해소송을 제기하였고, 2014년 1월 법원은 특허청구범위 해석을 위한 Markman Hearing을 실시하였으며, 2015년 8월 디스커버리 절차가 거의 완료된 상태에서 양 당사자는 중지신청(motion to stay)를 하게 됩니다. 중지신청은 양 당사자가 협상에 의해 분쟁을 해결하려고 진행중이라는 이유였습니다. 이에 법원은 이를 허용하여 사건을 중지하였으나, 이러한 협상은 결렬되었습니다. 이에 법원은 2016년 2월 소송을 재개하였습니다. 양 당사자는 전문가 보고서(expert report)를 법원에 제출하였고, 이 보고서는 각자 주장하는 합리적 실시료에 의한 손해액을 주장하고, 상대방의 주장에 대한 신뢰성에 대해 다투었습니다. 즉, 양 당사자는 각각 상대방의 전문가 의견을 배제해 달라는 신청(motion to exclude opinions)을 한 것이고, 이에 대한 결정이 2016년 11월 21일 이루어진 것입니다.
전문가 의견을 배제해 달라는 신청을 Daubert motion이라고 합니다. 이는 Daubert v. Merrell Dow Pharm., 509 U.S. 579 (1993) 판결에 유래한 것입니다. 이 판결에 따라 연방증거법(Federal Rule of Evidence) 702에서는 If scientific, technical, or other specialized knowledge will assist the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue, a witness qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education, may testify thereto in the form of an opinion or otherwise, if (1) the testimony is based upon sufficient facts or data, (2) the testimony is the product of reliable principles and methods, and (3) the witness has applied the principles and methods reliably to the facts of the case. 라고 규정하고 있습니다. 즉, 법원은 전문가가 해당 이슈에 대해 과학적 지식을 가지고 이를 이해하고 결정할 수 있는지 여부에 대해 결정하여야 한다는 것입니다. 법원Elcock v Kmart Corp., 233 F.3d 734, 741 (3d Cir. 2000)판결에서 Rule 702는 전문가 증언을 인정하는것에 대한 3가지 실질적인 제한을 의미한다고 하면서, 그 3가지는 자격(qualifications), 신뢰성(reliability), 및 적절성(fit)이라고 하였습니다. 당사자는 전문가 증언에 대해 이러한 부분을 입증하여야 하고, 이는 우월적 증거(preponderance of the evidence)에 의하여야 한다고 합니다. In re TMI Litig., 193 F.3d 613, 663 (3d Cir. 1999) 참조.
본 사건으로 돌아가서 봅니다.
Comcast는 Sprint 전문가(Alan Cox 박사)가 사용한 방법에 대해 다투었고, 좀 더 자세하게는 스프린트의 전문가가 사용한 "forward citation analysis" 방법에 대해 비판하였습니다. 이 방법은 특정의 특허권에 대한 가치는 해당 특허가 그 이후의 특허에서 인용된 숫자에 근거하여 해당 특허권의 가치를 평가하는 것이었습니다. 이는 우리가 정성적으로 특허에 대한 가치를 어림잡을 때 많이 사용하는 방법이죠. Comcast는 또한 스프린트의 전문가가 인용한 실시권 설정 계약(Nokia-Comcast 계약)의 조건 및 환경이 이번 분쟁의 경우와는 상이하다고 다투었습니다. 여러가지 환경 및 조건에 따라 라이선스 계약의 조건이 달라지는 것은 당연한 이치입니다. 예를 들어 경쟁자가 많은 시장과 그렇지 않는 독점적 시장과는 실시료가 달라지고, 해당 특허권자의 라이선스에 대한 정책과 전략에 따라서도 달라질 수 있고, 유사한 특허권이 누구에게 얼마나 있는지에 따라서도 실시료율은 상이하게 되는 경우가 많습니다. 따라서 스프린트의 전문가가 근거로 든 실시료 계약에 대한 것은 본 분쟁의 합리적 실시료 산정에 적절한 예가 될 수 없다는 주장이죠. 이에 대해 스프린트는 컴캐스트의 전문가 보고서가 부적절한 방법을 사용하여 신뢰성이 없다는 주장을 하였습니다.
법원은 양 당사자가 주장한 각각의 전문가 보고서에 나타난 주장과 요구를 거부하고, 컴캐스트가 주장한 "forward citation analysis"에 대해 검토한 결과 이러한 방법에 실질적으로 신뢰성이 없는 방법이 아니며, 1990년대부터 많은 사건, 간행물, 연구 등에서 사용되어 온 것으로 인정하였습니다.
다음으로, 법원은 스프린트 전문가가 스프린트와 다른 회사 간에 이루어진 라이선스 계약(2010년에 체결된 Sprint-Celltrace 사이의 계약)에 근거한 주장을 한 것에 대해 컴캐스트가 이러한 계약에 근거한 주장은 부당하다고 한 부분에 대해 검토하였습니다. 이러한 해당 계약이 합의(settlement)에 근거한 계약이고, 이는 자발적인 가상협상(voluntary hypothetical negotiation)에 의한 것이 아니므로 타당하지 않다는 컴캐스트의 주장을 받아들이지 않았습니다. 법원은 컴캐스트의 주장에 대해 스트린트의 계약과 가상협상 사이의 유사점이 많으며, 이러한 유사점은 두 가지 모두 유사한 기술에 관한 것이며, 해당 계약은 일시불(lump-sum) 지불 및 비독점(non-exclusive) 계약을 포함하고 있다는 점 등이었습니다.
마지막으로, 컴캐스트의 3개의 라이선스 계약(Allied Security Trust와의 2개, RPX와의 1개 계약으로 2014년 체결됨)으로 보면 컴캐스트가 경상실시료(running royalty) 보다는 일시금(lump-sum) 계약을 선호한다고 주장한 스프린트의 전문가 보고서가 배제되어야 한다는 컴캐스트의 주장에 대해 판단하였습니다. 컴캐스트는 스프린트의 전문가가 언급한 라이선스 계약이 가상협상에 의한 합의에 적절하지 않다고 주장하였습니다. 법원은 이에 대해 컴캐스트의 주장을 배척하였습니다. 그 이유는 스프린트의 전문가가 컴캐스트의 라이선스 계약을 언급한 부분은 컴캐스트가 일시금 계약을 선호한다는 주장을 입증하기 위한 목적으로만 언급한 것이어서 적절하다는 것이었습니다.
법원은 스프린트가 주장하는 컴캐스트 전문가 보고서의 신뢰성에 대해서도 판단하였습니다. 스프린트의 주장은, 컴캐스트의 전문가 보고서는 부품, 특징, 또는 코드의 라인(the lines of code)를 카운팅하는 것은 해당 특허에 기여한 가치를 경정하는 신뢰성 있는 방법이 아니라는 주장이었습니다. 법원은 이에 대해 동의하지 않았는데, 그 이유는 합리적 실시료를 산정하는 더욱 신뢰성 있는 방법이 없으며, 스프린트가 하나의 방법을 제시하고, 컴캐스트는 또 다른 방법을 제시한 것으로 평가된다는 것입니다.
이 사건에서 법원은 소송 당사자가 해당 방법이 신뢰성이 있는 것이라면 서로 다른 형태의 증거(여기에서는 forward citation analysis, settlement agreements, preference for lump sum agreements 등)를 사용하는 것이 허용된다는 것을 확인하였습니다. 따라서 소송 당사자는 합리적 실시료를 산정하는 방법에 있어서 다양한 증거를 사용할 수 있으며, 해당 사건의 상황과 환경 및 조건 등에 적절한 증거와 방법에 근거하여 손해액 산정에 대처하여야 할 것으로 보입니다.
