표준필수특허와 손해액 산정
표준필수특허(SEP) 침해와 관련한 손해액 산정과 Daubert motion 관련 판결
2017년 2월 21일 미국 텍사스 동부연방지방법원은 특허침해에 대한 손해배상 관련하여 결정(decision)을 내렸습니다. 이는 침해에 대한 손해배상액을 산정하는데 있어서, 표준필수특허의 FRAND 관련 손해액 산정과 관련된 것입니다.
해당 사건은 St Lawrence v. ZTE 사건으로, 피고인 Motorola Mobility LLC 및 ZTE가 신청한 전문가 증언 배제 청구(motion to exclude expert testimony)에 대한 결정이었습니다.
이전에 포스팅에서 말씀드린바와 같이 이러한 전문가 증언에 대한 배제 신청을 일명 Daubert motion이라고 합니다.
이번 사건에서는 일부 인정하는 결론을 냈습니다. 전문가 증언은 이전에 살펴본 바와 같이 연방증거법 702에 의해 과학적, 기술적, 특졀한 지식이 있는 전문가여야 하고, 증언은 충분한 사실과 데이터에 근거하여야 하며, 증언이 신뢰성 있는 원칙과 방법에 근거하여야 하며, 전문다는 이러한 원칙 및 방법을 신뢰성 있게 적용하여야 한다는 것입니다. 이러한 것이 충족되지 않으면, 전문가 증언을 배제할 수 있습니다.
일단 피고측에서 신청한 전문가 의견 배제신청의 대상은 원고인 Saint Lawrence Communications LLC(SLC)의 전문가인 Mr. Roy Weinstein의 증언이었습니다. 특히 피고는 Weinstein이 오류가 있는 합의 및 무효에 관한 할인(settlement and invalidity discount)에 근거하여 부적절하게 실시료율(royalty rae)을 과도하게 산정하고, 이러한 실시료율에 Georgia-Pacific 분석을 적용하여 실시료율을 조정하기 위해 임의적으로 5센트를 부가하였고, 피고가 제시한 실시료율에 부적절하게 근거하여 5센트의 증액을 하였으며, Georgia-Pacific 요소 중 7번 요소에 의해 가상적 라이선스의 범위와 기간을 계산하여 5센트를 산정한 것이 부당하다는 주장이었습니다.
이에 대해 법원은,
(1) 원고의 전문가가 소송의 리스크와 비용을 산정하는 방법에 대해 검토하였습니다. 전문가는 가상적 실시료율이 FRAND 선언에 근거한 SLC와 삼성 간의 실시료 계약으로부터 출발하여 삼성과의 협상과정에서처럼 소송 및 무효에 대한 이슈를 제기하지 않았다면 모토롤라가 제시하였을 것으로 추측되는 가상적 실시료율을 계산하였습니다. 그는 이에 따라 LG가 SLC에 제안한 "화해 할인(settlement discount)"와 "무효 할인(invalidity discount)"를 고려하였고, 이에 따라 할인율을 각각 50%와 18.25%로 산정하였습니다. 이에 모토롤라는 LG가 제안한 것을 기준으로 한 것이 잘 못 되었다고 주장한 것입니다. 왜냐하면, LG의 제안과 본 사건은 부합되는 사건이 아니라는 것이고, LG의 제안은 실제적으로 화해나 무효에 따른 할인이 전혀 반영되지 않은 것이라고 했습니다.
법원의 입장은 이러한 사실로 보았을 때, LG의 제안에 근거한 전문가의 신뢰성은 배제되어서는 안 되는 것으로 보았습니다. 특히 전문가는 이전의 라이선스들로부터 소송에 따른 리스크나 비용을 감안하여 실시료율을 높일 수 있다는 것입니다. 모토롤라의 주장은 전문가가 사용한 방법이 아니고, 전문가가 사용한 데이터를 문제삼은 것이고, 사실 이러한 근거(input)는 명백하다는 것입니다. 또한 삼성의 실시료율에 대해 화해 할인을 적용한 것에 대한 모토롤라의 비판에 대해서도 배척하였는데, 이는 삼성의 합의는 그 어떠한 할인도 적용되지 않은 것이란 점에 주목하였습니다. 모토롤라는 또한 FRAND 의무의 존재는 삼성의 라이선스의 실시료율에서 침해 또는 무효 주장에 근거한 가상협상을 고려하는 것을 배제하는 것이라는 주장도 펼쳤습니다. 그러나 법원은 FRAND 실시료라고 해서 이러한 실시료율의 조정이 배제되는 것은 아니라고 했습니다.
법원은 원고 전문가가 한 화해 및 무효 할인을 한 부분에 대한 증언이 논리적이고, 이는 배척되어야 하는 것이 아니며, 결국 이를 배제하여야 한다는 모토롤라(피고)의 주장은 배척되어야 한다고 결정하였습니다.
(2) 피고의 두번째 주장은 전문가가 5센트를 증액한 부분에 대해 자의적이고 근거가 없다는 것이었습니다. 전문가는 해당 특허제품의 단위당 실시료율을 삼성과의 라이선스로부터 출발하였습니다. 삼성의 실시료에 소송의 리스크와 비용을 고려하여 증액한 것입니다. 소송의 리스크와 비용은 라이선스 합의를 하게 되면 없어지는 것이므로, 피고의 입장에서는 비용과 시간 등을 절약할 수 있으므로 증액이 가능합니다. 이러한 고려는 Geogia-Pacific 요소에도 나타나 있습니다. 모토롤라는 원고의 전문가가 왜 5센트 증액을 했는지 그 근거가 불분명하다고 주장했습니다.
이에 법원은, 원래 합리적 실시료를 산정하는 것은 추측과 불확실성을 필연적으로 포함하게 된다며, 수학적인 정확성을 요구하는 것은 아니라고 했습니다. Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1325 (Fed. Cir. 2009), Whitserve, LLC v. Computer Packages, Inc., 694 F.3d 10, 31 (Fed. Cir. 2012) 판결 참조.
Daubert 단계에서 요구되는 것은, 전문가가 왜 그리고 얼마나 실시료율 산정에 영향을 주는 특정의 요소들을 적용했는지를 설명하는 것이 필요합니다. 이러한 요구사항에 대해 해당 원고의 전문가는 자신의 의견서에 설명을 하고 있었습니다. 따라서 법원은 이에 대해서는 모토롤라의 주장을 배척하였습니다.
(3) 세번째 모토롤라의 주장은, 모토롤라가 제시한 실시료율,즉 무선통신 기술분야의 적절한 FRAND 실시료율에 대한 것이었습니다. 원고의 전문가는 이에 근거하여 실시료율을 산정하였는데, 조지아 퍼시픽 요소 2에는 라이선시가 다른 특허들을 사용하기 위해 지불한 실시료율에 근거하여 조정을 할 수 있게 되어 있습니다. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970) 참조.
모토롤라는 원고 전문가가 사용한 실시료율은 모토롤라가 실제 지불한 실시료율이 아니라고 주장했습니다. 이에 대한 쟁점은 그러면 과연 모토롤라의 실제 지불되지 않은 실시료율이 가상협상에 대한 적절한 증거가 될 수 있는지 여부가 됩니다. 법원은 원고 전문가의 보고서가 이러한 증거로서의 적절성에 대해 설명하고 있다고 보았고, 따라서 이는 위의 조지아 퍼시픽 요소 2에서 고려될 수 있는 실시료율에 해당할 수 있어, 이에 대한 전문가 의견을 배제할 필요성이 인정되지 않는다고 했습니다.
여기까지 피고인 모토롤라는 모두 자신의 주장을 인정받지 못 했습니다.
(4) 네번째 모토롤라의 주장은, 전문가가 가상협상에 따른 실시료율을 중복 계산하였다는 것이었습니다. 법원은 이에 대해서는 동의하였습니다. 조지아 퍼시픽 요소 7을 적용함에 있어서, 전문가는 삼성의이선스보다 2.5년이 길다는 것에 근거하여 5센트를 올렸고, 경상실시료(running royalty)로 산정하는데 있어서 라이선스 기간 동안의 매출액 증가에 따른 실시료 기초(royalty base)의 증가를 고려하여야 합니다. 이에 대해 전문가의 의견서에는 2.5년에 대한 것으로 이미 5센트의 증액이 되어,경상실시료 산정을 위한 매출액 증가에 따른 실시료 기초의 증가가 반영된 것으로 보았고, 그 이외에 라이선스 계약에 따른 추가적인 실시료율의 증가에 대한 근거가 전문가의 의견서에 설명되어 있지 않아 SLC의 주장은 배척되어야 한다고 했습니다.
(5) 마지막으로, 모토롤라는 원고측 전문가가 SLC의 다른 실시료 협상에 대한 주장에 대해 다투었습니다. 이는 독일에서의 소송과 관련한 협상이었는데, 모토롤라에 따르면 이러한 협상에 의한 라이선스는 특허소송에 따른 침해금지조치를 받을 수 있는 환경하에서 이루어진 것이라 FRAND 실시료율의 척도로서 부적당하다고 주장했습니다. LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51, 77 (Fed. Cir. 2012)참조. 법원은 이를 인정하지 않았는데, 원고의 전문가는 이러한 라이선스들은 자신의 의견의 출발점으로 삼은 것이 아니고, 가상적 실시료율을 조정하는데만 사용했다는 것입니다. 침해금지 조치의 위협에 대한 고려는 해당 전문가 의견에도 반영되어 있다고 판단햇습니다.
결론적으로, 피고인 모토롤라의 daubert motion은 일부 인용되었습니다. 따라서 2.5년의 기간 증가에 따른 5센트의 증액은 허용되었습니다.
위에서 계속 원고의 전문가가 합리적실시료 산정을 위해 적용한 Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970) 판결에 의해 정립된 조지아-퍼시픽 요소는 다음과 같습니다.
1. Royalties patentee receives for licensing the patent in suit
2. Rates licensee pays for use of other comparable to the patent in suit
3. Nature and scope of license in terms of exclusivity and territory / customer restrictions
4. Licensor’s established policy and marketing program to maintain patent monopoly by not licensing others to use the invention
5. Commercial relationship between licensor and licensee, such as whether they are competitors or inventor and promoter
6. Effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; the existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of his non-patented items; and the extent of such derivative or convoyed sales
7. Duration of patent and term of license
8. Established profitability of the products made under the patent, its commercial success and its current popularity
9. Utility and advantages of patent property over old modes and devices
10. The nature of the patented invention; the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor; and the benefit of those who have used the invention
11. The extent to which the infringer has made use of the invention and the value of such use
12. The portion of profit or selling price customarily allowed for the use of the invention
13. The portion of realizable profit attributable to the invention as distinguished from non- patented elements, significant features / improvements added by the infringer, the manufacturing process or business risks
14. Opinion testimony of qualified experts
15. Outcome from hypothetical arm’s length negotiation at the time of infringement began
위의 15가지 요소는 손해액 산정시 실시료율을 정하기 위하여 법원이 고려하고 있는 요소이며, 손해액 산정은 배심재판의 경우에는(특허소송의 대부분은 배심재판이므로 거의 대부분이라고 보면 됨), 배심원이 손해액을 산정하므로, 배심원에 대한 배심원 지도서(jury instruction)에도 항상 이러한 요소들을 고려하라고 기재됩니다. 물론, 이러한 15가지 요소들을 모두 고려하여야 하는 것은 아니고, 해당 사건의 구체적 상황에 따라 적절하다고 생각되는 요소들을 선별적으로 적용하게 됩니다.
여튼, 이번 결정은 손해액 산정에 있어서 소송이나 무효의 리스크가 영향을 주고, 이에 대해 합리적이고 근거있는 의견이라면 daubert motion에 의해 배제되는 것은 아니며, FRAND 확약에 의한 실시료율 산정에도 마찬가지라는 것입니다. 또한 실제 지불한 라이선스료 뿐 아니라 협상에서 제시한 부분도 고려될 수 있다는 것에도 주의하여야 할 것입니다.
