미국 IPR과 침해소송 관계 및 금반언 적용
미국 특허 당사자계 재심사와 침해소송과의 관계 및 IPR에서의 금반언 원칙 적용
법률적 용어로 금반언의 원칙이라는 것이 있습니다. 한마디로 말해 이미 표명한 자신의 언행에 대해 이와 모순된 행위를 할 수 없다는 것입니다. 이를 영미법에서는 estoppel이라 하고, 독일법에서는 선행행위와 모순되는 행위의 금지 원칙이라고 합니다. 이러한 estoppel은 형평에 의한 원리(equitable doctrine)라고 볼 수 있으며, 이러한 원칙이 없으면, 당사자가 계속 모순된 언행을 하는 것을 막기 어렵게 되므로, 상대방 및 법원이 곤란해지는 것을 막을 뿐 아니라, 해당 당사자의 언행에 책임을 지라는 것이죠.
여기서는 IPR(당사자계 재심사)과 소송과의 관계 및 IPR에서의 금반언의 원칙에 대해 알아보고자 합니다.
미국 특허법은 315(e)(1)에서 PTAB(Patent Trial and Appeal Board)에서의 절차인 재심절차(IPR)와 소송절차와의 관계에 대해 규정하고 있습니다. 해당 조항은, 아래와 같습니다.
35 U.S. Code § 315 - Relation to other proceedings or actions
(a)Infringer’s Civil Action.—
(1)Inter partes review barred by civil action.—
An inter partes review may not be instituted if, before the date on which the petition for such a review is filed, the petitioner or real party in interest filed a civil action challenging the validity of a claim of the patent.
IPR의 신청인(petitioner) 및 이해관계인(real party in interest)이 IPR을 제기하기 전에 해당 특허에 대한 무효를 주장하는 민사소송을 제기한 경우에는 IPR은 개시(institution)되지 않는다는 것입니다. 즉, 무효확인소송(declaratory judgment action)을 제기한 후에 다시 해당 특허의 무효를 주장하는 IPR을 신청하면 해당 IPR을 개시되지 않는다는 것이죠.
해당 조항의 (2)에서는
(2)Stay of civil action.—If the petitioner or real party in interest files a civil action challenging the validity of a claim of the patent on or after the date on which the petitioner files a petition for inter partes review of the patent, that civil action shall be automatically stayed until either—
(A)the patent owner moves the court to lift the stay;
(B)the patent owner files a civil action or counterclaim alleging that the petitioner or real party in interest has infringed the patent; or
(C)the petitioner or real party in interest moves the court to dismiss the civil action.
이라고 규정하여, 위의 (1)의 경우와 반대의 경우, 즉 IPR의 청구인이 IPR을 청구한 날 또는 그 이후에 해당 특허의 무효를 다투는 소송을 제기하면, 해당 민사소송은 자동으로 중지(stay)된다는 것입니다. 즉, 위의 (1)의 경우와 반대로 IPR이 먼저 신청되고, 이후 민사소송이 청구되는 경우에는 민사소송이 자동 중지된다는 것이죠. 이는 IPR이 민사소송보다 진행이 빠르고, 전문적임을 고려한 것이라고 볼 수 있습니다. 이러한 확인소송의 중지는 특허권자가 중지를 해제해달라는 신청을 하거나, 침해소송이나 반소를 제기하거나, 청구인이 해당 민사소송의 각하를 신청하는 때까지 중지됩니다. 이러한 사유가 발생하면 다시 재개되겠죠.
이러한 것들은 확인소송과 IPR과의 관계에 관한 것입니다.
내용적으로 금반언에 해당하는 조항은 바로 315(e)에 있습니다. 이는 아래와 같습니다.
(e)Estoppel.—
(1)Proceedings before the office.—
The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.
(2)Civil actions and other proceedings.—
The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.
(1)에서는, 특허청에서의 절차에 관한 것으로, IPR의 청구인은 318(a)에 의해 최종 심결이 이루어지면 청구인이 IPR 과정에서 무효라고 주장하였거나 주장할 수 있었던 근거에 의해 특허청의 절차를 청구하거나 유지할 수 없다는 것입니다. IPR에서 주장한 무효의 근거와 동일하게 또다시 특허청에 IPR이나 다른 절차를 청구할 수 없다는 것으로, 같은 근거와 이유를 가지고 반복하는 것은 허용하지 않겠다는 것이죠.
(2)에서는, 민사소송 등의 절차에 관한 것으로, IPR의 청구인은 (1)과 같은 경우에 민사소송이나 ITC 소송에서 같은 근거를 가지고 해당 특허가 무효라고 주장할 수 없다는 것입니다. 즉, IPR에서 제기한 근거에 대해 민사소송 등에서 동일한 근거를 가지고 하면 안 된다는 것입니다. 따라서 이것은 IPR 신청해서 무효가 아니라고 결정된 마당에 다시 민사소송으로 같은 근거를 가지고 무효를 주장하면 안 된다는 것이 됩니다. 물론 IPR 결정에 대한 항소는 가능하겠지요.
여기에서 위의 315(e)는 IPR의 청구인 및 그의 이해당사자(real party in interest) 및 관계인(privy)에게도 해당 estoppel이 적용됨에 주의하여야 합니다. privy는 침해품이나 서비스에 대해 청구인과 직접적인 관계가 있는 자를 말합니다. 이해당사자와 관계인의 범위는 케이스별로 구체적으로 판단하는 것이며, 법원이 판단하게 됩니다. 이에 대해 미국 대법원의 2008년 Taylor v. Sturgell 판결에서는 6가지의 요소를 고려한다고 했습니다. 이는 1) 양 당사자간의 행위에서 이슈화된 결정과 관련한 계약관계의 존재, 2) 어느 당사자와 이미 실질적인 법률적 관계를 가지고 있는지, 3) 당사자와 같은 이익을 공유하는 행위를 하였는지, 4) 어느 당사자를 조정하는 행위가 있는지, 5) 같은 소송을 반복할 가능성 및 6) 특별한 법률의 존재 여부입니다.
그러면 여기에서 청구인이 "제기하였던(raised)" 근거는 명확한데, "합리적으로 제기할 수 있었던(reasonably could have raised)"은 불명확하게 느껴집니다. 이와 관련된 PTAB 및 법원의 판단을 알아 봅니다.
PTAB은 이와 관련하여 "합리적으로 제기할 수 있었던"에는 경험있는 조사자가 성실한 조사를 통해 합리적으로 발견할 수 있었다고 기대되는 선행기술을 포함한다고 합니다. Apotex, Inc. v. Wyeth LLC, IPR2015-00873 및 International Business Machines Corp. v. Intellectual Ventures II LLC, IPR2014-01465 결정 참조. 예를 들어 청구인이 제시하지 않은 선행기술이지만 해당 선행기술이 해당 특허의 심사과정에서 이미 인용된 문헌이었다면 이는 합리적으로 제기할 수 있었던 근거라고 보았습니다. Ford Motor Company v. Paice LLC & The Abell Foundation, Inc, IPR2014-00884 결정 참조.
그렇다면 청구인이 IPR을 청구할 때 근거로 제시했으나 이 IPR이 개시조차 되지 않거나 그 과정에서 배제된 것일 경우에는 어떨까요?
PTAB은 의회가 법을 제정할 때 제기하였던 뒤에 "합리적으로 제기할 수 있었던"을 추가한 것은(CBM에 대한 조항은 "any ground that the petitioner raised during that transitional proceeding."으로 되어 있어 이와 상이함), 의미가 있는 것이며, 만일 청구인이 제기한 근거 있으나 해당 IPR이 개시되지 않았다 하더라도 이것도 합리적으로 제기할 수 있었던 근거에 해당한다고 했습니다.
이러한 PTAB의 해석에 대해 연방항소법원(CAFC)는 "합리적으로 제기할 수 있었던"은 의미가 있는 용어이며, IPR에서 실제 제시되지 않은 선행기술을 최소한 배제하려는 것이라고 하였습니다. 또한 청구인이 여러가지 선행기술을 근거로 무효주장을 하는 경우, PTAB이 그 중 일부만을 판단의 근거로 삼은 경우에 다시 판단의 근거가 되지 않은 이미 제시된 선행기술을 근거로 다시 IPR을 청구한다면 특허권자에게 가혹한 여러 번의 IPR이 진행될 수 있고, 공평하다고 볼 수 없기 때문에 이를 방지하기 위한 것이 본 규정의 취지임을 밝혔습니다. 따라서 이러한 경우에는 상기 estoppel 규정이 적용되어야 한다는 것입니다. 즉, 청구서에는 포함되어 있던 선행기술인데 IPR의 진행과정에서 배제된 선행기술도 합리적으로 제기할 수 있었던 근거에 해당하므로, estoppel이 적용되어 다시 IPR을 청구할 수 없다는 것이죠. 또한 CAFC는 IPR이 아예 개시되지 않은 경우에는 청구서에 근거로 제시된 선행기술은 본 조항의 estoppel에 걸리지 않는다고 했습니다. 법원은 금반언 규정은 IPR이 "개시된 이후"에 "합리적으로 제기할 수 있었던" 근거에 대해서만 이 조항이 적용된다고 판단했습니다. Shaw Indus. Group, Inc. v. Automated Creel Sys., Inc., Nos. 2015-1116, 2015-1119 (Fed. Cir. March 23, 2016) 및 HP Inc. v. MPHJ Tech. Investments, LLC, No. 2015-1427 (Fed. Cir. Apr. 5, 2016) 판결 참조.
