특허소진 관련 미국 대법원 판결
Life Technologies v. Promega
2017년 2월 22일, 미국 연방대법원은 Life Technologies Corporation v. Promega Corporation 사건에 대한 판결을 하였습니다. 이 사건은 미국 특허법 271(f)(1)에 관한 것이었는데, 해외에서 여러개의 부품으로 된 특허제품을 생산하기 위해 하나의 부품을 공급하는 것이 해당 조항을 위반한 것이었는지가 쟁점이 되었습니다.
특허법 271조는 특허침해에 관한 규정으로, (a)는 특허발명의 생산, 사용, 판매, 판매의 청약, 수입을 하는 행위를 침해행위로 규정하고, (b)에서는 특허의 침해를 능동적으로 유도하는 자는 침해자로 간주된다는 유도침해(induced infringement)를, (c)에서는 특허된 기계, 제조품, 화학물이나 조성물의 주요구성요소 또는 특허된 방법을 실시하기 위해 사용하는 재료나 장치를 그 특허를 침해하는 용도로 사용되기 위해 특별히 만들어진 것을 알면서 판매를 제의하거나 판매하거나 수입하는 자는 간접침해자로서 책임을 진다고 규정하여 기여침해(contributory infringement)를, (d)에서는몇 가지의 경우에 특허침해에 해당하지 않는 경우를 열거하고 있으며, (e)에서는 연방법에 따라 의약품의 제조, 판매, 사용의 허가신청을 함에 있어서, 필요한 정보수집 및 제출에 합리적으로 관련되는 용도에 한하여 특허품을 제조, 판매, 사용 또는 수입하는 행위는 특허권 침해가 아니라고 하고 있습니다.
271(g)에서는 특허된 제조방법을 해외에서 임의로 사용하여 만든 물건을 그 특허권자의 허락 없이 수입하거나, 그 수입한 물건을 팔거나 사용하면 원칙적으로 그 방법특허의 침해를 구성한다고 규정하고 있습니다. 그러나 예외적으로 그 물건이 후속 공정에 의해 크게 변화된 때, 또는 이미 다른 물건을 구성하는 사소한 부분이 된 때에는 침해를 인정하지 않습니다.
그러면 위의 특허에서 문제가 된 조항인 271(f)(1)를 살펴 봅니다.
동 조항에서는 해외에서의 생산을 위해 "all or a substantial portion of the components of a patented invention" 을 미국으로부터 공급하는 것을 금지하고 있습니다. 즉, 특허 받은 발명의 부품을 해외에서 조립하기 위해 미국에서 공급하는 행위를 침해로 간주하고 있는 것이고, 보다 구체적으로는, 미국 내에서라면 유도침해 또는 기여침해가 일어날 수 있는 형태로, 특허를 구성하는 부품의 일부 또는 전부를 해외로 수출하는 행위가 여기에 속하게 됩니다. 따라서 미국 내에서 특허된 물건을 구성하는 부품의 일부 또는 전부를 만들어 해외에 공급함으로써 해외에서 타인이 이를 조립하여 미국에서 특허된 물건을 만들도록 적극적으로 유도하는 자는 그 미국 특허의 침해자로서의 책임을 지도록 한 것입니다.
해당 조항은(1)Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer. 로 되어 있습니다.
이 사건에서는 Promega가 Life Tech에게 특정의 법이 적용되는 분야에 대해 라이선스를 설정하였고, Life Tech는 ThermoFisher Scientific으로 하여금 유전자 테스팅 키트를 생산 및 판매를 하도록 하였습니다. 이에 Promega는 Life Tech이 라이선스를 준 범위를 넘어서 임상 및 연구(clinical and research markets)에 판매하였다고 주장하며 소송을 제기한 것입니다.
대법원에서는 Life Tech이 영국에서 해당 키트의 부품 중 하나를 생산했는데, 이에 미국 내에서 책임을 져야 하는지 여부가 문제가 되었습니다. 해당 키트는 5개의 부품으로 구성되고, 그 중 하나의 부품은 Life Tech이 미국에서 생산하여 영국으로 보내져 영국에 있는 Life Tech의 자회사가 나머지 4개의 부품을 만들어 미국에서 온 하나의 부품과 결합하여 완제품을 만들었습니다. 그러면 미국에서 하나의 부품(여기서는 Taq polymerase로 알려진 enzyme)을 제조하여 영국으로 보내고 영국에서 나머지를 생산하여 조립한 것이 271(f)(1)에 해당하는지가 문제가 됩니다. 특허법에서는 위에서 본 것과 같이 특허발명의 부품들 모두 또는 실질적인 부분(all or a substantial portion of the components of a patented invention)을 미국으로부터 외국으로 공급하는 경우에는 침해가 될 수 있습니다.
먼저 1심에서는 Promega가 배심원 평결에서 이겼습니다. 그러나 Life Tech은 JMOL(Judgment as a matter of law)를 신청하였고, 법원은 271(f)(1)의 법문상 “all or substantial portion”이 여러 부품으로 이루어진 특허제품 중 하나의 부품까지 포함할 수는 없다고 했습니다. 이에 Promega는 항소를 하였고, 항소법원은 이를 파기하여, 하나의 부품이라도 법조문의 “substantial portion”이 될 수 있으며, Life Tech이 미국에서 제조한 Taq polymerase는 이에 해당한다고 하였습니다. 이에 패소한 Life Tech은 상고를 신청하였고, 대법원은 이를 받아 들여 어제(2월22일) 판결을 선고한 것입니다.
대법원의 판결(opinion)을 작성한 소니아 소토마이어 대법관은 하나의 부품은 법조문에서 언급한 all or a substantial portion of the components에 해당할 수 없다고 했고, 이는 법조문에서 명백히 복수로서 components라고 했기 때문입니다.
이를 자세히 보면, 271(f)(1)의 “substantial portion”은 양적인 언급이며, 법에서 “substantial”의 의미에 대해 규정하고 있지 않지만, 이의 일반적인 의미는 질적인 의미로도 양적인 의미로도 사용될 수 있다고 전제하면서, 해당 조문의 “substantial”은 양적인 의미로 해석된다고 하였습니다. 이는 “all”이나 “portion”의 의미가 양적인 의미로 해석되고, 질적인 의미로 해석되지 않기 때문이며, 더욱이 “of the components”를 보면 양적인 의미임을 알 수 있다고 했습니다. 따라서 이 사건에서는 271(f)(1)의 위반이 아니므로, 해당 판결을 파기하고 돌려보냈습니다.
이러한 판결을 보았을 때, 특허권자의 입장에서는 좀 억울할 수도 있습니다. 몇 개의 부품으로 되어 있는 제품이지만 해당 제품의 핵심기술이 있는 부품이 질적으로는 전체 제품에 대부분의 가치를 부여하고 있더라도 이것을 미국 내에서 제조하여 외국으로 보내 다른 사소한 부품들과 조립하게 되면 미국에서의 침해가 인정되지 않기 때문입니다. 따라서 미국에서 특허출원을 하는 경우 이러한 상황을 대비하기 위해 완성된 제품에 대한 특허 하나로 만족하지 말고, 각 부품에 대한 특허도 별도로 확보하는 한편, 해당 제품의 제조공정과 관련한 특허도 확보해 놓았다면 Promega 같은 낭패는 보지 않을 것입니다. 또한, 라이선스 계약시 Life Tech과 같이 침해를 우회할 수 있는 행위에 대한 규정을 계약으로 해 놓았다면, 계약상의 책임이 있으므로, 이러한 Life Tech과 같은 꼼수를 차단할 수 있을 것입니다. 계약의 중요성을 더 강조해도 부족하지 않겠지요. ^^
