심사과정의 포대가 신규성에 주는 영향 및 금반언
IPR에서 file wrapper가 신규성 부정의 근거가 될 수 있는지 및 제기할 수 있었던 근거에 대한 금반언 원칙 적용 여부
지난 10월 21일, PTAB(미국 특허심판원)에서 IPR 관련한 두개의 결정이 있었습니다.
첫번째의 사건은, 특허출원 및 심사과정에서 나타난 포대(file history)가 미국 특허법 102(b)에 규정된 신규성 위반의 근거가 되는 간행물(printed publication)에 해당하는가의 문제였습니다. 즉, file history에 나타난 내용이 신규성(novelty) 규정을 적용하기 위한 선행기술(prior art)에 해당하는 것인지 여부입니다.
이 사건은 Duodecad IT Services Luxembourg S.A.R.L, et al. v. WAG Acquisition, LLC의 IPR(Inter Partes Review) 사건이고, 먼저 청구인(petitioner)인 Duodecad IT(이하 DIT)가 피청구인(defendant)인 WAG의 특허는 그 이전에 공개된 특허 5,822,524(Chen 특허)과 비교하면 자명한 발명이...므로, 무효임을 주장하며 제기한 것입니다. 해당 선행기술인 Chen 특허는 심사과정에서 선행기술에 의해 거절이 되려고 하니까 심사규칙인 CFR 1.131에 의한 선언서(declaration)을 제출하여 선행기술을 극복하고 등록을 받았습니다.
이 규정은 아래와 같습니다. 1.131 Affidavit or declaration of prior invention or to disqualify commonly owned patent or published application as prior art.
(a) When any claim of an application or a patent under reexamination is rejected, the applicant or patent owner may submit an appropriate oath or declaration to establish invention of the subject matter of the rejected claim prior to the effective date of the reference or activity on which the rejection is based. 따라서 선행기술의 유효출원일 이전에 거절된 청구항의 발명이 먼저였다는 선언서를 제출한 것입니다. 이 과정에서 출원인인 Chen은 특허에 해당하는 발명의 상업적 구현에 대해 설명하는 "Quick Video Server(이하 QVS라 함)"라는 서류를 제출하였습니다. 이러한 QVS에는 해당 특허에서는 공개되지 않은 내용을 포함하고 있었습니다. 이에 본 사건의 청구인인 DIT는 WAG의 특허가 자명하다는 근거로 Chen 특허와 함께 Chen 특허의 file history를 결합하면 WAG의 특허가 자명하다고 주장한 것입니다. 즉, file history도 미국 특허법 102(b)에 의한 간행물에 해당한다는 것이죠. 왜냐하면, file history는 Chen 특허의 등록 이후에는 공중이 이에 접근할 수 있고, 일정의 수수료를 내면 복사본은 발급받을 수 있으므로, 간행물에 해당한다는 것입니다. 이에 WAG는 Chen의 file history는 102조에 의한 간행물이 아니라고 다투었습니다. 왜냐하면, 이는 배포된 것이 아니고, 당업자가 합리적인 노력에 의해 접근할 수 있는 정도로 접근 가능한 것이 아니라는 주장이었습니다. file history에 나타난 QVS는 Chen이 발명을 한 때를 기준으로 보면 명세서의 어떠한 부분에도 나타나 있지 않은 것이기 때문입니다. PTAB은 이때는 미국 특허청의 전자 이미지 포대 시스템이 구축되어 있지 않은 때이어서 쉽게 접근하기 어려운 것이었지만, 신청과 수수료 납부를 하면 이를 입수할 수 있었기 때문에 102(b)의 간행물에 해당한다고 결정했습니다. 또한 당업자라면 Chen 특허의 존재를 알고, 이에 대해 file history를 참조할 수 있으며, 이를 특허성 판단에 있어서 결합할 수 있다고 보았습니다. 결국 WAG의 특허는 Chen 특허와 Chen 특허의 file history에 나타난 QVS의 결합에 의해 자명하여 무효가 맞다는 것입니다. 이로부터 우리는 타인의 특허를 무효시키기 위해서는 해당 특허의 file history를 면밀히 살피는 것이 중요함을 재삼 알게 됩니다. 게다가 선행기술로 제시되었던 특허(여기에서는 Chen 특허)의 file history도 잘 검토하여야 하겠습니다. 두번째 결정은 역시 10월 21일에 PTAB에서 있었던 Ford Motor Co. v. Paice LLC, IPR2015-00787 사건입니다. 이는 IPR에서 신청인이 이전의 과정에서 제기할 수 있었던(reasonably could have raised) 근거에 기초하여 후속의 절차에서 이를 주장하는 것이 금지된다는 미국 특허법 315(e)의 규정과 관련되어 있습니다. Ford는 미국 특허 7,237,634에 대해 특허성이 없다며 두번째 IPR을 신청하였습니다. 이전에도 IPR(첫번째)을 신청한 바 있는데, 이번 IPR에서는 '634 특허의 심사과정에서 인용된 특허인 5,789,882 특허에 기반한 주장이었습니다. 이전의 첫번째 IPR 절차에서는 위의 '882 특허를 기초로 주장한 바 없었습니다. PTAB은 '882 특허에 대해 이미 진행된 바 있는 첫번째 IPR에서 충분히 주장할 수 있었던 근거이었는데, 이를 주장하지 않고, 후행의 두번째 IPR에서 이를 주장하는 것은 특허법 315(e)에 의해 금지(estop)된다고 하며 Ford의 주장을 배척하였습니다. IPR을 신청하고자 하는 경우에 신청인의 입장에서는 이미 특허의 심사과정에서 인용(citation)되었던 특허에 근거한 주장이라면 IPR에서 반드시 주장하여야 할 것으로 보입니다. 그렇지 않으면 두번째 IPR에서는 첫번째 IPR 과정에서 주장할 수 있었던 근거임에도 주장하지 않았다고 하여 IPR에 실패할 것으로 보입니다.
