특허비용을 아끼는 열 가지 방법

특허는 전략이다

특허와 보험은 여러가지로 닮은 점이 있다. 그래서 변리사로서 특허상담을 자주 하는 필자는 가끔 보험상담을 하고 있다는 생각이 든다. 다음은 그 비슷한 점이다.

첫째, 비용이 무조건 작다고 좋은 것도 아니고, 비용이 무조건 크다고 좋은 것도 아니다. 특허도 보험처럼 최소의 비용으로 최대의 효과를 얻으면 좋다.

둘째, 옵션에 따라 가격이 천차만별이다. 보험의 경우에도 최소 옵션을 선택할 수 있듯이, 특허도 마찬가지다.

셋째, 옵션을 잘못 선택하면 돈을 많이 쓰고도 보상을 못 받을 수 있다. 특허도 용도에 맞게 획득한 것이 아니면 필요한 경우 도움이 안될 수 있다.

그리고, 보험회사나 보험상품에 등급에 차이가 있는 것처럼, 특허사무소에도 비용 차이는 있다. 그래서 가장 저렴한 특허사무소와 일한다면 비용을 아낄 수 있다. 그리고 프리랜서와 일하면 당연히 더 비용을 아낄 수도 있다. 그렇지만 그 효과가 어떨까. 10만원짜리 미용실과 2만원짜리 미용실... 그리고 스스로 깎는 머리는 결과가 다르다.

<베트남 하노이의 거리의 이발소>

적당한 특허사무소를 선정하고 비용을 최대한 낮추는 것도 방법일 수 있다. 그렇지만 서비스업에서 비용을 낮추면 서비스는 유지될까? 가격을 내려도 성능이 동일한 전자제품과 달리, 서비스업은 팁 문화까지 있다. 하물며 가격을 낮추다니.

그렇지만 옵션을 적절히 선택한다면 누구에게도 해가 되지 않으며 비용을 효율적으로 줄일 수 있다.

그래서 동일한 특허사무소를 이용하면서도 특허비용을 줄일 수 있는 팁을 공개한다.

1. 출원의 목적을 명확히 한다.

특허사무소에서 등록을 위한 특허와 출원만을 위한 특허는 작업량이 다르다. 

출원만 하면 되고 등록이 필요 없는 경우라면 완전 낮은 가격에 진행할 수 있다. 예비출원, 가출원, 임시출원 등으로 불린다. 그렇지만 등록 받기 위한 특허라면 제대로 된 비용을 내고 진행하는 것이 좋다. 특히 해외특허를 예정하고 있다면, 제대로 된 명세서를 작성해야 하는 경우이므로, 제대로 된 비용을 내는 것이 낮다. 해외에서 문제가 생기면 오히려 비용이 더 증가한다.

그리고 단순히 특허등록증을 받는 것이 목적인 경우와, 특허를 받고나서 권리행사를 하는 목적인 경우에도 서로 비용은 달라진다. 단순히 특허등록증이 목적이라면, 특허청구항을 세세하게 쓰고, 중간사건에서 권리범위를 좁혀서 빠른 등록을 노리는 방식으로 총비용을 아낄 수 있지만, 권리행사를 하려는 경우에는 중간사건이 여러 번 나오더라도, 충분한 권리를 보장받을 수 있도록 청구항의 보정을 최소화하고 의견서에 신경을 쓰는 편이다. 당연히 이 편이 등록받기도 까다롭고 비용도 비싸진다.

2. 출원시 청구항 수를 조절한다

우리나라와 일본은 청구항 별로 출원시의 심사청구료를 달리 받는다.  그러므로 청구항 수를 줄일 수록 초기 비용을 줄일 수 있다. 그렇다고 청구항 수를 1개로만 진행한다면, 추후 등록받은 후에 특허가 너무 없어보이거나 쉽게 무효될 수 있다. 그렇지만 대기업의 경우처럼 청구항을 20개이상 채워서 심사청구료를 과하게 책정할 필요는 없을 것이다. 발명의 수준에 맞게 적절한 수로 청구항 수를 줄일 필요가 있다.

3. 심사청구를 미룬다

등록을 받아야 할지 말아야 할지 고민중인 특허출원라면 심사청구를 미루는 것도 방법이다. 기술을 보호하기 위해 일단 특허출원은 하지만, 시장에서 효과가 있는 지를 몰라서 등록을 미루는 경우에 해당한다. 심사청구는 출원일로부터 최장 3년까지 미룰 수 있다.

4. 등록후 청구항 수를 조절한다.

특허청구항 수는 특허등록후에도 조절 가능하다. 등록 후에 3년이 지나면 매년 특허청구항 수에 따른 연차료를 내야 하는데, 그 비용은 해가 지날수록 점점 커지고, 특허청구항 수가 많을수록 커진다. 그러므로, 특허유지비용이 아까워 특허의 갯수를 줄이는 것보다는 특허1건 마다의 청구항 수를 최소로 하는 것이 낫다. 그러면 전체 특허의 수는 적어도 유지될 것이다.

5. 해외출원시 번역방식을 고려한다.

해외출원을 할 때, 해외대리인, 즉, 해외의 로펌이나 특허사무소를 이용하는 경우가 가장 편하고 안전한 방법이다. 그렇지만 이 경우 일반 번역사무소보다 두세배 이상의 비용을 받는 것이 일반적이므로, 번역사무소에서 번역을 마치고, 해외 사무소에서는 청구항의 리뷰만 받아서 진행하는 방식이 효율적이다. 단, 이때의 번역사무소는 특허실무 경험이 있어야 할 것이다.

6. 해외출원시 관납료 할인을 잘 적용받는다

우리나라의 중소기업은 미국의 small entitiy에 대응한다. 미국의 대기업 분류, 즉 large entity의 관납료의 절반만 내면 된다. 그렇지만 미국에는 micro entity라는 제도가 있는데 이 요건을 만족하는 경우에는 관납료가 small entity의 절반으로 줄어든다. 미국에 출원을 하면서 micro entity에 해당되는데도, 절차가 번거로워서 small entity로 진행되는 케이스들을 보았다. 이런 경우 출원시 관납료가 두배이고, 등록된 후에도 그 관납료가 계속 두배가 되므로, 수백만원 이상의 손해를 볼 수 있다.

7. 해외출원시 진행순서를 달리한다

해외 여러 개의 국가에 동시에 출원하고 동시에 심사를 진행하여 중간사건이 동시다발적으로 진행되는 경우가 있다. 예를 들면, 미국, 중국, 일본, 유럽에서 동시에 유사한 거절이유를 받는 경우이다. 그러나, 진행순서를 달리하면, 굳이 비슷비슷한 거절이유를 국가마다 받을 필요는 없다. 한 개 국가에서 등록결정을 먼저 받고, 그 청구항에 일치하게 다른 국가들의 특허를 보정하면 거절이유의 수를 반으로 줄일 수 있다. 해외에서 거절이유 1회에 대한 대응비용은 최소 수십만원에서 수백만원이다.

7. 해외출원시 특허심사 하이웨이(PPH) 제도를 이용한다.

한 개 국가에서 등록결정을 먼저 받은 경우, 다른 국가에서 특허심사 하이웨이(Patent Prosecution Highway; PPH)란 제도를 이용할 수 있다.

PPH는 출원인이 여러나라에 특허출원시, 한 국가에서 특허심사가 먼저 진행되어 특허허여 받은 청구항이 있을 경우, 특허 허여한 국가의 특허청 심사결과를 이용하여 특허심사과정을 신속하게 진행하고자 만든 프로그램이다. 앞서 언급한 것처럼 1개국에서 먼저 등록결정을 받은 경우, 그 결과를 이용하여 다른 국가에 PPH신청을 하여 빠른 등록을 받아낼 수 있다. 거절이유가 발생되는 횟수도 줄어드므로, 비용을 훨씬 세이브할 수 있다.

8. 해외출원시 중간사건의 처리방식을 다르게 한다.

특허출원에는 반드시 중간사건, 즉 거절이유통지가 있기 마련이다. 해외에서 거절이유통지를 받는 경우 그 분석을 현지대리인이 하는 경우와 국내대리인이 하는 경우로 구별된다. 누가 분석할지 출원인이 선택할 수 있다.

거절이유에서 가장 흔하게 문제가 되는 진보성은 국내대리인이 분석하는 것이 비용이 훨씬 적게 든다. 

나아가, 거절이유의 극복을 위해 기술상담을 할 발명자도 국내에 있는 경우가 대부분이므로, 거절이유 극복을 위한 분석을 국내대리인이 맡는 편이 훨씬 효율적이다.

다만, 그 국가 특유의 거절이유나, 기재에 관련한 거절이유라면 당연히 그 현지대리인이 맡는 것이 효율적일 것이다.

9. 정부지원금을 받는다

정부지원금은 최선의 비용절약방법이다. 국가는 지식재산권의 창출이나 보호에 대해 많은 지원금을 투입하고 있으므로, 잘 알아보고 최대한 이용하자. 특히 해외출원에 대한 지원금은 해외기업과의 경쟁력 확보를 위해 상당히 자주 지원하는 편이다.

10. 특허사무소와 연간 계약을 한다

장기적인 계약 관계를 맺으면 할인이 적용되는 것은 특허사무소의 경우도 마찬가지이다. 장기로 계약하자. 최대 20~30프로의 할인을 받을 수 있다.

신무연 변리사