(3)특허 출원 시 유의 사항 1.발명 설명서 작성5
스타트업과 지식재산권 - 특허편
지난 칼럼에는, 발명자가 발명설명서를 작성할 때 유의할 사항 (아래 ①~④) 을, ⓐ 특허를 등록받고 유효하게 유지하기 위한 관점 중 iii) 뒷받침 요건과 관련하여 살펴보았습니다. (아래의 링크에서 확인하실 수 있습니다)
발명자가 발명설명서를 작성할 때 유의할 사항
① 본건 발명이 속한 분야의 종래 기술이 무엇이고, 본건 발명의 종래 기술과의 차별점이 무엇인지(과제, 구성 및 효과를 고려)를 특정
② 특허로 인해 권리를 획득하고 싶은 본건 발명의 핵심 구성(즉 타인이 그 핵심 구성 전부를 포함하는 발명을 실시했을 때 특허 침해를 주장하고 싶은 구성)을 특정
③ 본건 발명의 효과를 달성하기 위해 기술적으로 반드시 필요한 구성들과, 반드시 필요한 것은 아니더라도 효과 달성에 긍정적으로 작용하는 구성들을 특정
④ 본건 발명의 구성들을 구현한 구체적인 예들과 변형이 가능하다면 그 변형예들을 상세히 설명
이때 실제 구현한 기술 내용 전부를 기재할 필요는 없고, 발명자가 노하우로 숨기기를 원하는 내용까지 기재할 필요는 없으나, 본건 발명의 기술 분야에 종사하는 제3자가 보았을 때 본건 발명의 구성 및 효과를 지나친 시행착오를 거치지 않고 구현할 수 있을 정도로는 구체적으로 발명의 내용을 설명할 필요가 있음. 또한, 종래 기술을 그대로 사용하는 부분에 대해서는 해당 기술의 명칭이나 관련 문헌도 기재해주면 바람직함.
이번 칼럼에서는 ⓐ 특허를 등록받고 유효하게 유지하기 위한 관점 중 하기 iv) 용이 실시 요건과 관련하여, 발명자가 발명설명서를 작성할 때 유의할 사항 (①~④) 을 살펴보도록 하겠습니다.
주요 특허 거절 및 무효 사유
i) 청구범위에 기재된 발명이 특허 출원 전 공개된 어느 하나의 선행기술과 동일하거나(특허법 제29조제1항; 신규성 요건), 하나 이상의 선행기술로부터 용이하게 발명 가능함(특허법 제29조제2항; 진보성 요건)
ii) 청구범위에 기재된 발명이 불명확함(특허법 제42조제4항제2호; 명확성 요건)
iii) 청구범위에 기재된 발명이 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않음(특허법 제42조제4항제1호; 뒷받침 요건)
iv) 통상의 기술자가 청구범위의 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 발명의 설명이 명확하고 상세하게 기재되어 있지 아니함(특허법 제42조제3항제1호; 용이 실시 요건)
지난 칼럼에서 말씀드린 바와 같이, 우리나라 특허법에서는, ‘발명을 보호ㆍ장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함’이 특허 제도의 목적이라고 설명하고 있습니다(특허법 제2조). 발명자는 본인의 발명을 특허 출원하고 등록받음으로써 20년의 기간 동안 특허 발명을 독점 실시할 수 있는 독점권을 부여받게 되는데, 이에 대해 반대 급부로 요구되는 것은 해당 발명을 공개하는 것입니다.
따라서, 특허출원은 출원공개 및/또는 등록공고가 되고(특허법 제64조 및 제87조), 누구든지 공개된 공보를 통해 청구범위, 발명의 설명, 도면 등을 확인할 수 있습니다.
이를 iv) 용이 실시 요건과 관련하여 말씀드리면, 만일 통상의 기술자가 공개된 특허출원의 발명의 설명을 보더라도 그 출원발명을 쉽게 이해하고 실현할 수 없는 경우라면 어떻게 될까요.
다소 극단적인 예로 김미선씨의 특허 등록된 청구항 1 에 ‘시속 1000km/h 까지 차량의 속도를 가속하는 출력이 가능한 엔진과, 바퀴를 구비한 차량’이라고 기재되어 있는데, 발명의 설명에는 ‘본 발명의 엔진은 시속 1000km/h 까지 차량의 속도를 가속하는 출력이 가능하도록 실린더, 피스톤, 크랭크의 조합이 적절히 설계되어 있는 엔진이다. 끝.’ 이런 식으로만 기재가 되어 있다고 합시다.
이러한 특허는 공개가 되었다고 하더라도 해당 분야의 기술자가 출원발명을 이해하고 실현할 수 없을 것입니다. 그리고 이 경우 특허권자는 특허발명의 독점권을 부여받는 혜택을 누리게 되는 반면, 제3자는 해당 특허 발명을 쉽게 이해하거나 실현할 수 없고 이를 활용한 기술의 발전도 불가능하게 되는 부당한 결과가 초래될 것입니다.
또한, 이 경우 제3자가 해당 특허권으로 특허권자가 보호받고자 하는 발명의 기술적 내용이나 범위를 파악하는 것도 어려워지는 혼란이 발생할 수 있습니다.
따라서, 이러한 부당한 결과가 초래되는 것을 방지하기 위해, 특허법은 통상의 기술자가 청구범위의 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 발명의 설명이 명확하고 상세하게 기재되어 있지 아니한 경우 특허를 등록받을 수 없도록 규정하고 있습니다(특허법 제42조제3항제1호; 용이 실시 요건).
이와 관련하여 대법원은, 상기 용이 실시 요건의 취지를 ‘특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것’이라고 하면서, ‘위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다’고 판시하고 있습니다(대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결 [등록무효(특)]).
그렇다고 하여, 특허 출원시 발명의 설명에 출원 발명과 관련하여 출원인이 개발하고 있는 실제 제품이나 기술의 모든 내용을 기술하여야 한다거나, 발명자가 노하우로 숨기기를 원하는 내용까지 기재하여야 한다는 것은 아닙니다.
다만, 상술한 관점에서 적어도 청구범위에 기재한 발명에 관해서는, 해당 분야의 통상의 기술자가 보았을 때, 출원 발명의 구성 및 효과를 지나친 시행착오를 거치지 않고 이해하고 구현할 수 있을 정도로는 구체적으로 발명의 내용을 발명의 설명에 기재할 필요가 있는 것입니다.
이와 같은 관점에서, 발명자가 발명설명서를 작성할 때에는, 본 칼럼 상단에 기재한 ‘발명자가 발명설명서를 작성할 때 유의할 사항(①~④)’을 고려함이 바람직합니다.
그러면, 특허 출원서를 작성하는 담당 변리사가 발명자의 발명설명서를 보고, 발명을 이루는 핵심 구성의 공통의 관념을 추출하여 청구범위를 작성할 수 있고, 또한 청구범위 기재 발명을 제3자가 쉽게 이해하고 재현할 수 있어야 한다는 요구에 부합할 수 있는 정도로 발명의 설명에 발명의 주요 구성들에 대한 구체적인 설명과 실시예들을 기술할 수 있습니다.
그리고 이와 같이 작성된 청구범위와 발명의 설명을 갖는 특허 출원은 용이 실시 요건의 도전에 보다 안전한 출원이 될 것입니다.
이번 칼럼에서는, ⓐ 특허를 등록받고 유효하게 유지하기 위한 관점 중 iv) 용이 실시 요건과 관련하여, 발명자가 발명설명서를 작성할 때 유의할 사항을 살펴보았습니다.
다음 칼럼에서는 ⓑ 특허의 권리행사의 관점에서 발명자가 발명설명서를 작성할 때 유의할 사항에 관해 말씀드리도록 하겠습니다.
