(3)특허 출원 시 유의 사항 1.발명 설명서 작성4
스타트업과 지식재산권-특허편
지난 칼럼에는, 발명자가 발명설명서를 작성할 때 유의할 사항 (아래 ①~④) 을, ⓐ 특허를 등록받고 유효하게 유지하기 위한 관점 중 ii) 명확성 요건과 관련하여 살펴보았습니다. (아래의 링크에서 확인하실 수 있습니다)
발명자가 발명설명서를 작성할 때 유의할 사항
① 본건 발명이 속한 분야의 종래 기술이 무엇이고, 본건 발명의 종래 기술과의 차별점이 무엇인지(과제, 구성 및 효과를 고려)를 특정
② 특허로 인해 권리를 획득하고 싶은 본건 발명의 핵심 구성(즉 타인이 그 핵심 구성 전부를 포함하는 발명을 실시했을 때 특허 침해를 주장하고 싶은 구성)을 특정
③ 본건 발명의 효과를 달성하기 위해 기술적으로 반드시 필요한 구성들과, 반드시 필요한 것은 아니더라도 효과 달성에 긍정적으로 작용하는 구성들을 특정
④ 본건 발명의 구성들을 구현한 구체적인 예들과 변형이 가능하다면 그 변형예들을 상세히 설명
이때 실제 구현한 기술 내용 전부를 기재할 필요는 없고, 발명자가 노하우로 숨기기를 원하는 내용까지 기재할 필요는 없으나, 본건 발명의 기술 분야에 종사하는 제3자가 보았을 때 본건 발명의 구성 및 효과를 지나친 시행착오를 거치지 않고 구현할 수 있을 정도로는 구체적으로 발명의 내용을 설명할 필요가 있음. 또한, 종래 기술을 그대로 사용하는 부분에 대해서는 해당 기술의 명칭이나 관련 문헌도 기재해주면 바람직함.
이번 칼럼에서는 ⓐ 특허를 등록받고 유효하게 유지하기 위한 관점 중 하기 iii) 뒷받침 요건과 관련하여, 발명자가 발명설명서를 작성할 때 유의할 사항 (①~④) 을 살펴보도록 하겠습니다.
주요 특허 거절 및 무효 사유
i) 청구범위에 기재된 발명이 특허 출원 전 공개된 어느 하나의 선행기술과 동일하거나(특허법 제29조제1항; 신규성 요건), 하나 이상의 선행기술로부터 용이하게 발명 가능함(특허법 제29조제2항; 진보성 요건)
ii) 청구범위에 기재된 발명이 불명확함(특허법 제42조제4항제2호; 명확성 요건)
iii) 청구범위에 기재된 발명이 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않음(특허법 제42조제4항제1호; 뒷받침 요건)
iv) 통상의 기술자가 청구범위의 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 발명의 설명이 명확하고 상세하게 기재되어 있지 아니함(특허법 제42조제3항제1호; 용이실시 요건)
우리나라 특허법에서는, ‘발명을 보호ㆍ장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함’이 특허 제도의 목적이라고 설명하고 있습니다(특허법 제2조).
발명자는 본인의 발명을 특허 출원하고 등록받음으로써 20년의 기간 동안 특허 발명을 독점 실시할 수 있는 독점권을 부여받게 되는데, 이에 대해 반대 급부로 요구되는 것은 해당 발명을 공개하는 것입니다(물론 국가에 특허료도 꼬박꼬박 납부해야 하지요). 발명의 이용을 도모하고 기술의 발전을 촉진하려면 당연히 해당 발명의 내용이 공개되어 누구든지 그 내용을 볼 수 있어야 할 것입니다.
따라서, 특허출원은 출원공개 및/또는 등록공고가 되고(특허법 제64조 및 제87조), 누구든지 공개된 공보를 통해 청구범위, 발명의 설명, 도면 등을 확인할 수 있습니다.
이를 iii) 뒷받침 요건과 관련하여 말씀드리면, 특허발명의 권리범위는 원칙적으로 청구범위에 의해 결정이 되는데, 만일 발명의 설명에 기술되어있는 발명의 범위보다, 특허 청구범위에 기재된 발명의 범위가 넓으면 어떻게 될까요.
이와 같은 경우 발명자가 실제로 발명하여 기술 발전에 기여한 발명 그리고 공개됨으로써 제3자가 이용 가능한 발명의 범위보다 넓은 범위의 발명에 대해 특허권자가 독점권을 부여받는 부당한 결과가 초래될 것입니다.
따라서, 이러한 부당한 결과가 초래되는 것을 방지하기 위해, 특허법은 청구범위에 기재된 발명이 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는 경우 특허를 등록받을 수 없도록 규정하고 있습니다 (특허법 제42조제4항제1호; 뒷받침 요건)
관련하여 참고할 만한 흥미로운 사례로 찰떡 초코파이 사건이 있는데, 대법원은 청구항이 “미분 15~20중량%, 옥수수전분 5~10중량%, ~(중략)~ 로 구성된 떡 100부에 대하여 떡소로써 크림이 10~15부 주입되고 가공쵸코렛 20~30부가 도포된 외피가 도포된 떡”인 특허에 대한 등록무효 사건에서, “이 사건 특허 발명의 상세한 설명에서 (중략) 수분 함량이 적어도 떡보다 낮아서 떡으로 수분 이행을 초래하지 아니하는 '크림'만을 떡소로 하는 떡의 구성 및 효과를 설명하고 있다고 보인다.”고 하면서, 위 청구항에 기재된 발명은 “발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우로서 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니한다.”고 판시한 바가 있습니다(대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결 [등록무효(특)]).
즉, 발명의 설명에서는 수분 함량이 떡보다 낮은 크림을 발명의 내용으로 기재했는데, 청구항에서는 그와 같은 한정이 없는 떡류에 포함되는 일반의 크림을 구성 요소로 한 떡을 청구한 것이므로, 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는다는 것입니다.
이와 관련하여 참고할 만한 대법원의 판례를 추가로 소개해드리면 다음과 같습니다.
특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다(대법원 2020. 8. 27. 선고 2017후2864 판결).
간단히 이야기하면, 발명의 설명을 읽어 보았을 때 파악되는 발명자의 발명보다 넓은 범위의 발명을 청구범위에 기재하는 방식으로 특허권자가 부당하게 권리를 독점하도록 할 수는 없다는 취지라고 할 것입니다.
따라서, 청구범위에 기재된 발명의 모든 구성들을 발명의 설명에 기재된 발명의 범위 안으로 포섭하기에 충분한 발명의 설명을 기재할 필요가 있습니다.
이와 같은 관점에서, 발명자가 발명설명서를 작성할 때에는, 본 칼럼 상단에 기재한 ‘발명자가 발명설명서를 작성할 때 유의할 사항(①~④)’을 고려함이 바람직합니다.
그러면, 특허 출원서를 작성하는 담당 변리사가 발명자의 발명설명서를 보고, 발명을 이루는 핵심 구성의 공통의 관념을 추출하여 청구범위를 작성할 수 있고, 또한 해당 청구범위 기재 발명의 과제와 그 해결수단이 되는 기술적 구성들을 충분히 이해하여, 발명의 설명에 청구범위 기재 발명을 뒷받침할 수 있는 충분한 설명과 실시예들을 기술할 수 있습니다.
그리고 이와 같이 작성된 청구범위와 발명의 설명을 갖는 특허 출원은 뒷받침 요건의 도전에 보다 안전한 출원이 될 것입니다.
이번 칼럼에서는, ⓐ 특허를 등록받고 유효하게 유지하기 위한 관점 중 iii) 뒷받침 요건과 관련하여, 발명자가 발명설명서를 작성할 때 유의할 사항을 살펴보았습니다.
다음 칼럼에서는 상기 ⓐ 의 관점 중 나머지 iv) 의 요건에 관해 말씀드리도록 하겠습니다.
