(3)특허 출원 시 유의 사항 1.발명 설명서 작성 3
스타트업과 지식재산권 - 특허편
지난 칼럼에는, 발명자가 발명설명서를 작성할 때 유의할 사항 (아래 ①~④) 을, ⓐ 특허를 등록받고 유효하게 유지하기 위한 관점 중 i) 신규성, 진보성 요건과 관련하여 살펴보았습니다. (아래의 링크에서 확인하실 수 있습니다)
발명자가 발명설명서를 작성할 때 유의할 사항
① 본건 발명이 속한 분야의 종래 기술이 무엇이고, 본건 발명의 종래 기술과의 차별점이 무엇인지(과제, 구성 및 효과를 고려)를 특정
② 특허로 인해 권리를 획득하고 싶은 본건 발명의 핵심 구성(즉 타인이 그 핵심 구성 전부를 포함하는 발명을 실시했을 때 특허 침해를 주장하고 싶은 구성)을 특정
③ 본건 발명의 효과를 달성하기 위해 기술적으로 반드시 필요한 구성들과, 반드시 필요한 것은 아니더라도 효과 달성에 긍정적으로 작용하는 구성들을 특정
④ 본건 발명의 구성들을 구현한 구체적인 예들과 변형이 가능하다면 그 변형예들을 상세히 설명
이때 실제 구현한 기술 내용 전부를 기재할 필요는 없고, 발명자가 노하우로 숨기기를 원하는 내용까지 기재할 필요는 없으나, 본건 발명의 기술 분야에 종사하는 제3자가 보았을 때 본건 발명의 구성 및 효과를 지나친 시행착오를 거치지 않고 구현할 수 있을 정도로는 구체적으로 발명의 내용을 설명할 필요가 있음. 또한, 종래 기술을 그대로 사용하는 부분에 대해서는 해당 기술의 명칭이나 관련 문헌도 기재해주면 바람직함.
이번 칼럼에서는 ⓐ 특허를 등록받고 유효하게 유지하기 위한 관점 중 하기 ii) 명확성 요건과 관련하여, 발명자가 발명설명서를 작성할 때 유의할 사항 (①~④) 을 살펴보도록 하겠습니다.
주요 특허 거절 및 무효 사유
i) 청구범위에 기재된 발명이 특허 출원 전 공개된 어느 하나의 선행기술과 동일하거나(특허법 제29조제1항; 신규성 요건), 하나 이상의 선행기술로부터 용이하게 발명 가능함(특허법 제29조제2항; 진보성 요건)
ii) 청구범위에 기재된 발명이 불명확함(특허법 제42조제4항제2호; 명확성 요건)
iii) 청구범위에 기재된 발명이 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않음(특허법 제42조제4항제1호; 뒷받침 요건)
iv) 통상의 기술자가 청구범위의 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 발명의 설명이 명확하고 상세하게 기재되어 있지 아니함(특허법 제42조제3항제1호; 용이실시 요건)
특허권으로 보호받는 발명의 권리범위는 원칙적으로 청구범위의 기재에 따라 결정됩니다.
예를 들어, 김미선 씨가 소유하는 등록 특허의 청구항 1 에 ‘구성 A 와 구성 B 를 포함하는 필기구’라고 기재되어 있는데, 나침해 씨가 생산하거나 판매하는 필기구에 ‘구성 A 와 구성 B’가 포함되어 있다면, 나침해씨는 김미선 씨의 특허를 침해하게 됩니다.
따라서, 특허 청구범위는 특허의 권리범위를 결정하는 제1의 기준이 되며, 만일 청구범위가 불명확하면 특허의 권리범위도 불명확하게 됩니다.
만일 김미선 씨의 등록 특허의 청구항 1 이 ‘필기용 심과, 상기 심의 적어도 일부를 둘러싸면서 상기 심을 고정하고 또한 사용자가 손으로 잡았을 때 편안한 느낌을 주는 통상의 부재를 포함하는, 필기구’라고 합시다.
이 경우, 손으로 잡았을 때 편안한 느낌을 주는 것의 의미는 기술적 구성의 관점에서는 매우 불명확하다고 할 수 있습니다. 그리고 이러한 경우 나침해 씨는 “제가 생산·판매하는 필기구는 딱히 손으로 잡았을 때 편안한 느낌을 주는 것은 아닙니다”라고 충분히 반론할 수 있고, 나침해 씨의 필기구가 김미선 씨의 등록 특허를 침해하는지 여부를 판단하는 것도 매우 어려워집니다.
이와 같이 특허발명의 권리범위를 불명확하는 청구항에 특허권이 부여되면 안 되겠지요. 따라서 특허법은 등록 요건으로 “ii) 청구범위에 기재된 발명이 명확할 것(특허법 제42조제4항제2호; 명확성 요건)”을 요구합니다.
앞서 설명드린 예는 발명이 불명확함이 확실한 케이스인데, 또 다른 예로 청구항 1 이 ‘필기용 심과, 통상의 부재와, 지우개 및 상기 통상의 부재와 상기 지우개를 결합하는 결합 수단을 포함하는, 필기구’라고 합시다.
여기서 ‘결합 수단’의 의미가 명확하다고 할 수 있을까요? 이와 같은 청구항의 기재를 기능적 표현이라고 하는데, 일반적으로는 특허발명의 권리범위를 보다 넓게 설정하기 위해 사용되며, 이와 같이 청구항에 기능으로서 발명을 특정하는 것도 가능합니다(특허법 제42조제6항). 위의 예에서 ‘결합 수단’으로는 통상 부재와 지우개를 함께 끼워 넣을 수 있는 원통형의 플라스틱 부재나 금속 부재 또는 접착제 등 다양한 예들이 존재할 것입니다.
그런데 이러한 어느 한 예에 해당하는 구체적인 실제의 구성(예를 들면 ‘상기 통상의 부재와 상기 지우개를 결합하는 접착제’)을 청구항에 기재할 경우, 해당 청구항의 권리범위가 매우 좁아질 수 있습니다. 따라서, 대신 기능적 표현을 청구항에 많이 사용하게 됩니다.
그런데, 청구범위에 이러한 기능적 표현을 쓰면서 출원서의 발명의 설명에 해당 기능적 표현에 관한 구체적인 기술적 설명을 충분히 기재하지 않는다면, 해당 청구항은 “ii) 청구범위에 기재된 발명이 명확할 것(특허법 제42조제4항제2호; 명확성 요건)”의 요건 위반으로 거절 또는 무효될 위험이 있습니다.
위의 필기구의 예는 워낙 간단한 예이어서 ‘결합 수단’이 불명확하다고 보기는 어려울 수 있지만, 다소 극단적인 예로 청구항 1 에 ‘시속 1000km/h 까지 차량의 속도를 가속하는 출력이 가능한 엔진과, 바퀴를 구비한 차량’이라고 기재되어 있다면 어떨까요?
발명의 관점에서 ‘시속 1000km/h 까지 차량의 속도를 가속하는 출력이 가능한 엔진’ 그리고 이와 바퀴를 포함하는 차량의 기술적 구성의 의미와 범위는 청구항의 기재로는 파악하기 어렵다고 보아야 할 것입니다. (도대체 어떤 엔진이 달린 차량이라는 것일까요?) 그리고, 만일 출원서의 발명의 설명에도 ‘시속 1000km/h 까지 차량의 속도를 가속하는 출력이 가능한 엔진’의 기술적 구성에 관한 충분한 설명이 없다면, 발명의 설명을 참작하여도 상기 청구항의 기재의 기술적 구성의 의미나 범위는 확정될 수 없을 것입니다.
이러한 경우 심사 단계에서 상기 청구항은 명확성 요건 위반의 거절이유가 통지될 것이고, 발명의 설명에도 구체적인 설명이 없어 상기 청구항을 보다 구체화하는 보정도 불가능하고, 발명의 설명을 참조하여 보정없이 반론하는 대응도 어려워, 상기 청구항은 거절될 것입니다. 이와 관련하여 특허법원의 판례를 하나 소개해드리니 참고하시기 바랍니다.
“특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부된 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이므로, 특허의 무효 여부 판단을 위한 청구범위 해석에 있어서 청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있는 경우에는 청구범위 외의 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수 없지만, 청구범위 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 하여 그 기술적 구성의 의미나 범위를 확정할 수 있다. 다만, 명세서를 다른 기재에 의한 보충을 하더라도 이를 확정할 수 없는 경우에는 당해 특허발명은 원칙적으로 특허법 제42조 제4항의 기재불비에 해당하여 무효로 된다.(특허법원 2009. 7. 16. 선고 2008허8303 판결 [등록무효(특)])"
따라서, 발명자가 발명설명서를 작성할 때에는, 상기한 바와 같이 ‘④ 본건 발명의 구성들을 구현한 구체적인 예들과 변형이 가능하다면 그 변형예들을 상세히 설명’할 필요가 있고, 또한, 종래 기술을 그대로 사용하는 부분에 대해서는 해당 기술의 명칭이나 관련 문헌도 기재해주면 바람직합니다.
그러면, 특허 출원서를 작성하는 담당 변리사가 발명자의 발명설명서를 보고 발명을 이루는 구성의 공통의 관념을 추출하여 권리범위가 넓어지도록 청구항을 기재할 수 있고, 또한 청구항의 구체적인 기술적 구성의 의미와 범위를 발명의 설명에 기술할 수 있습니다.
그리고 이와 같이 작성된 청구범위와 발명의 설명을 갖는 특허 출원은 명확성 요건의 도전에 보다 안전한 출원이 될 것입니다.
또한, 참고로 말씀드리면, 추후 칼럼에서 구체적으로 설명드리겠지만, 청구항에 기능적 표현을 사용하여 권리범위를 넓게 가져가면서, 발명의 설명에 그에 대한 기술적 구성을 충분히 기재하지 않는 경우, 해당 특허는 등록되더라도 그 권리범위가 축소 해석될 수 있습니다.
따라서, 이러한 점을 고려할 때에도 출원서의 발명의 설명이 충실히 기술될 수 있도록, 그 기초 자료가 되는 발명자의 발명설명서도 충실히 작성되는게 바람직합니다.
이번 칼럼에서는, ⓐ 특허를 등록받고 유효하게 유지하기 위한 관점 중 ii) 의 명확성 요건과 관련하여, 발명자가 발명설명서를 작성할 때 유의할 사항을 살펴보았습니다.
다음 칼럼에서는 상기 ⓐ 의 관점 중 나머지 iii), iv) 의 요건에 관해 말씀드리도록 하겠습니다.
