(3)특허 출원 시 유의 사항1. 발명 설명서 작성 2
스타트업과 지식재산권 - 특허편
지난 칼럼에서는, 발명자와 출원인이 다음의 사항을 고려하며 발명설명서를 작성하는 것이 바람직하다는 점을 말씀드렸습니다.
① 본건 발명이 속한 분야의 종래 기술이 무엇이고, 본건 발명의 종래 기술과의 차별점이 무엇인지(과제, 구성 및 효과를 고려)를 특정
② 특허로 인해 권리를 획득하고 싶은 본건 발명의 핵심 구성(즉 타인이 그 핵심 구성 전부를 포함하는 발명을 실시했을 때 특허 침해를 주장하고 싶은 구성)을 특정
③ 본건 발명의 효과를 달성하기 위해 기술적으로 반드시 필요한 구성들과, 반드시 필요한 것은 아니더라도 효과 달성에 긍정적으로 작용하는 구성들을 특정
④ 본건 발명의 구성들을 구현한 구체적인 예들과 변형이 가능하다면 그 변형예들을 상세히 설명
이때 실제 구현한 기술 내용 전부를 기재할 필요는 없고, 발명자가 노하우로 숨기기를 원하는 내용까지 기재할 필요는 없으나, 본건 발명의 기술 분야에 종사하는 제3자가 보았을 때 본건 발명의 구성 및 효과를 지나친 시행착오를 거치지 않고 구현할 수 있을 정도로는 구체적으로 발명의 내용을 설명할 필요가 있음. 또한, 종래 기술을 그대로 사용하는 부분에 대해서는 해당 기술의 명칭이나 관련 문헌도 기재해주면 바람직함.
발명설명서를 작성할 때 위와 같은 사항을 고려하는 것은 왜 필요할까요?
ⓐ 먼저, 특허 출원은 특허법이 규정하는 등록 요건을 충족하지 못하면 특허청의 심사 결과 등록되지 못하고 등록되더라도 추후 무효 심판을 통해 무효화될 수 있습니다. 따라서 특허의 등록 요건의 충족에 문제가 없도록 특허 출원서가 작성될 필요가 있습니다.
ⓑ 또한, 등록된 특허의 권리범위는 청구범위를 기준으로 결정되되 발명의 설명 및 도면이 참조될 수 있는 것이므로, 등록된 특허의 청구범위, 발명의 설명 및 도면이 특허권의 권리 행사에 부적합하게 기재되면 애써 등록받은 특허로 권리행사를 못하게 될 수도 있습니다. 따라서, 특허 출원 시부터 추후 권리행사를 염두에 두고 특허 출원서를 작성할 필요가 있습니다.
그리고 담당 변리사는 결국 발명자가 작성하여 제공하는 발명설명서에 기재된 내용에 기초하여 특허 출원서를 작성하게 되므로, 발명자의 발명설명서도 상술한 관점을 고려하여 작성되는 것이 바람직합니다.
이해를 돕기 위해 특허 출원서에 기재되는 청구범위, 발명의 설명 및 도면의 간략한 예를 들면 다음과 같습니다.
【청구범위】
[청구항 1]
필기용 심과, 상기 심의 적어도 일부를 둘러싸면서 상기 심을 고정하는 통상의 부재를 포함하는, 필기구.
[청구항 2]
제 1 항에 있어서,
상기 심으로 필기된 선을 지울 수 있는 지우개가 상기 부재에 결합된, 필기구.
【발명의 설명】
본 발명의 필기구 (1) 는, 필기용 심 (10) 과 그 심 (10) 을 감싸면서 심 (10) 을 고정하는 통상의 부재 (20) 와, 그 심(10) 으로 필기된 선을 지울 수 있는 지우개 (30) 를 포함하며, 지우개 (30) 는 별도의 결합 수단에 의해 부재 (20) 에 결합될 수 있다. (이하 보다 상세한 설명은 생략)
【도면】
먼저, 특허를 등록받고 유효하게 유지하기 위한 상기 ⓐ 의 관점에서 살펴보면, 특허가 심사단계에서 등록되지 못하고 거절되거나 또는 등록 후 무효되는 사유는 여러 가지가 있으나 실무적으로는 특히 다음의 사유들이 문제가 됩니다.
i) 청구범위에 기재된 발명이 특허 출원 전 공개된 어느 하나의 선행기술과 동일하거나(특허법 제29조제1항; 신규성 요건), 하나 이상의 선행기술로부터 용이하게 발명 가능함(특허법 제29조제2항; 진보성 요건)
ii) 청구범위에 기재된 발명이 불명확함(특허법 제42조제4항제2호; 명확성 요건)
iii) 청구범위에 기재된 발명이 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않음(특허법 제42조제4항제1호; 뒷받침 요건)
iv) 통상의 기술자가 청구범위의 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 발명의 설명이 명확하고 상세하게 기재되어 있지 아니함(특허법 제42조제3항제1호; 용이실시 요건)
먼저, i) 의 신규성, 진보성 요건과 관련하여, 특허청의 심사 결과 출원 발명의 기본적인 아이디어 및 구성에 대해 신규성, 진보성이 인정되면 가장 바람직하겠지만, 신규성, 진보성은 출원일 이전에 공개된 전세계의 선행기술들과 대비하여 판단되는 것이고, 특허청의 심사 과정에서 어떠한 선행기술이 발견되어 인용될지는 예측하기 쉽지 않습니다.
또한, 특허의 등록 이후라고 할지라도, 출원인의 경쟁자가 특허청 심사관이 미처 발견하지 못한 선행기술을 발견하여 등록 특허에 대해 무효 심판을 제기할 가능성도 있습니다. 이처럼, 발명의 신규성, 진보성은 예측하기 어려운 면이 있습니다.
따라서, 발명의 신규성, 진보성과 관련된 이러한 불확실성에 대비하여, 청구범위와 발명의 설명에는 발명의 신규성, 진보성을 낙관하여 기본적인 핵심 구성 하나만을 기재하는 것보다는, 발명을 단계별로 보다 구체화하여 기재하는 것이 바람직합니다.
예를 들면, (1단계) A, (2단계) A+B, (3단계) A+B+C, (4단계) A+B+C+D 와 같은 방식으로 말입니다. 이와 같이 기재할 경우, 예를 들어 (1, 2단계)의 A, A+B 의 발명은 신규성, 진보성이 부정되더라도, (3, 4단계)의 A+B+C, A+B+C+D 발명은 신규성, 진보성이 인정되어 특허 등록될 수 있기 때문입니다.
예를 들면, 상술한 필기구의 예에서 가정적으로 해당 필기구 발명의 출원 이전에 지우개가 달린 필기구가 없었다면, 청구항 1 에 대해서는 신규성, 진보성이 부정되더라도, 청구항 2 에 대해서는 신규성, 진보성이 인정될 수 있는 것입니다.
발명자의 입장에서는 열심히 노력하여 발명한 (1, 2단계)의 발명만으로도 충분히 신규성, 진보성을 인정받을 수 있을 것이라고 생각할 수 있지만, 전세계의 공지된 문헌들 중에서 (1, 2단계)의 발명과 동일·유사한 발명이 존재할 수 있을 것이라는 가능성을 염두해 두어야 합니다.
만일, 상술한 예에서, 특허 출원서의 청구범위 및 발명의 설명에 (1, 2단계)의 발명까지만 기재되어 있고 이들 발명과 동일·유사한 발명이 특허 심사 과정에서 발견되면 그것으로 해당 출원은 거절되어 운명을 다하는 것입니다. 그러나, 만일 보다 구체화한 (3, 4단계)의 발명까지도 기재되어 있다면 이를 중심으로 권리화를 도모해볼 수 있을 것입니다.
따라서 발명자가 작성한 발명설명서에 발명의 구성이 구체화되어 기재될수록, 그 내용에 기초하여 담당 변리사가 여러 단계로 발명을 구성하여 청구범위와 발명의 설명에 기재할 수 있고, 이로써 특허의 등록 가능성은 높아질 것입니다.
다만, 상기의 예에서 C, D 의 구성이 단지 주지·관용의 알려진 구성에 불과하고 C, D 의 구성을 부가하여도 일반적으로 알려진 효과만이 발생하는 것이라면, (3, 4단계)의 발명에 대해서도 신규성, 진보성이 인정되지 않을 수 있습니다.
따라서, 널리 알려진 주지·관용의 구성들을 형식적으로 단순 부가하는 방식으로 발명의 구성을 구체화하기 보다는, 발명의 과제와 그 해결 원리를 고려할 때 나머지 구성들과 유기적으로 작용하여 유리한 효과를 달성하는데 기여하는 유의미한 구성을 중심으로 발명의 구성을 구체화하는 것이 바람직합니다.
또한, 이러한 발명의 과제 해결과 효과 달성에 필수적이거나 도움이 되는 구성들을 발명자가 발명설명서에 특정하여 표시해주면, 담당 변리사가 이를 잘 인지하여, 무의미한 주지·관용 구성이 아닌, 등록 및 권리 행사에 있어서 유의미한 구성을 중심으로 청구범위를 단계별로 구성할 수 있습니다.
이번 칼럼에서는, 특허를 등록받고 유효하게 유지하기 위한 상기 ⓐ 의 관점 중 i) 의 신규성, 진보성 요건과 관련하여, 발명자가 발명설명서를 작성할 때 유의할 사항을 살펴보았습니다.
다음 칼럼에서는 상기 ⓐ 의 관점 중 나머지 ii) ~ iv) 의 요건에 관해 말씀드리도록 하겠습니다.
