기능식 청구항 실무
기능식 청구항은 해당 기능을 수행하는 구체적인 수단들을 모두 보호범위로 포섭할 수 있기 때문에 물리적 구조로 표현된 청구항에 비하여 넓은 보호범위를 갖게 된다. 특히, 특허 출원인으로서는 넓은 보호범위를 갖는 기능식 청구항을 선호하므로, 경우에 따라서는 발명의 보호범위를 확정할 수 없거나 발명자가 발명하지 않은 영역까지도 보호범위에 포함되는 문제가 발생한다. 그러나 이러한 기능식 청구항이 허용되는 이유는, 첫째 발명자가 특정한 기능과 작용효과를 갖는 구성을 착상한 경우에 청구범위에 실시 가능한 모든 물리적 구조를 한정하는 것은 사실상 불가능하고, 둘째, 소프트웨어 발명의 경우는 본질적으로 특정 기능을 수행하는 것이므로 청구범위를 기능식으로 작성하는 것 이외에는 현재 별다른 대안이 없기 때문이다. 위와 같은 기능식 청구항이 가지고 있는 본질적인 문제점으로 인하여 보호범위 확정의 문제가 소송상 주된 쟁점이 되고 있다.
1. 실무 경향
청구범위가 기능식으로 표현된 경우, 청구범위에 기재된 문언에 기초하여 해당 기능이 가지는 모든 물리적 구조를 포함하는 것으로 해석할 것인지, 아니면 발명의 설명과 도면에 기초하여 실시예로 제시된 구체적인 물리적 구조로 한정하여 해석할 것인지 문제가 된다. 종래 특허등록요건 판단 국면에서는 문언해석에 기초하여 청구범위를 넓게 해석하고, 특허침해 판단 국면에서는 그 보호범위를 발명의 설명이나 도면에 나타난 실시예로 구체적으로 한정하여 청구범위를 좁게 해석한 사례도 있었다. 전자의 경우는 특허발명이 선행발명의 구성까지 포함하게 되어 선행발명에 의해 진보성이 부정되기 쉽고, 후자의 경우는 특허발명과 피고 실시제품의 구성에 차이로 특허침해가 부정되기 쉽게 된다. 그러나 특허 실무에서는 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결 이후로 특허등록요건과 특허침해요건을 판단함에 있어서 문언해석과 발명의 설명 참작 원칙이라는 통일적인 해석기준을 적용하기 위하여 노력하고 있는 것으로 보인다.
2. 사례 검토
1) 사례 1: 대법원 2018. 4. 12. 선고 2017후905 판결 (등록무효)
특허발명은 ‘냉각고’에 관한 것으로서, 그 청구범위에 기능식으로 표현된 ‘혼합부’의 구성을 발명의 설명과 도면의 실시예의 형태로 제한하여 해석할 것인지 쟁점이 되었다. 대법원은 ‘혼합부는, 냉각 수단에 의해 냉각된 냉기와 냉각실 내의 공기의 일부를 혼합하는 기능을 수행하는 구성이라는 것이 청구범위의 기재로부터 명확하고, 위 청구범위에서 팬의 설치 유무, 설치 위치, 구조 등에 대해 특별히 한정하고 있지 않으므로 발명의 설명과 도면의 실시예의 형태로 제한 해석할 수 없다'고 판시하였다.
2) 사례 2: 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결 (거절결정)
특허발명은 ‘음성제어방법’에 관한 것으로서, 그 청구범위에 ‘플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형을 결정하는 결정수단(구성 1)’이라고 기재된 기능식 청구항과 관련하여, 그 구성을 원심이 판시한 바와 같이 실시예 중 하나인 ‘플레이어가 임의로 십자키의 조작에 의해 캐릭터를 세로 방향 및 가로 방향으로 신축시킴으로써 신장과 체중을 정하는 구성’으로 제한 해석할 수 있는지 문제된 사안이다.
대법원은 “구성 1은 ‘플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형을 결정하는 작용 내지 기능을 하는 모든 구성’으로 해석함이 원칙이나, 발명의 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하면, 캐릭터의 체형을 결정하는 결정수단에 대해서는 ‘플레이어가 임의로 십자키의 조작에 의해 캐릭터를 세로 방향 및 가로 방향으로 신축시킴으로써 신장과 체중을 정하는 구성(사례 2의 도면 ① 참조)’ 및 ‘플레이어가 캐릭터 선택 화면에서 디폴트 캐릭터의 체형을 선택하는 구성(사례 2의 도면 ② 참조)’으로 설명이 되어 있으므로, 구성 1은 ‘플레이어의 조작에 의하여 캐릭터의 체형을 선택하거나 작성하여 캐릭터의 체형을 결정하는 구성’을 의미하는 것으로 해석된다”라고 판시하였다.
대법원은 이러한 판단에 기초하여 원심이 구성 1을 명세서의 실시예 중 하나인 ‘플레이어가 임의로 십자키의 조작에 의해 캐릭터를 세로 방향 및 가로 방향으로 신축시킴으로써 신장과 체중을 정하는 구성’으로 제한 해석한 것은 잘못이지만 결과적으로 그 진보성이 선행발명에 의하여 부정된다고 판단한 결론은 정당하다고 판시하였다. 즉, ‘플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형을 결정하는 결정수단’과 관련하여 명세서에 다양한 실시예가 나타나 있는 경우 그중 일 실시예에 기초하여 청구범위를 제한하여 해석해서는 안 된다는 점을 명확히 하였다.
3) 사례 3: 대법원 2019. 7. 10. 선고 2017다209761 판결 (특허침해금지청구)
특허발명은 ‘세라믹스의 접합 구조 및 그 제조 방법’에 관한 것으로서, 그 청구범위에 기재된 “접합”이라는 용어의 해석이 쟁점이 되었다. 원심은 청구범위에 기재된 “접합”이라는 용어는 명세서 전체에 공통되게 사용되고 있고, 발명의 설명에 “접합”이라는 용어가 ‘부재 사이의 기밀성을 확보하여 공기 등 산화성 분위기 등의 침투를 차단’하는 기능으로 사용되고 있는 것에 근거하여 “접합”을 ‘기밀을 유지하는 기능을 하는 접합’으로 해석하였고, 반면 피고의 실시제품은 이와 같은 기능을 갖추지 못하였다고 판단하여 특허권 침해를 부정하였다. 이에 대법원은 특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석할 필요가 있으므로, 하나의 용어가 청구범위나 발명의 설명에 다수 사용된 경우 특별한 사정이 없는 한 동일한 의미로 해석해야 한다는 법리에 근거하여 원심의 위와 같은 판단은 타당하다고 판단하였다.
