상표침해 경고장을 받았다면?
상표침해 판단방법 및 경고장 대응 방안 알아보기
사업을 진행하는 중에 본인이 사용하는 브랜드나 상호가 타인의 상표권을 침해했다는 이유로 침해 금지 경고장을 받는 경우가 많습니다.
자신의 브랜드와 상호의 경우 경고장을 받지 않도록 사업을 시작하기 전 타인의 등록상표의 저촉 여부를 검토하고 상표권을 미리 확보해 놓는 것이 매우 중요하다고 볼 수 있습니다.
그러나 아직 많은 분들꼐서 지식재산권의 중요성을 잘 인식하지 못하고, 상표등록 없이 사업을 하다가 나중에 갑자기 경고장을 받으시곤 하십니다.
만약 상표권 침해 경고장을 받은 경우라면 형사상 조치로 징역이나 벌금 뿐만 아니라 민사상 손해배상을 청구를 해야하는 어려운 문제에 직면할 수 있습니다.
따라서, 침해경고장을 받았을 때 어떻게 대응해야 하는지 상세히 살펴보겠습니다.
경고장 내용의 타당성 검토
상표권 침해라는 경고장을 받은 경우에는 당황하기 보다는 일단 경고장 내용을 살펴보아야 합니다.경고장의 침해 주장에 대한 타당성 여부를 먼저 검토해 본 후에 그에 따라 후속 대응 방안을 검토해야 합니다. 침해 주장의 타당성은 아래와 같은 순서로 진행합니다.
첫째, 상표권이 유효한지 확인해 봐야합니다.
이를 확인하기 위해서 가장 쉽게는 KIPRIS 특허정보검색 서비스를 이용하시면 됩니다. 경고장에 적시돼 있는 상표의 등록번호로 검색을 해보면 현재 유효하게 등록돼 있는 상표인지 여부를 알 수 있습니다.
키프리스 상표검색 사이트만일 해당 상표가 거절됐던지, 포기, 무효 등으로 소멸된 상태라면 상대방의 침해주장은 타당하지 않습니다. 다만, 현재 등록 전이 라도 출원 중이라면 등록 후 손실보상 청구권이 발생할 수 있으므로 주의해야 합니다.
둘째, 상표권의 적법한 등록권자인지 확인해야 합니다.
경고장이 상표권의 침해 주장을 할 수 있는 권리자 또는 대리인에 의해 발송된 것인지 확인해야 합니다. 다만, 민사소송과 달리 상표권의 침해죄는 비친고죄이므로, 상표권자의 고소가 없어도 누구나 상표권이 침해된 사실을 인지한 경우 그 사실을 고발할 수 있으므로 주의해야합니다.
셋째, 자신이 해당 상표를 상표적으로 사용한 것인지 판단해 보아야 합니다.
상표 침해가 성립하기 위해서는 침해자가 해당 표장을 상표적으로 사용해야 합니다. 이는 상품과 서비스의 출처 표시로서 사용한 경우를 의미하고, 제공하는 서비스나 상품에 관한 설명을 위해서 또는 규격 표시나 디자인적으로 사용한 경우는 상표적 사용으로 보지 않습니다.
그러나 실제로 상표적 사용인지 여부는 개별 사안별로 재판을 통해 최종 판단되는 문제로서 비전문가가 사전에 상표적 사용인지 여부를 판단하기 어려울 수 있으므로 보수적으로 판단하는 것이 좋습니다. 특히 상호로서 사용하는 경우에는 대부분 제공 서비스의 출처 표시로서 사용하는 것이므로 일반적으로 상표적 사용이 아니라고 주장하기는 쉽지 않습니다.
넷째, 동일 또는 유사한 상표를 사용한 것인 판단해 보아야 합니다.
상표권은 상표와 지정상품의 동일한 경우뿐만 아니라 유사 범위까지 미칩니다. 상표 검색(키프리스 등)을 통해 등록상표와 자신이 사용하는 상표가 동일ㆍ유사한지 여부 및 등록 상표의 지정 상품 또는 서비스와 해당 사용 상표가 사용되는 상품 또는 서비스가 동일ㆍ유사한지 를 살펴보야 합니다.
상표의 비교는 등록상표권자가 실제로 사용하는 상표의 태양과 비교하는 것이 아니라 등록원부 상에 등재된 등록 상표의 태양과 자신의 사용 상표의 태양을 비교하는 것 입니다. 지정 상품이나 서비스도 등록원부에 등재돼 있는 상품 또는 서비스와 자신이 사용하는 상품이나 서비스를 비교해서 동일 유사 여부를 판단해야하고, 상표 또는 지정 상품(서비스)이 유사하지 않으면 침해가 성립하지 않습니다.
다만, 상표의 유사여부는 비전문가가 판단하기 어려울 수 있으므로, 명확하게 판단하기 어렵다면 전문가의 조력이 필요할 수 있습니다.
다섯째, 선사용권을 주장할 수 있는지 여부를 살펴보아야 합니다.
상표법 제99조에서는 부정경쟁의 목적 없이 타인의 상표등록 출원 전부터 자신의 상표를 국내에서 계속해서 사용함으로써 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식된 상표의 사용자는 그 상표를 계속해서 사용할 권리(선사용권)를 인정해 주고 있습니다.
따라서, 현재 사용하고 있는 브랜드나 상호와 관련하여 선사용 시기와 부정한 목적이 없음을 입증한다면 선사용권을 인정받을 수 있습니다. 해당 상표의 출원 날짜는 키프리스 사이트에서 확인해서 그 날짜와 자신이 상호로 사용하기 시작한 일자를 비교해 상표권자의 출원일 보다 앞서 상호를 사용했다면 일단 출원전 사용이라는 선사용 요건은 충족된 것으로 볼 수 있습니다.
다만, 이 경우에도 선사용권이 인정되기 위한 요건을 충족해야 하는지 검토해야 하며, 선사용권이 인정되기 위해서는 법원에서 최종적으로 판단되어야 하므로 경고장을 받은 입장에서는 결국 법률적으로 불안한 지위에 있게 되므로, 결국 사전에 상표권을 확보해 놓는 것이 매우 중요하다고 할 수 있습니다.
여섯째, 상표권 효력 제한 사유에 해당하는지 살펴봐야 합니다.
양 상표 및 관련 상품이 동일 또는 유사하더라도 상표권의 효력이 제한돼 상표 권의 침해가 성립되지 않는 경우로, 상표법 제90조에 해당하는지 여부에 대해서도 검토할 필요가 있습니다.
상표법은 공익적인 견지 및 상표보호의 목적에 비춰 상표의 등록 출원 전부터 이미 사용하고 있는 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 행위나 심사단계에서 등록되지 말았어야 하는 보통 명칭, 현저한 지리적 명칭, 성질 표시 상표와 같이 식별력이 없는 상표의 사용에 대해서는 상표권의 효력을 제한해서 자유로운 사용을 보장 하고 있습니다.
실제로 등록된 상표들을 살펴보면 식별력 없는 부분을 포함하는 경우가 상당히 많습니다. 예를 들어, 지리적 명칭이나 성질 표시 상표를 식별력 있는 로고 등과 결합해서 출원, 등록 받는 경우인데, 일단 등록 받으면 상표의 어느 부분이 식별력이 없어 상표권 주장을 할 수 없는 부분인지 불분명 해지는 문제가 있습니다.
따라서 상표권자는 자신의 상표에 식별력 없는 부분이 포함돼도 경고장을 보내는 등 상표권의 행사하는 경우가 매우 빈번하므로, 경고장을 받더라도 상표권의 효력이 미치지 않음을 주장할 수 있습니다.
결국 경고장의 내용이 타당한지 면밀히 검토해보아야 합니다.
상표권 침해에 대한 금지 경고장을 받았다고 할지라도 먼저 상표권 침해 요건에 해당이 되는가를 판단할 수 있어야 하지만, 비전문가가 판단하기 어려운 면이 있고 사업상 큰 장애가 되므로 미리미리 상표권을 확보하시는 것이 좋습니다.
상기 요건 중 어느 것 하나라도 해당되지 않는다면, 상표권자에게 자신의 상표사용이 침해에 해당되지 않는다라는 답변서를 보내어 명확히 침해가 아님을 주장하시는 게 좋습니다.
답변서는 내용증명으로 보내는 것이 좋고 법적 판단과 후속조치에 대한 것을 대비하기 위해서는 전문가의 도움이 필요하실 수 있습니다.
답변서를 통해 침해가 아니라는 것을 주장했음에도 불구하고 상대편(상표권자)가 계속하여 침해를 주장한다면, 이 때는 특허청에 나의 상표 사용이 등록상표권의 권리범위에 확인할 수 있도록 하는 소극적 권리범위 확인심판의 제기도 가능합니다.
이와 같이 경고장을 받은 경우 대응 방안에 대해 상세히 알아보았습니다. 상표 침해 여부를 판단하기 위해서는 많은 법률적인 판단이 필요하므로 결국 전문가에게 의뢰 하고 꼼꼼히 상표권자의 주장이 타당한 것인지 살펴 보아야 할 것입니다.
그러나, 아무리 법률적으로 상표침해가 아니더라도 결국 미리 상표권을 확보하고 사전에 이와 같은 법률적 분쟁의 가능성을 제거하는 것이 가장 중요하며, 사업에 있어서 상표권 확보는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.
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제공 : 세상에서 가장 쉬운 상표출원 - 상표맨
본 칼럼은 상표등록 서비스, 상표맨(mark-up.kr) 소속 변리사의 자문과 함께 작성된 편집 저작물입니다. 칼럼은 출처를 밝히는 한 자유롭게 스크랩 및 공유가 가능합니다. 다만 게재 내용의 상업적 재배포는 금합니다. 감사합니다.
