공동 특허 출원 계약서에 대하여
공동 특허 출원 계약 시의 주요 점검사항
바이오헬스 기술 분야에서는 발명자들이 공동으로 기여하여 하나의 발명을 만들어내고 특허출원을 하게 되는 경우가 많다. 한 기관 소속의 발명자들이 공동으로 기여하기도 하지만, 소속이 다른 발명자들이 공동으로 하나의 발명을 만들어내는 일도 많이 일어난다. 사전에 공동연구계약을 체결하고 공동발명을 할 수도 있지만, 계획에 없던 공동 발명이 일어나기도 하는데 여러 기관 소속의 발명자들이 관여하였다면 특허는 발명자들의 소속 기관들이 모두 출원인이 되는 공동 특허 출원 형태로 진행되어야 한다.
재산권이지만 무형인 권리를 공동으로 출원하고 소유하게 되기 때문에 공동 권리자 간의 관리, 처분, 수익 발생 등에 관한 이해관계를 사전에 조율해두어야 할 필요성이 있다. 유형의 재산과 다르게 각자 완전하게 실시할 수도 있고, 관리를 하기 위해 비용이 발생하기도 하며, 공유자 중의 한 사람이 지분을 처분하는 경우 다른 공유자에게 막대한 피해가 발생할 수도 있는 등의 특수성이 있으므로, 특허를 출원하는 단계부터 공동 권리자 간의 이해관계에 관한 계약을 체결해두는 것이 바람직하다.
권리의 지분
2 이상의 출원인이 공동으로 특허출원을 하는 경우, 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 지분 배분을 계약서에 명시하여야 한다. 만약 공동 출원 계약서 내에 명시되어 있거나 별도의 지분 약정 합의서가 작성되지 않았다면 당사자끼리의 지분 비율은 동등한 것으로 간주된다.
절차 진행, 비용 부담
공동 출원의 당사자는 절차의 진행을 주도적으로 담당할 절차 진행의 주체를 정하도록 하고, 절차 진행 및 관리에 발생되는 비용을 어떻게 부담할 것인지에 대한 내용을 계약서에 명시해 두어야 한다. 특별한 사유가 없는 한 비용의 부담은 지분 비율에 따라 부담하는 것이 일반적이다.
실시 및 수익 발생에 관한 협의
공동 권리자는 각자 발명 전체를 실시하여 수익을 얻을 수 있다. 그런데, 만약 한쪽의 당사자는 영리 기업이어서 스스로 실시하여 수익을 얻을 수 있지만, 다른 당사자는 비영리기관이어서 직접 수익을 얻기 어렵다면 명목상의 공유자일 뿐 특허권의 지분을 보유하고 있는 의미가 없게 될 수가 있다. 따라서 사전에 영리 기업이 직접 실시하여 수익을 얻는다면 비영리기관인 공유 권리자에게 실시료 상당의 이익 배분을 약속하는 것과 같은 사전 협의를 해두는 것이 바람직하다.
제3자에게 공유의 특허권을 실시하도록 하여 실시료를 받게 되는 경우, 공유 권리자는 실시료를 배분받을 권리를 가진다. 실시료의 배분 비율은 지분 비율대로 정하는 것이 일반적이다. 다만, 이러한 부분도 협의가 가능한 사항이기 때문에 실시계약에 기여도가 큰 당사자가 보유하고 있는 지분 비율보다 높게 실시료를 배분받도록 서로 협의할 수도 있을 것이다.
지분의 처분
하나의 특허에 대하여 공동으로 권리를 가지는 자는 다른 공유자가 지분을 처분하게 되면 영향을 받을 수밖에 없다. 특허가 단순히 금전으로 환산되는 재산권이 아니라 누가 어떻게 활용하느냐에 따라 가치가 달라지고 수익의 규모가 달라질 수 있기 때문이다. 심지어 공유 권리자가 누가 되느냐에 따라 특허가 활용되기 어려운 상황이 발생할 수도 있다.
그러므로 각 당사자는 자신이 가진 지분을 제3자에게 양도하거나 질권의 대상으로 하는 경우 반드시 상대방 권리자의 동의를 받아야 한다. 이와 같은 내용은 특허법 제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등)와 제99조(특허권의 이전 및 공유 등)에 명시되어 있는 사항으로 공유 권리자의 권리는 특허법에 의해 보호되고 있다.
해외 출원 협의
공유하고 있는 특허에 대한 해외 출원을 하는 것은 신중하게 결정해야 할 문제이다. 국내 출원과는 비교도 안 될 정도의 비용이 필요하기 때문이다. 따라서 해외출원을 할지 여부를 어떻게 정할지, 누가 절차 진행의 주체가 될지, 비용 부담은 어떻게 할지 등의 문제를 별도로 협의하는 것이 바람직하다.
개량발명
공동으로 권리를 가지는 특허에 대해 개량발명이 이루어지게 된다면, 원 특허 기술의 활용가치에 영향을 미칠 수가 있다. 원 발명이 최초의 발명이었다고 하더라도 개량발명을 하게 되면 원발명보다 부가된 성능이나 기능으로 인해 활용도가 높게 평가될 수 있고, 그렇게 되면 원발명은 상대적으로 활용면에서 선호도가 떨어지고 가치가 하락할 수밖에 없을 것이다. 따라서 공유자 중 한 당사자에 의한 개량발명이 이루어진다면 원 발명의 다른 공유자는 영향을 받을 수밖에 없다.
이와 같은 상황을 고려하여, 한 당사자에 의한 개량발명이 이루어진 경우 다른 당사자에게 고지하고 개량발명에 관한 권리 지분을 배분할 것인지, 배분한다면 어느 정도로 할 것인지, 개량발명에 대한 수익 발생 시 수익을 분배할 것인지 등에 대한 내용을 계약서에 명기해두는 것이 좋다.
다만, 공동 특허출원 계약서 작성 당시에 정하기 어렵다면 상대방에 대한 고지의무와 별도로 협의한다는 정도는 계약서에 담아두는 것이 좋다. 그리고 개량 발명의 범위를 어디까지로 볼 것인지에 대해 사전 협의해 두는 것도 도움이 될 수 있다. 나중에 개량발명인지 여부와 같이 개량발명의 범위에 대해 양 당사자가 의견이 다를 수 있기 때문이다.
공동 특허출원 계약서 양식은 고분자과학과 기술 2008년 6월호에 게재된 현승훈 심사관의 “특허 공동 출원 계약”에 소개된 계약서 양식을 참고할 수 있고, 대학 산학협력단에서 공동특허출원 계약서, 특허권 지분 합의서, 특허권의 공동 출원에 관한 계약서 등의 명칭으로 배포되는 양식을 참고할 수 있다.
<참고>
현승훈, "특허 공동 출원 계약", 고분자과학과 기술 제19권 3호, 2008년 6월
