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May 20. 2020
출원 전 공지된 발명은 해외 출원을 할 수 있을까?
바이오산업 분야 주요 국가별 공지 예외 출원 제도
바이오 분야에서는 논문으로 발표되는 연구 결과를 특허로 출원하게 되는 경우가 많다. 그리고 많은 연구자들이 특허보다는 논문 발표를 더 중요시하기 때문에, 기술적으로도 가치 있는 연구 결과들이 특허 출원을 고려하지 않은 상태에서 논문이 발표되고 있다.
원칙적으로 논문으로 먼저 발표된 연구 결과는 신규성이 상실된 것이기 때문에 특허를 출원하여도 등록결정을 받을 수 없다. 그러나 특허법에서는 출원인이 필요에 의해 공지시킨 내용에 대해서도 신규성을 상실하였다는 이유로 특허를 받지 못하는 점을 보완하기 위해 1년의 유예기간을 주는 “공지예외 주장 제도”를 두고 있다. 논문 발표뿐 아니라, 포스터 초록 발표, SNS 공지, 박람회 발표 등의 다양한 형태의 공지에 대해 예외를 인정받아 특허출원을 할 수 있다.
공지예외 주장을 하며 공지일로부터 1년 이내에 특허출원을 하면 사유를 불문하고 신규성이 상실되지 않은 것으로 보기 때문에 특허 심사 시에 불이익을 받지 않게 된다. 그러나 국내에서 공지예외를 적용받아 특허출원을 할 수 있다고 하여 다른 나라에서도 똑같이 공지 예외를 인정받을 수 있는 것이 아니다. 우리나라와 같이 이러한 제도가 있는 나라도 있지만, 없거나 있더라도 거의 적용을 못 받는 국가들이 있기 때문이다. 대표적으로 유럽과 중국은 논문 발표에 의한 공지 사실이 있었다면 신규성이 상실된 것으로 보기 때문에 등록결정을 받을 수 없다.
바이오 분야의 기술은 해외 특허 확보가 중요하기 때문에 출원 전 공지 사실이 있었다면 기술의 가치가 크게 떨어질 수 있다. 그러므로 기술적으로 중요한 연구 결과라면 특허 출원 전 공지되지 않도록 우선 관리하는 것이 매우 중요하다. 그럼에도 불구하고 미리 알지 못하고 특허출원 전 공지시킨 발명에 대해서도 해외 특허를 확보하려면 국가별로 공지 예외 주장 제도를 어떻게 운영하고 있는지를 알아야 할 것이다.
국내 출원을 하고 이를 기초로 해외 출원을 하게 되는 국가는 미국, 일본, 중국, 유럽이 많다. 하지만 바이오 분야, 제약 분야의 기술로서 가치가 큰 기술은 이러한 국가들 외에도 고려해볼 만한 국가가 있을 것이다. 최근 특허청과 한국지식재산연구원이 발간한(2019년 12월) "국가별·출원주체별 IP 전략가이드개발에 관한 연구"에서 산업분야별, 주요 출원인별 주요 출원국가를 참고하여 아래와 같이 국가를 선정하여 공지예외 주장 출원 기한, 논문 발표 적용 여부에 대하여 정리하여 보았다.
미국은 우리나라보다도 출원 전 공지에 대해 관대한 제도를 두고 있다. 1년이라는 유예기간을 두고 있는 점은 같지만, 미국의 공지예외 제도에서는 미국에서의 출원이 아니더라도 우선권 주장 기한 내의 유효 출원이라면 다른 나라에서 공지일로부터 1년 이내에 출원한 것이라면 공지 사실로 인한 불이익을 주지 않는다. 따라서 우리나라에서 공지예외 주장을 하고 이를 우선권 주장하여 미국에 출원할 수도 있다. 공지 형태에 대해서도 특별한 제한을 두지 않는다. 1)
일본은 최근까지 공지예외 주장 기한을 6개월로 하고 있었지만, 특허법 개정을 통해 2018년 6월부터는 12개월로 연장하였다. 따라서 출원 전 공지 사실이 있더라도 12개월 이내에 출원을 하여 신규성 상실에 대한 예외를 인정받을 수 있다. 공지 형태에 대해서도 제한을 두지 않지만, 일본에 실제 출원한 날짜 또는 PCT 국제 출원일이 공개일로부터 12개월 이내여야 하는 점은 미국과 다르다. 2)
유럽은 출원일 전 6개월 이내의 공식적으로 인정된 박람회와 같은 제한적인 공지 형태에 대해서만 공지예외를 인정하고 있다. 논문 발표는 인정하지 않기 때문에 실질적으로 공지예외 주장을 인정받기 어렵다고 보아야 한다.
중국의 경우는 우선일 전 6개월 공개까지 인정을 하기는 하지만, 인정되는 공개 형태가 매우 제한적이어서 중국 정부가 승인한 전람회나 학술회의에서의 공지여야 하기 때문에 논문 발표와 같은 공지는 인정되지 않아 실질적으로 공지예외 주장 제도를 이용하여 출원하기 어렵다고 보아야 한다.
대만은 6개월이었던 공지예외 주장 출원 기한을 2017년 특허법 개정을 통해 12개월로 연장하였다. 공지 형태에 대해서도 제한을 두지 않았으므로 논문이나 학회 발표 등의 공지예외 주장이 가능하다.
싱가포르는 공지예외 주장 출원 기한이 12개월이기는 하지만, 그 사유가 제한적이어서 비합법적인 공개, 비밀유지 의무 위반, 국제 박람회 전시, 학회 발표에 한정하여 신규성 상실 예외를 인정하기 때문에 논문 발표 등에 대해서는 적용되기 어렵다. 3)
베트남 또한 최근 공지예외 주장 출원 기한을 6개월에서 12개월로 연장하고 인정되는 공지 사유도 폭을 넓혔다. 2019년 지식재산권법 개정을 통해 6개월이었던 공지예외 주장 출원 기한을 12개월로 개정하고, 과학 발표회, 국내 박람회, 국제 박람회 전시, 의사에 반한 공지에만 적용하던 공지 사유도 어떠한 공지에도 적용이 되는 것으로 개정한 바 있다. 4) 5)
호주의 경우 공지예외 주장 출원 기한이 12개월이고, 그 사유 또한 특별한 제한이 없다. 특이한 점은 호주에서는 출원 시 신규성 상실 예외 주장을 할 필요가 없으며 심사과정에서 거절 이유로 지적된 경우에 신규성 상실 예외규정에 해당되어 특허를 받을 수 있다는 취지의 의견을 제출함으로써 해당 거절 이유를 극복할 수 있다는 것이다. 6) 7)
캐나다는 출원인이 직접 또는 간접적으로 발명을 공개했더라도 1년 이내에 캐나다에 출원하면 신규성 상실의 예외를 인정해준다. PCT 국내 단계 진입 특허의 경우 PCT 국제 출원일이 캐나다의 출원일로 간주될 수 있다. 공지 예외를 인정해주는 사유는 특별한 제한이 없으므로 논문 발표도 인정된다. 8)
이스라엘은 공지 예외 주장 출원 기한이 6개월이고, 인정될 수 있는 사유는 제한적이다. 이스라엘 국내에서의 박람회, 파리조약의 동맹국 내에서 공인된 박람회에서 공개된 경우로 한정되기 때문에 논문 발표는 공지 예외 적용을 받기 어렵다. 9)
인도는 공지 예외 주장 출원 기한이 12개월이지만 조약국에서의 유효한 출원이라면 인정이 되기 때문에 미국에서와 같이 기한 적용에 있어 관대한 편이다. 공지 예외를 인정하는 사유 역시 특별한 제한이 없으므로 논문 발표도 적용이 가능하다. 10)
위의 각 국가별 현황의 주요 내용을 아래와 같이 표로 정리하여 보았다.
바이오 분야 주요 출원국별 공지 예외 주장 제도 현황