심사기준상의 배경기술 기재 관련 사항

본 글에서는 특허 명세서의 배경기술 작성에 관해 특허청 심사기준(2020년 8월 10일 개정판)에서 가이드하고 있는 기재요건을 알아보고자 한다. 

(2011년 개정 심사지침서에도 하기와 같은 취지의 내용이 수록되어 있으나, 심사기준의 개정이 최근에 있었다는 점을 고려하여 심사기준의 내용만을 정리하였습니다.)

1. 배경기술에 관한 거절이유 및 기재요건

종래 심사 실무에서는 발명의 배경기술을 적지 않아도 거절이유가 되지 않았으나, 2011. 5. 24.자 개정(2011. 7. 1. 시행) 특허법 제42조 제3항에 제2호가 신설되어 발명의 설명에 발명의 배경이 되는 기술을 기재해야 한다는 점을 명확히 한 바 있으므로 발명의 배경을 기재하지 않으면 특허법 제42조 제3항 제2호에 의해 거절이유가 통지된다. 

배경기술의 의미

발명의 배경이 되는 기술(배경기술)이라 함은 발명의 기술상의 의의를 이해하는 데에 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 말한다. 

배경기술의 기재 요건

1) 특허를 받고자 하는 발명에 관한 것이어야 한다.

출원인이 청구범위에 기재하여 특허를 받고자 하는 발명에 관한 배경기술을 기재하여야 한다. 배경기술이 특허를 받고자 하는 발명에 관한 것인지 여부는 발명이 속하는 기술분야, 발명의 해결하고자 하는 과제, 과제의 해결수단을 중점적으로 고려하여 판단한다.

2) 출원인은 명세서 작성시【발명의 배경이 되는 기술】항목에 배경기술의 구체적 설명을 기재해야 하고, 배경기술이 개시된 선행기술문헌 정보도 기재해야 한다. 선행기술문헌 정보는 특허문헌의 경우 발행국, 공보명, 공개번호, 공개일 등을 기재하고, 비특허문헌의 경우 저자, 간행물명(논문명), 발행처, 발행연월일 등을 기재하며, 기본적으로 심사관이 거절이유통지시 선행기술문헌을 인용할 때의 기재요령과 동일하게 기재한다. 만약 배경기술의 구체적 설명을 적지 않고 선행기술문헌 정보만을 기재하였더라도 발명의 배경기술을 적은 것으로 본다.

 

3) 기존의 기술과 전혀 다른 발명이어서 배경기술을 특별히 알 수 없는 경우에는, 인접한 기술분야의 기술을 기재하거나 적절한 배경기술을 알 수 없다는 취지를 기재할 수 있다. 

2. 배경기술의 기재가 부적법하다는 판단을 받는 경우

1) 배경기술을 전혀 적지 않은 경우

 

2) 특허를 받고자 하는 발명에 관한 배경기술이 아닌 경우

특허를 받고자 하는 발명과 관련성이 없는 배경기술만을 적은 경우와 같이 적절하지 못한 배경기술을 기재한 경우를 말한다. 

3. 배경기술 기재가 부적법한 경우의 조치

배경기술의 기재가 부적법한 것으로 인정되는 경우에 심사관은 특허법 제42조제3항제2호 위반의 거절이유를 통지한다. 다만, 이는 일률적으로 판단할 수 없는 사안이기 때문에 해당 발명의 기술분야의 상황(개척발명 여부 등), 종래기술의 축적 정도, 출원인/발명자의 해당 기술분야에서의 연구개발 활동의 정도 등을 고려하여야 한다.

4. 배경기술 기재불비 지적에 대한 출원인의 대응방법

이와 같은 거절이유를 받은 경우 출원인은 명세서의【발명의 배경이 되는 기술】항목이나 그【선행기술문헌】항목에 적절한 배경기술이 개시된 선행기술문헌의 정보를 추가하는 보정을 하고 이를 설명한 의견서를 함께 제출함으로써 대응할 수 있다. 

특허청 심사기준 다운로드(2020.8.10일자 개정 특허·실용신안 심사기준, 특허청 예규 제116호)