상표 획득, 나만의 개성이 필요하다
상표의 식별력
상표 출원에 대하여 상담을 하다보면 가장 먼저 부딪히는 문제는 식별력 입니다. 우리나라 뿐만 아니라 전세계 상표법에 따르면, 기본적으로 상표는 식별력을 가지고 있어야 하며, 식별력이 없는 상표는 등록받을 수 없고, 설령 등록받았다 할지라도 식별력 없는 부분에 대해서는 권리를 주장할 수 없습니다.
오늘은 중요하지만 잘 모르시고 계신 식별력에 대해서 간단히 이야기 드리려 합니다.
상표법에서 말하는 식별력이란?
식별력이란, 이 세상에서 내 상표만이 갖는 개성을 말합니다.
(항상 그런 것은 아니지만 많은 경우) 마크의 식별력은 상품과의 관계에서 결정되는데요.
예를 들어, 제가 '귀걸이'를 지정상품으로 하여 '귀걸이'라는 마크에 대한 상표등록을 신청한다면 이는 절대로 등록받을 수 없습니다. 왜냐하면, 귀걸이는 상품 그 자체의 용어이기 때문에 제가 독점해서도 안되고, 이러한 마크를 통해 수요자들은 제가 판매하는 상품인 것으로 인식할 수도 없기 때문입니다.
대신, '멜빵 귀걸이'라는 마크로 제가 출원한다면, 이는 '멜빵'과 '귀걸이'가 결합된 것으로서 비록 '귀걸이' 부분은 식별력이 없으나 '멜빵' 부분은 귀걸이와 같은 상품을 연상하게 하지 않으므로 식별력이 있다고 말할 수 있습니다.
식별력이 없을 때 발생하는 문제점들
식별력이 없는 경우 가장 대표적으로 두 가지 문제점이 발생합니다.
1. 등록받을 수 없다.
출원하신 마크가 전체로서 식별력이 없는 경우(예를 들어, 상술한 '귀걸이'의 경우), 해당 상표는 등록받을 수 없습니다. (상표법 제33조 제1항 참조)
2. 침해를 주장할 수 없다.
다른 식별력이 있는 부분을 결합하여 등록을 받더라도 식별력이 없는 부분에 대해서는 권리를 주장하기 어렵습니다.
예를 들어, 제가 '멜빵 귀걸이'를 귀걸이에 대해서 등록받았고, 다른 사람이 '벨트 귀걸이'를 귀걸이에 사용한다면, 양 상표를 대비할 때 귀걸이는 식별력이 약하기 때문에 '멜빵'과 '벨트'만이 유사판단의 대상이 될 수 있습니다. 그 결과, 모두 한 눈에 아실 수 있듯 양 상표는 비유사한 것으로서 제 상표권의 침해를 주장할 수 없는 것이지요.
이처럼, 상표에서 식별력은 매우 중요한 요쇼인만큼 국내에서 수많은 판결들이 누적되어 있고, 그러한 법리들에 따라 판매하고자 하는 상품의 성질을 암시할 수 있되 동시에 식별력도 있는 매력적인 상표를 획득하는 것이 중요할 것입니다.
미래에 식별력이 생기는 경우
- 사용에 의한 식별력 -
그런데, 세상을 살펴보면 식별력이 인정되면 안될 것 같은 상표들이 등록된 예들을 많이 보실 수 있습니다. 대표적으로, 등산복 브랜드인 K2도 그 중 하나입니다. K2는 단순히 알파벳 하나와 숫자 하나의 결합으로서 원칙적으로는 그 식별력이 인정되지 않습니다.
K2 로고 및 상품 (출처: K2 웹페이지, www.k2.co.kr)하지만, 우리나라는 특정 상품에 대하여 오랫동안 많이 사용하여 수요자들에게 널리 알려진 상표에 대해서는 식별력을 인정해줍니다 (상표법 제33조 제2항 참조). 즉, 사용 중이신 브랜드명이 식별력이 없으신 경우 "많이 사용하는 것"이 답이라고 볼 수 있습니다. 물론, 장황하게 모두 설명드리는 것을 지양하였을 뿐 이처럼 단순히 해결될 문제는 아닙니다. 상세히는 훨씬 복잡한 법률문제가 있고 다양한 출원전략이 있으니, 만약 법률이슈가 있거나 상표출원전략이 필요하신 경우 전문가 상담 후 진행하시는 것을 권장 드립니다.
맺으며
처음 변리사 시험을 준비하며 상표법을 공부할 때, 이 식별력이라는 친구가 가장 어렵게 느껴졌었습니다. 제가 보기엔 충분히 개성이 있는 상표인데 등록이 안되는 경우가 있었고, 개성이 없는 상표인데 등록이 되는 경우가 있었기 때문입니다.
