출처표시능력(식별력)도 갖추었고 유사한 선등록상표도 없는 것으로 판단이 되었다면, 이제 상표등록을 신청할 차례이다.
상표등록신청은 ‘출원’이라고 부르는데 말 그대로 ‘신청서(願)를 제출(出)’하는 것이다. 상표출원서 작성 자체는 어렵지 않다. 특허청에서 운영하는 특허로 (patent.go.kr)에 접속해서 전용 프로그램을 다운로드 받거나 온라인 또는 모바일 상표출원서를 작성해서 제출하면 된다. 문제는 서류 작성이 아니라 ‘어떻게’ 출원할 것인가이다.
사용할 상표 그대로 출원해라
먼저, 영문과 국문 브랜드 둘 다 사용 예정인 경우, 2개의 출원으로 나누어할지 하나의 출원에 영문과 국문을 결합해서 하나의 상표로 만들어 제출할지 판단해야한다.
국문상표가 단순히 영문상표의 발음을 그대로 표시한 것에 불과하다면 결합해서 하나의 상표로 출원해도 무방하다. 예를 들어, ‘프라다’와 ‘prada’는 ‘prada 프라다’와 같이 1개의 상표로 결합해서 출원해도 충분하다.
그러나, 국문상표가 영문상표의 발음 표시가 아니고, 영문상표와 국문상표를 따로 사용할 수도 있다면 따로 각각 출원하는 것이 낫다.
‘freestyle 후리지아’라는 상표가 있다고 하자. 영문과 국문이 전혀 다르고 연관성도 없는 표장인 경우이다. 이럴 때는 구상한 브랜딩에서 freestyle과 후리지아를 항상 함께 쓸 예정이라면 결합해서 등록 받아도 무방하다.
하지만 freestyle과 후리지아를 따로도 쓰고 결합해서도 쓸 것이라면, 안전하게 freestyle과 후리지아를 각각 등록 받는 것이 등록 상표 사용에 대한 불필요한 다툼을 없애는 방법이다.
국내출원을 기초로 하는 국제등록을 염두에 두고 있다면 해외에서 실사용할 상표 그대로, 즉 대개의 경우는 국문 없이 영문으로만 출원해야한다. 국제등록은국내상표출원과 완전히 동일한 것을 지리적 영역(국가)만 확장하는 개념이기 때문이다.
한편, 상표를 꼭 도안(디자인)해서 출원할 필요는 없다. 일반적인 서체(표준문자)로 평범하게 출원하는 것이 대개는 권리범위가 넓고 해외출원시에도 유리하다. 어떤 서체의 문자든 어떤 도안이 결합되어 있든 권리를 주장할 수 있기 때문이다.
그러나, 디자인을 결합한 상표라고 하여 표준문자의 상표보다 대단하게 권리가 좁아지는 것은 아니므로 (어차피 유사범위까지 권리가 미친다) 상황에 맞춰 판단하면 된다. 많은 비용을 들여 디자인했거나 유명인이 써준 글씨체의 경우라면 굳이 표준문자로 출원할 이유가 없다.
브랜딩 과정에서 로고(심볼)가 필요하여 개발했다면, 문자와 따로 2개 출원으로 진행할지 아니면 문자와 결합해서 1개 출원으로 진행할지 고민이 필요한데, 정답은 ‘사용할 상표 그대로’ 출원하면 된다.
대개는 로고(도형)와 브랜드(문자)를 결합해서 많이 표시하므로 결합해서 출원한다. 그러나 도형이 장차 변경될 여지가 있거나 로고는 제품에만 쓰고 홈페이지나 브로셔 등의 브랜드와 결합해서 사용할 예정이 전혀 없다면 따로 출원하는 것이 나을 것이다.
하지만, 식별력이 부족하거나 없는 상표의 경우는 별개의 로고(심볼)과 결합하여 상표를 구성해야 한다.
상품은 생각보다 명확하게 지정해야한다
표장을 확정했다면 상표를 사용할 상품이나 서비스업을 지정해야한다. 상표는 일종의 영역표시이므로 어느 땅에 이 이름을 독점할지 명확하게 신청할 것을 요구하고 있다.
명확한 상품 목록은 특허청 고시목록이 상표출원 프로그램이나 특허로 사이트에서 제공되므로 참고하면 되는데, 목록에 없는 신규한 상품이나 서비스업인 경우가 있다. 새로운 산업은 계속해서 쏟아지는데 이를 모조리 명확한 명칭으로 다듬고 고쳐서 고시하기란 쉽지 않은 일이다.
그럴 때는 2가지 방법이 선택가능하다.
하나는 특허청에서 제공하는 상품 목록에서 가장 유사한 것을 찾아서 출원서에 기재하는 방법이다.
상품기재 불명확을 이유로 상표출원을 거절하는 경우는 거의 없기는 하지만 불명확하다는 거절이유를 받으면 이를 보정하는 일이 쉽지는 않다. 원 출원의 범위 내면서도 명확한 명칭로 보정해야하고 이를 또 설명까지 해야하기 때문이다.
안전하게 특허청에서 제공하는 목록에서 제일 비슷한 것을 찾는 것이 수수료도 절감하고 (상품 명확성 심사를 줄여준다고 해서 특허청 수수료를 조금 깎아준다) 빠른 등록을 확보하는 길이다.
그러나, 목록에서는 아무리 봐도 딱 맞는 명칭이 없다면 경쟁사의 선등록 사례를 참조해서 최대한 명확하게 기재해서 출원해보는 수 밖에 없다. 상품 불명확으로 거절이유가 통지되더라도 보정과 의견제출의 기회가 있다.
이때 상품의 명칭은 용도와 소재를 명확히 해서 기재해야한다. 예를 들어, ‘알로에를 주원료로 하는 다이어트용 건강기능식품’ ‘RFID를 이용한 물류관리용 송수신장치’ 등이다.
반드시 제품공개 전 출원해라
한편, 상표등록출원은 빠르면 빠를 수록 좋다.
선등록주의를 원칙으로 ‘선택’을 보호하는 것이라 쉽게 말하면 선착순이다. 네이밍이 확정되면 아직 디자인 전이라도 출원부터 해두는 것이 좋다.
전략상 경영상 상표출원이 다소 늦어질 수 있다. 그러나 아무리 늦어지더라도 어느 매체든 브랜드가 노출되기 전에 상표출원부터 해야한다.
특히 보도자료가 문제되는 것을 여러 번 보았다. 의사결정이 쉽지 않고 느린 대기업들이 오히려 실수하는 것을 자주 보는데, 상표출원 전에 보도자료로 신규사업 홍보를 했다가 2,3일 차이로 제3자가 얼른 모방출원을 해버리는 것이다.
L사의 경우도 공유오피스 신규사업 홍보를 보도자료를 통해 언론에 먼저 알렸다가 큰 낭패를 보았다. 법무팀에서 거래 특허사무소에 출원지시를 해뒀으나 상품 지정 등 출원서를 확정하는 사이에 홍보팀에서 보도자료를 뿌렸고, 그 보도자료를 보고 모방출원이 나온 것이다. 다행히 신규사업 네이밍을 한 업체가 모방출원인과 어찌저찌 연락하여 어느 정도의 대가를 주고 출원을 취하하는 것으로 마무리 되었다.
만약 출원 취하가 되지 않았다면 어떻게 해야할까? 이제 막 사용하려는 상표이니 주지저명성에 기댄 등록무효나 취소도 어렵고 상표는 선착순이 대원칙이니 해결할 방법이 없다. 반드시 공개 전에 출원해라.
신규 브랜드를 기획할 예정이라면 전략 수립 후 네이밍 단계에서부터 상표등록가능성을 병행해서 검토해야한다. 네이밍이 확정된 후에는 바로 상표출원을 하는 것이 좋고, 어떤 사정에 의해 출원이 늦어지더라도 아무리 늦어도 어떤 종류의 매체에라도 공개되기 전에 상표출원을 반드시 완료해라.
