기업에게 필요한 특허, 라이선스 계약과 로열티 수익
[손인호 변리사]의 지식재산 이야기
기업에게 필요한 특허, 라이선스 계약과 로열티 수익 - 전용실시권과 통상실시권
안녕하세요. 손인호 변리사입니다.
우리는 일상 속에서 물건을 직접 구매하지 않고, 일정 기간 동안 물건을 빌려 사용하는 계약을 맺고 있습니다.
부동산을 수년간 임대차하여 사용하거나, 자동차를 며칠 동안 기간 동안 빌렸다 반납하는 것도 대표적인 대여계약입니다.
지식재산권도 이와 마찬가지로 다른 사람에게 권리를 사용 허락하여 수익을 얻을 수 있는 재화입니다.
특허권자나 상표권자는 '라이선스(License) 계약'을 통해 자신의 권리를 제3자가 사용할 수 있도록 허락하고, 사용자는 '로열티(Royalty)'라는 비용을 지불합니다.
오늘은 기업에게 수익을 창출할 수 있는 라이선스 계약과 로열티에 대해 살펴보고자 합니다.
■ 특허법이 인정하는 합리적인 수익모델 - 라이선스 계약
특허권은 권리자가 자신의 발명을 독점적으로 실시할 수 있는 권한을 제공합니다. 그리고, 타인이 특허발명을 실시하는 것까지도 금지할 수 있습니다. (특허법 제94조, 제126조)
제3자는 해당 발명을 사용하기 위해서는 라이선스 계약을 통해 사용 권한을 획득할 수 있습니다. (특허법 제100조, 제102조)
아래는 특허권을 활용한 수익모델의 하나의 사례입니다.
기업 A가 10년간 연구개발(R&D)하여 새로 개발한 얼음 정수기를 시장에 출시하려고 준비 중인 경우를 가정해보겠습니다. 이때, 제품 출시 전에 준비해야 하는 것은 특허권을 획득하는 것입니다.
제품이 공개되는 순간 경쟁사의 추격이 시작됩니다. 리버스 엔지니어링(Reverse Engineering)을 통해 제품이 노출되고, 다양한 카피 제품들이 등장하기 시작한다면 시장을 독점할 수 없습니다.
경쟁사들의 추격을 저지할 수 있는 무기는 적극적인 특허권 행사입니다.
후발주자인 기업 B는 민형사 분쟁을 우려하여 비슷한 제품의 출시 계획을 중단하거나, 제품 컨셉을 바꾸어야 합니다.
또 다른 기업 C는 기업 A의 기술과 비슷한 기술을 스스로 개발하는 것은 시간과 비용의 낭비라고 판단하였습니다. 기업 A가 선택할 수 있는 선택지는 일정한 사용료를 지급하고 마케팅이나 사업운영에 사업 역량을 집중하는 것입니다.
사용자는 사용료를 지불하여 기술개발과 법적 분쟁에 소요되는 시간과 비용을 줄일 수 있고, 권리자는 자신이 기술을 사용하지 않더라도 일정한 수익을 얻을 수 있습니다.
■ 라이선스 계약의 종류는 2가지 - 전용실시권과 통상실시권
특허법이 인정하는 라이선스 계약의 종류는 '전용실시권 계약'과 '통상실시권 계약'의 두 가지 유형이 있습니다.
'전용실시권'은 해당 특허에 대한 실시 권한을 독점적으로 획득하는 것이고, '통상실시권 계약'은 해당 특허에 대한 실시 권한을 비독점적으로 획득하는 것입니다.
'통상실시권 계약'을 통해 기업 A는 제품 X를 제조할 권한을 기업 B, 기업 C 등과 같이 여러 기업에게 부여할 수 있습니다.
만약, 기업 B나 기업 C가 자신이 제품 X의 실시 권한을 독점하고 싶다면 '전용실시권 계약'을 체결하여야 합니다.
원천기술을 가진 다국적 기업들은 국가별로 독점적인 권한을 행사할 실시자를 찾고 있는 것도 위와 동일한 맥락입니다.
'전용실시권'을 가진 전용실시권자는 통상실시권자보다 많은 권한을 가지게 되지만, 라이선스 비용이 증가하므로 시장 상황과 기업의 상황을 고려하여 '전용실시권'과 '통상실시권' 중에서 적절한 계약의 유형을 선정할 필요가 있습니다.
■ 라이선스 계약의 핵심과 세부조건
특허법은 라이선스 계약을 통한 수익모델을 제공하고 있지만, 세부적인 계약 내용은 당사자의 자율로 정할 수 있습니다.
가장 핵심은 실시권 설정 대상이 되는 '특허권'이 무엇인지, 계약상 실시권자가 실시할 수 있는 '실시 내용'이 무엇인지, 실시권을 설정하고 지급하여야 하는 '실시료'가 얼마인지입니다.
분쟁해결 방안, 비밀유지의무(NDA), 기술이전(TT), 이외에각 당사자의 의무와 권한 등에 관한 조항들은 라이선스 계약의 규모와 당사자들의 관심사항에 따라 달라지는 세부조건입니다.
약식 계약서는 한 페이지로 서술될 수 있지만, 수십 내지 수백 페이지의 계약서를 작성할 수도 있습니다.
◇ 실시권 설정의 대상이 되는 '특허권'
실시권자가 라이선스 계약을 체결하는 목적은 다양할 수 있습니다.
내가 이 기술을 사용하여 발생할 수 있는 특허권을 침해 분쟁을 방지하기 위한 목적을 가질 수 있고, 라이선스 계약을 통해 기술을 이전받기 위한 목적을 가질 수 있습니다. 경영상의 이유로 서로의 기술을 공유하기 위해 계약을 체결하기도 합니다.
기업 A가 가지고 있는 얼음 정수기 기술에 대한 특허는 '유입수의 불순물을 제거하는 필터 기술'에 대한 특허, '얼음과 냉수를 분리하는 기술'에 대한 특허, '원하는 형상으로 얼음을 제빙하는 기술'에 대한 특허 등의 여러 특허들로 형성된 특허 포트폴리오일 수 있습니다.
그렇기 때문에, 계약을 체결하는 당사자들은 실시하고자 하는 특허의 권리 내용이 무엇인지 면밀히 살펴보여야 하는 것입니다.
◇ 실시권의 권한을 정의하는 '실시 내용'
특허법은 발명의 '실시'의 유형을 정의하고 있습니다. (제2조제3호)
실시권자는 어떤 제품을 '생산'하기 위한 권한만을 가질 수 있고, 생산한 제품을 '사용'하거나 '양도'하는 권한까지 가질 수 있습니다.
이렇게, 라이선스 계약에서는 실시권자의 실시 권한의 범위를 구체적으로 설정하여야 합니다.
그리고, 권리자와 실시자의 사업 영역이 중첩되는 경우에는 특정 사업 영역에만 실시권 범위를 제한할 수 있으며, 이와 반대로 실시권자에게 전면적인 권한을 인정할 수도 있습니다.
정부기관이 가지고 있는 특허권을 실시하기 위해서는 '특정 사업 및 이와 관련한 후속사업'으로 실시 내용이 정의되기도 합니다.
특허권은 출원일로부터 20년까지 권리를 인정받을 수 있습니다. (제88조)
따라서, 실시권자는 특허권의 존속기간에 대응하여 라이선스 계약을 체결할 수 있고, 기술의 트렌드 및 수명을 고려하여 일정한 기간을 두고 계약을 갱신, 파기하는 방법으로 옵트아웃(Opt-out) 조항을 추가할 수 있습니다.
'실시 내용'의 구체적인 내용은 당사자의 목적, 상황에 따라 자유롭게 협의될 수 있습니다.
◇ 실시에 대한 대가를 정의하는 '실시료'
특허권을 활용하고자 하는 실시권자는 특허권자에게 '실시료'를 지급합니다.
실시료 지급 방식을 일시금을 한 번에 지급하거나, 매달 또는 매년 일정한 금액을 지급하는 방식을 선택할 수 있습니다.
매출액이 아닌 영업이익 등의 수익금을 기준으로 로열티를 산정하는 경우 이익 산정방식에 따라 분쟁 가능성이 높기 때문에, 조금 더 객관적인 지표인 매출액을 기준으로 실시료를 산정하는 것이 일반적입니다.
가령, 기업 B이 판매하는 제품의 매출액의 3%를 기업 A에게 로열티로 지급하는 방식으로 계약을 체결할 수 있습니다.
기술분야, 시장규모 등의 사업의 특성에 따라 로열티율은 1%~10% 내외에서 유동적으로 정해지고 있습니다.
최근 쿠션팩트 특허의 실시료를 지급하였던 국내 화장품 제조사의 분쟁 사례처럼, 실시권의 대상이 된 특허가 무효가 되거나 분쟁의 대상이 될 수 있으므로 '권리의 안정성' 측면을 고려하여 실시료 반환 조건이나 세부 조건을 협의할 필요가 있습니다.
<스타트업 특허 바이블>은 예스, 교보, 인터파크 등 주요 온라인 서점에서 만나보실 수 있습니다:)
