협업의 시대, 내 아이디어를 지키기 위한 법률상식
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협업의 시대, 내 아이디어를 지키기 위한 법률상식 - 공동발명
안녕하세요. 손인호 변리사입니다.
지금 이 순간에도 다양한 분야에서 협업이 이루어지고 있습니다. 코로나 확산으로 인한 재택근무로 협업의 중요성이 더욱 강조되고 있죠.
팀원들이 합심하여 진행한 프로젝트 결과물, 고객사의 주문으로 만들어진 제품, 기업과 대학이 공동 연구하여 개발한 기술 등 다양한 협업 과정에서 유무형의 창작물이 만들어집니다.
오늘은 이렇게 협업 과정에서 만들어진 창작물 중에서도 공동발명으로 발생할 수 있는 법률적 이슈를 살펴보려고 합니다.
내 생각과 아이디어(Idea)가 반영되어 발명으로 탄생하는 순간, 공동 발명자로서 일정한 권리를 가지게 됩니다. 특허법과 발명진흥법에서 보호하는 공동발명자의 지위를 어떻게 인정받을 수 있는지, 공동 발명자의 권리가 무엇인지를 위주로 살펴보겠습니다.
1. 협업으로 탄생한 발명은 "공동발명"에 해당합니다.
1) 무임승차자는 공동발명자가 될 수 없습니다.
동료의 도움 없이 스스로 아이디어를 떠올리고 연구 개발한 발명은 "단독발명"으로 불리며, 2인 이상이 협력하여 발명한 발명이 "공동발명"에 해당합니다.
하지만, 협업 과정에 참여하였더라도 어느 경우에나 공동 발명자의 지위를 인정받을 수 있는 것은 아닙니다.
만약, 연구개발을 위한 자금을 지원하였지만 아이디어가 무엇인지도 모르는 상대방에게 공동 발명자의 지위를 인정한다면 실제 연구개발 과정에 참여한 당사자의 권리가 침해받는 것이기 때문입니다.
이렇게 참여자 모두에게 발명자의 지위를 인정한다면 최근 유행하는 크라우드 펀딩을 통해 스타트업의 제품이 완성되는 경우에도, 자금을 제공한 투자자에게 발명의 권리를 인정해야 할 수도 있습니다.
따라서, 특허법은 발명의 완성 과정에 실질적으로 협력하고, 발명 과정에 기여한 사람만을 공동발명자로 인정하고 있습니다.
대법원 판례도 “공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, ...(중략)... 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다."라고 하여 당사자 사이에 어느 정도 기여를 하였는지를 고려하여 공동발명자를 판단하고 있습니다. (대법원 2009다75178)
2) 발명의 '착상' 과정과 '구체화' 과정을 모두 고려하여 판단합니다.
발명이 탄생하는 과정은 처음 아이디어를 떠올리는 '착상' 과정과 이러한 아이디어를 '구체화' 시키는 과정으로 구분할 수 있습니다.
발명의 완성 과정에 참여한 사람들이 공동발명자인지 여부를 판단하기 위해서도 발명(Invention)이 어떻게 탄생하는지를 고려한다면 보다 쉽게 공동발명자를 판단할 수 있습니다.
즉, 협업에 참여한 사람들이 발명의 '착상' 단계와 '구체화' 단계에서 모두 역할을 하였다면 발명자(공동발명자)로 인정받을 수 있는 것입니다.
만약, 발명의 '착상' 과정에서 아이디어만을 제공하고, 이후 '구체화' 과정에서는 아무런 역할을 하지 않는 경우에는 발명자로 인정받을 수 없습니다. 그 반대의 경우에도 마찬가지입니다.
*실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 '구체화'를 위한 실험 과정에 참여하였는지 여부가 중요하게 다루어지지만, 전자와 기계 분야의 발명은 '착상' 과정에 기여한 정도를 중요하게 고려하고 있습니다.
일반적으로는 아래와 같은 케이스들과 같이 참여도가 떨어지는 사람은 발명자로 인정하지 않고 있습니다.
① 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공한 경우
② 연구자를 일반적으로 관리한 경우
③ 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우
④ 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 경우
2. 공동발명자는 권리를 "공유"합니다.
부동산과 같은 유형자산의 경우에 지분을 나누어 공유할 수 있는 것처럼, 무형자산인 특허도 각 당사자들이 권리에 대한 지분을 나누어 공유할 수 있습니다.
단독으로 발명한 이후에 제3자에게 권리를 양도하는 방식으로 공유할 수도 있지만, 특허법은 공동으로 발명한 경우에는 공동발명자 사이에서 지분을 공유하도록 강제하고 있습니다. (특허법 제33조제2항)
하지만, '지분 비율'은 별도의 규정을 두지 않기 때문에, 당사자 사이의 협의를 통해 정하는 것이 일반적입니다.
만약, 당사자 사이에 별도의 협의가 없는 경우에는 민법상 물건의 공유에 관한 일반원칙에 따라 공동발명자간의 지분비율을 균등한 것으로 추정합니다. (민법 제262조제2항)
특허권을 획득한 이후에 기술이전이나 라이선싱이 이루어지는 경우에는 지분비율에 의해 수익이 분배되게 되므로, 미리 협의를 통해 지분비율을 설정하는 것이 바람직합니다.
3. 내 발명과 권리를 지키기 위한 법률상식
1) 자신의 지분 비율과 무관하게 자유롭게 특허를 실시할 수 있습니다.
공동발명을 출원하여 특허권을 획득한 경우에는 자신의 발명을 자유롭게 실시할 수 있습니다.
1% 지분을 가진 발명자와 99% 지분을 가진 발명자는 지분과 무관하게 자유롭게 자신의 발명을 실시할 수 있는 것입니다.
'특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.' (특허법 제99조제3항)
2) 공동발명자 모두가 공동으로 출원하여야 합니다.
공동발명자는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하게 되므로, 공동발명자는 모두가 공동으로 특허출원하여야 합니다.
만약, 공동발명자 중 일부를 누락하고 출원하여 특허를 받더라도 해당 특허는 하자 있는 특허로서 특허 무효사유를 가지게 되므로 향후 법적 분쟁의 씨앗이 될 수 있습니다.
함께 협업한 동료와 연구자들, 협업하였던 기업들의 역할을 고려하여 공동출원인으로 포함할 필요가 있습니다.
'특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.' (특허법 제44조)
3) 권리 양도에 일정한 제약이 있습니다.
공동발명자가 가지고 있는 지분을 타인에게 양도하기 위해서는 다른 공유자의 동의를 받아야 합니다.
공유자 외의 제3자가 지분을 양도받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있기 때문에 특허법은 권리자를 보호하기 위한 규정을 두고 있습니다.
'특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.' (특허법 제37조제3항)
'특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.' (특허법 제99조제2항)
다양한 협업을 통해 만들어진 창작물에 대해 공동발명자로서 권리를 인정받을 수 있는 조건과 공동발명자에 대해 인정되는 권리를 살펴보았습니다.
스타트업에서는 비즈니스 모델(BM)도 발명으로 인정될 수 있는 만큼, 공동으로 개발한 기술과 아이디어에 대해 발생할 수 있는 법률적 리스크를 확인해볼 수 있는 기회가 되시길 바랍니다.
