중국 짝퉁 브랜드, 국내 업체의 피해가 반복되는 이유
[손인호 변리사]의 지식재산 이야기
출처: 특허청 키프리스, KR40-1099369중국 짝퉁 브랜드, 국내 업체의 피해가 반복되는 이유 - 중국 내 상표 탈취에 대처하는 방법
안녕하세요. 손인호 변리사입니다.
국내 유명 빙수 업체 '설빙'은 7년간의 상표 분쟁 과정에서 중국 사업을 철수하는 등 중국 업체의 상표권 선점으로 인해 어려움을 겪은 것으로 널리 알려져 있습니다.
'설빙' 이외에 '뽀로로', '맘스터치', '파리바게트' 등 국내의 유명 기업들의 대부분은 이미 중국에서 상표권 분쟁을 여러 차례 겪을 정도로 국내 기업들의 피해는 큰 상황입니다.
오늘은 이러한 중국 현지에서 상표 선점으로 발생하는 피해 사례들과 대처방법들에 대해 살펴보려고 합니다.
1. 중국 내 상표 도용으로 피해를 입은 '설빙'과 '스타일난다'의 사례
1) '원조 설빙'은 어떻게 '짝퉁 설빙'에 대응하였을까?
국내 유명 빙수 업체 '설빙'은 국내에서 사업을 시작하며 2012년에 상표출원을 하였지만, 중국에는 별도의 상표출원을 하지 않은 채로 국내의 사업 확장에 집중하였습니다.
하지만, 2015년 중국에 진출할 당시 이미 '설빙원소'라는 명칭으로 이미 중국 업체가 상표를 선점하여 매장의 디자인, 메뉴까지 모방하여 수백 곳의 매장을 운영하고 있었습니다.
짝퉁 설빙으로 인한 피해는 지난 2015년 이후부터 이번 판결이 나온 2021년까지 지속된 것입니다.
첫 번째 소송에서는 '원조 설빙'이 '짝퉁 설빙'의 등록상표와 유사한 상표를 이용하여 가맹 사업을 시도하였고, '짝퉁 설빙'으로 인한 위험성을 고지하지 않았다는 이유로 가맹계약금 10억 원을 반환하는 판결을 받게 되었습니다.
중국 내에서 상표 도용으로 상표를 선점당한 것도 억울한 상황인데, 가맹계약의 위약금까지 지급하여야 하는 상황까지 온 것입니다.
이에, '원조 설빙'은 '짝퉁 설빙'의 상표권 등록을 무효로 하기 위한 심판을 청구하였고, 2021년 5월 '정상적인 상표 등록 질서를 어지럽혔고, 공정한 경쟁 질서에 해를 끼쳤다'는 이유로 중국 당국은 '짝퉁 설빙'의 상표권 등록을 무효로 하였습니다. (중국 상표법 제44조)
기존에는 짝퉁 상표에 대해 소극적이었던 중국 당국의 이례적인 판결로써, '원조 설빙'이 향후 중국에 진출할 국내 업체들에게 길을 열어준 것으로 평가됩니다.
출처: 중국 CNIPA, CN127067022) '3 CONCEPT EYES' 대신에 '3CE'를 사용하게 된 '스타일난다'의 비하인드 스토리
로레알이 6000억에 인수하여 대중에게 알려진 '스타일난다'도 중국 현지에서 상표권 선점으로 인해 큰 피해를 입은 대표적인 기업입니다.
스타일난다의 화장품 브랜드 '3CE'의 원래 이름은 '3 CONCEPT EYES(쓰리 컨셉 아이즈)'였습니다.
2016년 중국 진출을 추진하는 와중에 중국 기업이 상표를 선점하여 원래 명칭으로 현지 시장의 진출이 어렵게 되자 불가피하게 브랜드명을 '3CE'로 변경하여 지금까지 사용하고 있습니다.
상표를 선점한 중국 기업은 스타일난다의 컨셉, 마케팅 방법 등을 모방할 정도로 악의적으로 상표권을 활용하여 원조 업체의 신용에 편승하고 있습니다.
상표권을 다시 찾기 위해 긴 시간과 막대한 비용이 소모되기 때문에 '스타일난다'는 불가피하게 브랜드 변경 전략을 채택하였지만, 이러한 분쟁의 가능성을 원천적으로 차단할 필요가 있습니다.
출처: 특허청 키프리스, KR45-00300222. 왜 이런 문제가 반복되는 것일까?
이렇게 중국 상표 브로커의 상표 선점 문제가 반복되는 이유는 표 제도의 특수한 상황과 비용 문제로 상표권 획득을 주저하는 기업의 부주의가 결합되어 있기 때문입니다.
1) 상표권은 각 국가별로 획득하여야 합니다.
상표 제도는 각 국가별로 별개의 권리의 효력을 인정하고 있으므로(속지주의 원칙), 각 국가별로 별도의 상표권을 획득하여야 합니다.
'일 동맹국에서 정당하게 등록된 상표는 원 국가를 포함하는 타 동맹국에서 등록된 상표와 독립적인 것으로 간주된다.' (파리조약 제6조(3))
위 규정처럼 사업을 진행하기 위한 국가에서는 모두 상표권 등록을 진행하는 것이 가장 안전한 선택입니다.
2) 상표 관리비용과 분쟁 가능성의 외줄 타기
위 방법으로 모든 국가에 상표권을 획득하는 것이 바람직하지만, 사업을 진행할 가능성이 낮은 국가까지 상표권을 획득하기에는 상표 관리비용이 급증하게 됩니다.
비용 문제로 상표권 획득을 주저하다가 향후 사업이 성공하여 중국이나 다른 국가로 진출하며 상표권을 획득하고자 할 때에는 이미 브로커에게 상표를 선점되어 있는 경우가 많습니다.
이 경우에는 분쟁 가능성과 우선순위를 고려하여 적절한 상표 관리 전략을 수립하고, 비용을 절감함과 동시에 사업을 보호하는 강약 조절을 고려할 수 있습니다.
3. 이미 선점당한 상표를 되찾기 위한 방법
1) 모방상표를 조기에 발견한 경우 - 조약우선권주장 출원을 활용
모방당한 상표를 한국 상표출원일로부터 6개월 이내에 발견한 경우에는 파리조약에 의한 우선권을 주장하여 자신의 상표를 보호하실 수 있습니다.
선출원주의 제도에서는 출원일이 중요하게 되므로 한국출원 일자를 기준으로 중국 내에서 모방상표의 출원을 저지시킬 수 있습니다.
2) 모방상표를 뒤늦게 발견한 경우 - 이의신청과 무효심판 등을 활용
모방상표를 출원한 자보다 먼저 출원하는 것이 상표를 보호하기에 최선의 방법이지만, 뒤늦게 발견하더라도 이들의 상표 등록을 저지하여 자신의 상표를 보호할 수 있습니다.
타인의 상표가 거절이유를 가진다는 이유로 이의신청을 할 수 있고, 만약 등록되더라도 무효심판 등을 통해 상표권을 소급적으로 무효화시킬 수 있습니다.
3) 지식재산권 분쟁 공동대응 지원 프로그램을 활용
특허청 등에서는 지식재산 분쟁을 겪고 있는 국내 기업들을 지원하기 위한 다양한 제도들을 두고 있습니다.
중국 상표브로커에 의해서 상표를 선점당한 경우에도 개별 기업들이 단독으로 대응하기보다는 기업들 간의 공동 대응을 통해 분쟁을 해결해나가실 수 있습니다.
최근에는 국내 유명브랜드 이외에도 박람회를 돌아다니며 성장 가능성이 높은 초창기 기업들을 노리는 상표 브로커들이 급증하고 있습니다.
'설빙'의 승소사례처럼 최근에는 중국 당국도 모방상표에 제재를 가하는 것으로 입장이 변화하고 있고, 무효심판 등을 통해 짝퉁 상표를 무효화할 수 있지만 가장 중요한 것은 선제적으로 자신의 상표를 등록받아 분쟁 가능성을 줄이는 것일 것입니다.
