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by 손인호 변리사 Jul 03. 2021

정보제공, 경쟁사의 특허 등록을 저지하기 위한 특허전략

[손인호 변리사]의 지식재산 이야기

안녕하세요. 손인호 변리사입니다.

생활 속에서 자주 쓰이는 '가성비'는 아무리 좋은 성능을 가지는 제품이라도 가격이 비싸면 상대적인 만족도가 떨어진다는 점을 잘 나타내고 있습니다.

주식투자에서도 투자대비효용(ROI: Return Of Investment)을 항상 고려하는 것도 투입비용 대비 획득비용을 비교하는 것이 투자 성과를 판단하는데 중요한 지표이기 때문입니다.

이렇게 자금의 압박에 시달리는 스타트업들에게 필요한 특허전략도 바로 투자 대비 효용성을 확보하는 특허전략입니다.

지난번 글에서는 특허 획득비용을 절약하는 방법에 대해 소개해드렸다면, 이번 글에서는 상대방의 특허 등록을 효율적으로 저지하기 위한 방법을 소개해드리고자 합니다.

상류에서 하류로 갈 수록 강폭이 넓어지는 것처럼 특허 대응에 있어서도 초반에 적절한 대응을 하지 못하고 방치하는 경우 대응 비용이 증가하게 됩니다.

경쟁사에서 비슷한 기술에 대해 특허 등록을 받았다면 언제든지 상대방의 특허권 권리행사라는 위험에 노출되어 있는 것입니다.

상대방의 권리행사를 방어하기 위한 논리를 발굴하고, 소송에서 치열한 공방을 다투고, 그리고 상대방의 특허권을 무효화하기 위해서 무효심판을 제기하는 등 상대방의 특허 등록을 방치한 대가는 막대한 손실을 가져다 주는 경우가 많습니다.

따라서, 경쟁사의 기술개발 동향과 특허획득 동향을 주기적으로 확인하고 선제적으로 적절한 대응할 필요가 있습니다.

특허권을 획득하기 위해서는 특허청에서 과연 이 발명이 특허를 받을 수 있는 것인지를 심사하는 절차를 거쳐야 합니다. 즉, 특허요건을 구비한 발명만이 특허권을 획득하게 됩니다.

하지만, 심사인력의 한계로 전 세계의 모든 문헌을 확인할 수 없어 미처 발견하지 못한 문헌들이나 거절이유가 있을 수 있습니다.

특허 제도는 '정보제공 제도'를 도입하여, 출원인 아닌 제3자가 해당 발명이 특허를 받을 수 없는 이유를 제공할 수 있도록 하여 부실한 권리 발생을 방지하고 있습니다.

나중에 발견되었으면 무효가 될 권리에 대해 미리 특허 등록을 방지하여 심사의 공정성과 객관성을 확보할 수 있다는 장점도 있습니다.

'특허출원에 관하여 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다.' (특허법 제63조의2)

누구든지 상대방의 출원이 거절되어야 하는 이유를 익명으로 제공할 수 있다는 점에서 '정보제공 제도'는 경쟁사의 특허 등록을 저지하기 위한 좋은 수단이 됩니다.

상대방의 발명이 널리 알려진 기술과 비슷한 경우에 해당 문헌에 관한 정보를 특허청에 제공할 수 있습니다.

예를 들어, 출원발명이 2010년 1월 5일 A 학술지에 공개된 B 논문과 유사하다고 정보를 제공하는 것입니다.

하지만, 단순히 문헌을 제공하는 것이 아니라, 출원발명과 선행문헌을 자세하게 비교하여 논리적으로 설명하며 상대방의 특허 등록을 저지할 확률을 더욱 높일 필요가 있습니다.

PPT를 활용하거나, 그림과 표 등의 다양한 방법을 활용하여 적극적인 대응책을 마련하는 것이 바람직합니다.

제3자가 제공한 정보가 설득력이 떨어지는 경우에는 심사관은 해당 문헌을 인용하지 않을 수 있습니다.

즉, 정보제공 제도는 심사관의 거절이유 판단의 재량을 인정하고 있습니다.

따라서 특허청 심사과정에서 자신이 제공한 정보가 활용될 수 있도록 엄선된 정보만을 제공하여 설득력을 높이는 전략적인 접근이 필요합니다.

정보제공을 하였더라도 심사 과정에서 인용되지 않은 문헌들은 상대적으로 특허발명과 관련성이 떨어진다고 판단된 문헌들로 취급됩니다.

심판단계에서 해당 특허의 무효를 다투더라도, 행정청의 공적인 판단을 받은 심사절차의 심사 내용을 존중하는 것이 실무의 태도입니다.

정보제공 단계에서 설득력있는 논거를 제시하지 못하여 거절이유의 근거로 채택되지 못하였다면, 향후 동일한 문헌을 무효심판에 제시한 경우에는 상대적으로 승소 가능성이 낮아지게 됩니다.

상대적으로 적은 비용으로 큰 효과를 누릴 수 있는 '정보제공 제도'를 활용하여 경쟁사의 권리 확보를 저지하고, 자사의 법률 리스크를 효율적으로 줄여나가실 수 있기를 바랍니다.

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