'영탁' vs. '예천양조', 누구의 말이 진실일까?
[손인호 변리사]의 지식재산 이야기
'영탁' vs. '예천양조', 누구의 말이 진실일까? - '영탁' 상표권 분쟁 심층 분석
안녕하세요. 손인호 변리사입니다.
TV조선의 미스터트롯 출신의 가수 '영탁'과 영탁막걸리의 제조사 '예천양조' 사이에서 상표권 분쟁이 지속되고 있습니다.
예천양조는 지난 22일 영탁 측이 '연간 50억, 3년간 150억 규모의 광고계약을 요구했다'고 폭로하며 확전 양상입니다. 영탁 측은 '그러한 요구를 한 사실이 없다'고 부인하며 맞서고 있습니다.
양 당사자가 주장하는 상표권 사용에 관한 진실, 그 숨은 법적 쟁점들을 살펴보겠습니다.
■ '영탁'의 방송 출연, 그리고 이어진 '예천양조'의 막걸리 런칭
예천양조는 2018년 설립된 막걸리 양조 회사입니다.
신제품 런칭을 앞두고 예천탁주의 약자 '예탁', 진짜탁주의 약자 '진탁', 백구영탁주의 약자 '영탁', 예천의 관광지 '회룡포'를 상표 후보로 검토하고 있었습니다.
그러던 중 TV조선 미스터트롯에서 가수 영탁이 '막걸리 한잔'을 부르는 것을 보고 '영탁'으로 상표를 최종 선정한 것으로 알려져 있습니다.
가수 영탁이 출연한 방송 일자는 2020년 1월 23일, '예천양조'가 특허청에 '영탁' 명칭에 대해 상표출원을 한 것은 방송 5일 뒤인 2020년 1월 28일입니다.
이후 가수 '영탁'은 '예천양조' 측과 광고모델 계약을 체결하였고, 2020년 5월 13일 '영탁막걸리'가 출시되어 전국적인 인기를 얻게 되었습니다.
■ 특허청은 '예천양조'의 상표권 등록을 거절
특허청은 '예천양조'가 상표출원한 '영탁' 명칭에 대해서, 유명 연예인의 예명인 '영탁'에 대해서는 당사자의 동의 없이는 상표권을 획득할 수 없다고 판단하였습니다.
예천양조는 "광고모델 계약을 통해 상표 등록까지 허락한 것이다"라는 취지의 답변을 하였지만, 특허청은 "광고모델 계약을 통해 상표 사용에 대해 묵시적으로 승낙하였더라도, 상표를 등록받는 것까지 승낙한 것은 아니다"라고 유권해석하며 예천양조의 '영탁' 상표권 등록을 거절하였습니다.
상표법은 '유명인의 성명, 예명'에 대해서 상표권을 획득하기 위해서는 이들의 인격권을 보호하기 위하여 유명인의 승낙을 요구하고 있기 때문입니다. (상표법 제34조제1항제6호)
이번 재협상 과정에서도 가수 '영탁'이 예천양조의 상표권 등록을 승낙할 것인지가 관전 포인트였습니다.
■ 상표 '사용'과 상표 '등록'은 어떤 차이가 있을까?
예천양조는 "상표를 적법하게 사용할 수 있는지 여부는 상표를 등록받을 수 있는지 여부와 별개의 논의이고, 예천양조가 '영탁' 상표권 등록을 받지 못하였다고 해서 '영탁' 상표를 사용할 수 없는 것은 아니다"라는 취지의 주장을 하였습니다.
상표법은 모든 상표에 대해 '등록'을 강제하고 있지는 않습니다. 실제 자신의 브랜드를 상표권 등록을 받지 않고, 그대로 '사용'하는 업체들도 많은 것이 현실입니다.
즉, 상표권 '등록' 여부와 상표권 '사용' 여부는 별개의 논의인 것은 사실입니다.
다만, 예천양조가 상표권을 등록받지 않는 경우에 자신이 '영탁' 상표를 독점적으로 사용할 수는 없습니다. 다른 업체들이 '영탁' 상표를 사용하더라도 그 사용을 금지하거나 손해배상할 수 없게 됩니다. (상표법 제107조, 제109조)
이렇게 당사자가 법률적 불이익을 감수하고 미등록 상표를 사용하는 것은 당사자의 선택의 문제입니다.
■ 유명인의 '퍼블리시티권' 분쟁 가능성 존재
예천양조가 상표를 등록하지 않고 그대로 사용하는 것은 선택의 문제이지만, 예천양조가 '영탁' 상표를 계속 사용하는 것에는 다소 분쟁의 소지가 있습니다.
'퍼블리시티권(Right of Publicity)'은 유명인의 성명, 초상 등의 경제적 가치를 상업적으로 이용할 수 있는 권리를 말합니다.
지난 2015년에는 걸그룹 미쓰에이 수지가 '수지 모자'라는 이름으로 상품 광고를 한 인터넷 쇼핑몰을 상대로 퍼블리시티권 침해 소송을 제기하여 승소하기도 하였습니다.
유명인의 성명, 초상 등을 사용할 수 있는 권리는 '성명권과 초상권'에 기초한 것으로 가수 '영탁'이 자신의 예명에 대해서도 퍼블리시티권을 주장하며 소송을 제기한다면 분쟁은 지속될 수 있습니다.
특허청에서 이미 '영탁' 상표에 대해 이미 전국적인 인지도를 가지는 가수 '영탁'의 예명과 동일하다고 판단하였고,광고 모델을 통해 적극적인 마케팅을 진행하였던 이력은 예천양조 측에 불리한 요소로 작용할 여지가 높습니다.
다만, 퍼블리시티권은 명문으로 규정되어 있지 않아 어느 한 쪽의 우위라고 결론짓기는 어려운 상황입니다.
■ '영탁' 상표권 분쟁, 그 향방은?
예천양조 측의 상표출원이 거절되자 가수 '영탁'은 예천양조 측의 상표출원이 거절되자 막걸리 등을 상품으로 하여 여러 건의 상표출원을 하였습니다.
상표출원일은 2020년 8월 19일로 광고 계약이 종료되기 이전의 출원이므로, 해당 상표출원은 계약관계를 통하여 타인이 사용 중인 상표임을 알면서 상표출원한 것으로 등록받지 못할 가능성이 높습니다. (상표법 제34조제1항제20호)
그렇다면, 현재로서는 양 당사자의 합의가 없다면 가수 '영탁'과 '예천양조' 모두 상표권 등록을 받지 못하게 될 것으로 보입니다.
상표법에서 인정하는 상표 사용권 제도를 통해 합리적인 비용의 라이선스 계약을 통해 문제를 해결하는 것이 최선의 방법이지만, 당사자간의 이견이 큰 상황에서 합의까지는 쉽지 않은 상황입니다.
제품의 브랜드를 새롭게 변경하거나, 법률적 리스크를 감수하고 분쟁을 지속할 지 선택의 기로에 놓여 있습니다.
영탁막걸리의 출시일을 가수 '영탁'의 생일로 정하고, 전속계약을 통해 마케팅을 지속하면서 가수 '영탁'의 인지도가 제품의 흥행에 큰 영향을 끼친 것은 부인할 수 없는 사실입니다.
그리고, 초창기 양조 회사의 모델로 발탁되며 시너지 효과를 누린 측면도 있는 만큼 상호 원만한 합의를 통해 분쟁이 마무리될 수 있기를 바랍니다.
