by
May 11. 2020
2-3. 만료된 특허로 돈을 벌수 있을까?
미국 Kimble v Marvel 판결
특허권은 존속기간 내에서 유효하다.
다시 말해 특허권의 존속기간이 끝나면 특허기술은 누구나 자유롭게 쓸 수 있다.
한편, 특허권의 기술은 다른 사람에게 쓸 수 있도록 허가해줄 수 있는데 이를 라이센싱이라고도 한다. 이때 실시권자(허락받은 사람)는 특허권자(허락해준 사람)에게 특허 사용료를 지불하는 경우가 대다수이다.
그렇다면,
존속기간 이후에 특허 사용료를 내기로 하는 라이센싱 계약은 유효할까?
결론부터 말하면, 한국/미국/중국 모두 이러한 라이센싱 계약은 무효일 가능성이 크다.
먼저 우리나라에서 이러한 행위는 공정거래법 위반으로 판단될 가능성이 높다. 실제로 공정거래위원회에서 이를 불공정거래행위로 판단한 바 있다.
2004년 Q사는 국내 휴대폰 제조사인 A사, B사와 CDMA 기술 라이선스 수정 계약 및 WCDMA 기술 라이선스 계약을 체결하면서, A사와 B사에게 라이선스 한 특허권이 소멸하거나 효력이 없게 된 이후에도 로열티의 XX%를 계속 지불하도록 하는 내용으로 계약을 체결하였다. ..(중략)..
공정거래위원회는 Q사가 휴대폰 제조사에게 라이선스 한 특허권이 소멸하거나 효력이 없게 된 이후에도 로열티를 지불하도록 하는 내용으로 계약을 체결한 행위는 피심인들의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 거래상대방에게 불이익이 되도록 거래조건을 설정한 행위로 공정거래법 제23조 제1항 제4호 및 동법 시행령 제36조 제1항 관련 〔별표 1〕불공정거래행위 유형 및 기준 제6호 라. 목에 해당한다고 판단하였다.
(공정거래위원회 의결 제2009-281호,2009.12.30.171-182면.)
미국은 2015년 이에 관한 대법원 판결이 있다.
사실 관계를 간단히 설명하면, Stephen Kimble 이 왼쪽 그림의 손바닥에서 거미줄을 쏘게 할 수 있는 장난감 특허를 갖고 있었는데, Marvel Entertainment에서 오른쪽 그림의 장난감을 무단으로 판매하여, 1997년 Kimble이 Marvel을 상대로 특허침해 소송을 제기하였다. 2001년 항소심 중 양측은 합의하면서 라이선스 계약을 체결하는데 이때 특허 사용료 지급의 종기(만료일)를 계약서에 명시하지 않았다. 2008년 특허권의 존속기간이 만료된 이후, Marvel이 특허 사용료를 지급하지 않자 Kimble은 Marvel을 상대로 계약 위반을 이유로 하는 소송을 제기하였고, Marvel 은 라이선스 계약을 이행할 의무가 없다는 확인판결을 반소로 청구하였다.
이에 대해 2015년 연방대법원은 특허권의 존속기간이 만료되면 실시권자에게 실시료 지급의무가 없다고 명시적으로 판시하였다. (단, 일부 조건을 만족하는 경우 예외로 인정되는 경우도 있음)
