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계정을 잊어버리셨나요?

by 송의석 Jan 07. 2024

특허권을 이용한 가지급금 정리

무엇을 조심해야 하고, 어떻게 이용할 수 있을까?

대표이사의 가지급금을 정리하는 방법 중 하나로 대표이사 명의의 특허권을 법인에 양도하는 것입니다.

특허권은 하나의 재산권으로 타인에게 양도를 할 수 있으며, 이 양도금을 이용하여 가지급금을 정리할 수 있습니다. 다만, 유의할 사항은 진정으로 대표이사가 개발한 특허권을 양도하여야 하며, 그 평가액이 합리적이어야 한다는 점입니다.

이번 포스팅에서는 특허 가치평가, 특허 발명의 제품 적용 여부 등에 대한 내용은 다루지 않겠습니다.

해당 내용은 다음 포스팅에서 다루도록 하겠습니다.

대표이사가 진정한 발명자인가?

과세관청에서 특수관계인과 특허권 양도 거래 시 가장 중요하게 판단하는 부분이 대표이사가 진정한 발명자인가 입니다.

여기에는 두 가지 이슈가 있습니다.

1. 대표이사가 정말로 발명한 것이 맞는가?

가장 먼저 판단하는 부분이 법인의 직원들이 개발한 발명을 대표이사가 자신의 명의로 출원했는지 여부입니다. 예를 들어, 법인에 연구개발부서에서 발명을 한 후, 대표이사가 이를 개인의 명의로 출원하는 경우, 실질적인 소유권은 대표이사가 아닌 법인의 것이 됩니다.

이를 극복하기 위해서는, 대표이사가 진정으로 발명했는지 여부를 입증할 수 있어야 합니다.

대표이사가 스스로 연구노트를 작성하고, 외부기관 등에 실험을 의뢰하여 데이터를 획득하였는지 등과 같이 실질적으로 대표이사가 발명을 했다는 것을 증명할 수 있어야 합니다.

2. 대표이사의 발명이 직무발명에 해당하지 않는가?

두번째 문제가 되는 부분은 직무발명입니다.

대표이사가 직접 발명을 하였다고 하더라도 직무발명에 해당한다면 특허에 대한 권리를 법인이 가지게 됩니다.

발명진흥법 제2조 제2호는 '직무발명'이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이라고 규정하고 있습니다.

즉, 발명이 회사의 업무에 속하고, 대표이사의 직무에 해당하는 경우, '직무발명'에 해당하며, 직무발명에 대한 권리는 회사가 승계하여 특허출원을 하거나 무상의 통상실시권을 가질 수 있습니다. 예를 들어, 정수기를 만드는 회사의 업무는 정수기 개발, 제조, 판매 등이 될 수 있으며, 연구원의 직무는 정수기 개발이 될 수 있습니다. 따라서, 연구원의 발명은 직무발명에 해당할 수 있습니다.

반면, 발명이 회사의 업무에 해당하지만, 대표이사의 직무에 해당하지 않을 경우, '업무발명'에 해당하며, 이는 대표이사가 발명에 대한 특허권을 취득할 수 있습니다. 위의 예에서와 같이, 대표이사가 정수기에 대한 발명은 한 경우, 그 발명은 회사의 업무에 해당할 수 있습니다. 다만, 대표이사의 직무가 연구개발이 아닌 경우, 발명은 대표이사의 직무가 아닐 수 있습니다.

다만, 대표이사는 자신의 발명이 직무발명이 아닌 것을 입증할 수 있어여 합니다.

대표이사의 발명이 인정되지 않은 경우

조세심판원을 결정들을 살펴보면, 다음과 같은 이유로 대표이사의 발명이 인정되지 않고 있습니다.

대표이사가 제출한 연구노트는 단순 조립도 스케치 정도에 해당하고, 특허 내용을 구체적으로 실현하는 과정에서 실험이나 시제품 제작, 단계별 기록 등을 확인할 수 없는 등, 제출된 연구노트만으로는 대표이사가 발명에 이르기까지 개발과정에 참여한 내용이 확인되지 않는 경우

특허 내용이 시제품의 제작 및 다양한 실험이 필요하나 대표이사가 개인적인 연구시설이나 실험기구 등을 갖춘 사실이 확인되지 않으며, 대표이사가 개인적으로 지출한 관련 비용도 특허등록 비용 이외에 지출 증빙을 제시하지 못한 경우

회사에 연구개발 전담부서 또는 연구소가 있으며, 쟁점특허를 제외한 관련 기술분야의 특허를 출원한 경험어 회사가 발명에 전혀 관여하지 않았다고 단정할 수 없는 경우

대표이사의 노력이 일정부분 기여되었더라도 대표이사의 직무와 관련된 것으로 보이는 경우

대표이사의 발명으로 인정되는 경우

반면, 조세심판원은 다음과 같은 경우 직무발명이 아닌 것으로 인정하고 있습니다.

대표이사가 발명할 수 있는 전문지식을 갖추고 있는 경우

대표이사가 이전에도 유사한 다수의 특허를 대표이사 개인 명의로 출원, 등록한 경우

변리사의 기술서에 첨부된 대표이사의 연구노트 등이 구체적이어서 대표이사가 아이디어를 제공하거나 구상하였다는 주장에 신빙성이 있으며, 변리사와 담당자와 대표이사가 의견서와 보정서 초안을 공유하며 검토한 이메일 등을 제시한 경우

회사의 부설연구소가 개발하였다고 볼 만한 구체적인 자료 등이 부족한 것 경우

회사에 기술연구소가 있었으나 대표이사가 현재 또는 과거에 동 기술연구소에 소속되어 근무한 이력이 확인되지 않으며, 발명의 내용이 회사의 업무범위에 속한다고 하더라도 발명을 하게 된 행위가 대표이사에게 당연히 예정되는 직무에 속한다고 보기 어려운 경우

종합하면, 다음과 같습니다.

1. 대표이사가 직접 발명한 내용이 증명되어야 합니다.

이에 따라, 대표이사가 직접 구체적으로 작성한 연구 노트 등의 자료가 필요하며, 발명의 내용 상 실험이나 시제품 제작 등이 필요한 경우, 대표이사가 이를 수행한 증거가 있어야 합니다.

2. 직무발명에 해당하면 안됩니다.

이에 따라, 회사의 공적 서류 등에 대표이사의 직무 범위를 발명의 개발 업무가 아님을 명확하게 규정하고, 대표이사가 현재 또는 과거에 회사 연구소에 소속되어 근무한 이력이 없도록 해야 합니다.

3. 대표이사가 직접 특허사무소와 출원 업무를 수행하며, 대표이사의 개인 비용으로 모든 것들 진행해야 합니다.

이에 따라, 대표이사가 발명을 개발하는 과정에서 회사의 설비나 연구시설 등을 사용하지 않고, 관련 비용을 직접 지급하고 그 지출내역의 증빙서류를 확보해야 합니다. 또한, 특허출원 및 등록 과정에서 대표이사가 변리사와 직접 연락하여 의사소통하고, 특허출원 및 등록 비용도 대표이사가 개인적으로 지급하고 그 지출내역의 증빙서류를 확보해야 합니다.