상표법 발효가 외국 투자자들의 관심을 끌 수 있을까?
2023년 4월
Trademark Law 발효 및 후속조치 발표
SAC는 2023년 3월 10일 ‘공고 82/2023호’를 통해 2019년 1월 제정된 ‘Trade-mark Law(이하 ‘상표법 2019’)’가 2023년 4월 1일부터 발효된다고 발표했다. 발표에 앞서 MOC(Ministry of Commerce)의 IPD(Intellectual Property Department, 지식재산국)은 3월 8일과 9일 양일간 UMFCCI에서 상표법 시행, 상표법 세부 시행규칙 및 규정 추가 발표 등과 관련한 세미나를 개최했다. 군정은 ‘상표법 2019’ 발효 공고 이후 관련 후속 조치들을 잇따라 발표했다.
2023년 3월 29일, IPD는 공식 웹사이트에 TM-2 양식(대리인 선임 관련)에 관한 공고를 발표했다. 미얀마 국외 상표 출원인은 TM-2 양식을 통해 상표 출원 및 재제출을 담당할 미얀마 공식 상표 대리인을 임명해야 한다. 여러 상표를 출원하고자 하는 외국인 출원인도 1개 TM-2 양식만 제출하도록 하고 있으며, 출원 상표 목록은 TM-2 양식에 첨부하도록 하였다. MOC는 2022년 7월 1일, ‘공고 44/2022’를 통해 ‘상표법 2019’에 따른 상표권 등록과 관련한 다양한 서류 양식(TM 양식)들을 발표한 바 있다.
2023년 3월 31일, MOC는 ‘고시 제17/2023호’를 통해 상표 등록 규칙(Trade Mark Rules, 이하 TMR)을 발표했다. TMR은 상표 출원, 우선권 주장, 심사절차, 이의 신청, 등록 연장, 등록 상표의 양도 및 라이선스 기록, 등록 상표의 무효 및 취소, 상표 대리인의 선임 등에 관한 요건 및 절차를 규정하고 있다.
2023년 4월 1일, MOC는 SAC의 승인을 받아 IPA (Intellectual Pro-perty Agency, 지식재산청)을 설립하기 위한 ‘명령 제1/2023호’를 발표했다. IPA는 15명의 위원으로 구성되며, MOC의 차관이 IPA 청장을 맡고, 사무총장은 IPD국장이 각각 겸임한다고 발표했다.
IPD는 2023년 4월 1일, ‘공고 제1/2023호’를 통해 4월 3일부터 상표권 등록을 위한 2단계 (Soft Open Phase_SOP 2단계)를 시작한다고 발표했다. 그러나 2단계 등록 마감일은 별도로 명시하지 않았다. 상표권 등록을 위한 1단계는 2020년 8월 28일 자 MOC ‘명령 제63/2020호’를 통해 2020년 10월 1일부터 실시된 바 있다. 이번 공고를 통해 2020년 10월 1일부터 실시된 1단계 예비등록 기간이 종료되고, 1단계 상표권 예비등록 신청자들을 대상으로 한 2단계 예비등록 기간이 시작된다는 의미이디.
IPA는 2023년 4월 1일 ‘고시 제1/2023호’를 통해 다음과 같은 공식 수수료율을 발표했다.
IDP는 2023년 4월 5일 통지문을 통해 2단계 예비등록 마감시한을 그동안 알려진 것처럼 4월 26일이 아니라 5월 31일로 연장했으며, 예비등록 기간에 등록하지 못한 신상표들의 등록은 4월 26일부터 가능하다고 밝혔다.
상표권 등록 단계
2023년 3월 8일과 9일 개최된 상표법 관련 세미나에서 IDP는 상표권 등록을 위한 4단계를 소개했다.
o 1단계: 2020년 10월 1일부터 상표권 예비 등록 신청 시작
o 2단계: 2023년 4월 3일부터 1단계 신청자들을 대상으로 한 수수료 납부 및 대리인 선임을 통한 예비 등록 시작
o 3단계: 2단계 예비 등록기간에 등록된 상표들의 공식 등록 및 새로운 상표 등록
o 4단계: 2024년 미얀마 저작권법 및 산업디자인법 등록부 설립
1단계 (2020년 10월 1일 ~ 2023년 3월 31일)
MOC는 2020년 8월 28일 ‘명령 제63/2020호’를 통해 2020년 10월 1일부터 사전 상표 등록 신청을 받는다고 전격 발표했다. 이는 2019년 1월 30일 제정된 ‘상표법 2019’의 시행을 위한 사전 조치로 예비 등록기간을 통해 기존 상표 소유권자들의 상표 우선 등록 신청을 받겠다는 것이었다. 이 명령은 ‘상표법 2019 제93조 (A)항’에 해당하는 상표권 소유자들은 법 정식 시행 이전에 소유 상표를 사전 등록할 것과, 상표권 소유자가 ‘상표법 2019 제93조 (B)항’에 명시된 우선권을 누리고자 하는 경우 2020년 10월 1일부터 향후 상표 공식 등록일까지 사전 상표등록 신청을 해야 한다고 명시했다.
특히 예비 등록 신청이 가능한 상표는 미얀마 등기소 (Deeds and Documents Registration Office)에 이미 등록되어 있는 기존 상표나 미얀마에서 사용 중인 상표만 해당된다고 명시했다. 즉, 기존 상표권 소유권자만 사전 등록 신청이 가능하며 ‘상표법 2019 제93조 (A)항’이 적용되지 않는 상표 소유자는 예비 등록 신청 대상이 아니므로, ‘상표법 2019’ 발효 후 상표법 시행 규칙 및 규정에 따라 상표권 등록을 신청해야 한다고 밝혔다. 새로운 상표는 ‘상표법 2019’ 정식 발표 후 등록이 가능하다는 의미이다. 2020년 8월 기준 등기소에 등록된 상표는 20만 개 이상으로 알려져 있다.
상표권 소유권자는 대리 기관을 통하거나 직접 상표권 전자 등록 신청을 할 수 있도록 했다. 아울러 상표권 예비 등록 신청 시 제품이나 서비스 종류는 국제 상품 분류 NICE에 따라 세부 사항을 명시해야 하고 해당 상표가 미얀마에 이미 등록됐거나 사용 중이라는 증거로 지정 증빙서류를 제출하도록 했다.
1단계 예비등록 기간에 접수된 신청서(TM-1 양식)는 45,000건 이상이었던 것으로 알려졌다.
2단계 (2020년 4월 3일~ 2023년 5월 31일)
IPD는 2023년 4월 1일 자 공고를 통해 4월 3일부터 예비등록 2단계 (SOP 2단계)를 시작한다고 발표했다. 2단계 예비등록 절차는 1단계 상표권 등록 신청자들이 그 대상이다. ‘상표법
2019’ 관련 세부 시행규칙이 1단계 기간 동안 완전히 정비되지 못함에 따라 시행규칙이 마련된 이후 2단계 예비등록 절차를 시작한 것으로 보인다.
2단계 상표권 등록 신청자들은 상표 등록 신청서 (TM-1)를 빈칸 없이 작성하고, 대리인을 통해 신청하는 경우 상표권 대리인 임명 요청 양식 (TM-2)도 작성하여 네피도 또는 양곤 DIP 사무소에 직접 제출하거나 온라인으로 제출해야 한다. 특히 대리인을 임명하는 상표권자가 미얀마에 영주권이나 공식 사업장이 없는 경우, 영주권이 있는 국가의 공증인으로부터 공증받은 TM-2 사본을 제출해야 한다.
IPD에 상표 등록 신청서 제출과 IPD의 POS (Point-of-Sale) 시스템을 통해 공식 수수료 지불이 완료되면 영수증이 발급되며, WIPO (World Intellectual Property Organization) 계정이 있는 신청자는 WIPO File 시스템을 통해 공식 수수료를 납부할 수도 있다. 즉, IPD의 ‘명령 제63/2020호’에 따라 2020년 10월 1일부터 시작된 1단계 (SOP 1단계) 당시 상표 등록 가신청서를 제출한 경우, 2단계(SOP 2단계)에서 재제출된 신청서가 모든 요구 사항을 충족시키고 공식 재작성 비용 지불이 완료된 경우에만 상표출원을 수리한 날 즉 본등록 개시일 (소위 3단계 Grand Opening Date)을 출원일로 부여받게 된다는 의미이다. 이 공고는 2단계 예비등록 마감시한을 명시하지는 않았다.
본등록 (Grand Opening. 2023년 4월 26일)
새로운 상표의 등록은 예비 등록 단계가 모두 종료된 이후 본등록 단계에서 가능하다. 본등록 개시일에 대해서는 아직 공식 발표가 없다. 그러나 DIP 국장이 4월 4일 현지 언론을 통해 본등록 개시일이 4월 26일이 될 것으로 시사했다는 소문이 전해지며 본등록 개시일이 4월 26일로 알려지기 시작했다.
IPD는 관영언론 GNLM 2023년 4월 6일 자 상표 등록 관련 공지를 통해 SOP 기간 상표권 등록 신청자들이 공식적인 수수료를 지불하고 관련 양식(TM-1 & TM-2)을 제출해야 하는 마감일을 2023년 5월 31일로 발표했다. 아울러 신규 상표권 등록 접수는 2023년 4월 26일 공식적인 본등록(Grand Opening) 일부터 시작된다고 발표했다. SOP 기간 동안 등록 신청을 하지 못한 상표권자들에게 본등록 시작일인 4월 26일이 아니라 5월 31일까지 등록 기간을 연장해 주었으며, 예비 등록 기간에 등록 신청을 할 수 없었던 새로운 상표들에 대해서는 4월 26일부터 등록을 할 수 있도록 한 것이다.
4월 13일 현재, 소위 SOP 1, 2단계 기간 동안 등록 신청된 상표권이 공식적으로 등록되는 일자, 즉 ‘상표법 2019’에 따른 정식 상표권 등록이 4월 26일이 될지 아니면 접수 마감일인 5월 31일 이후가 될지에 대해서는 명확히 밝혀진 바가 없다.
‘상표법 2019’의 배경과 주요 내용
제정 배경
재산권 관련 법률들은 2015 년부터 논의가 시작되었고 2017 년 교육부가 세계 지식재산권기구(WIPO)의 지원을 받아 상표법, 산업디자인법, 저작권법 및 특허법 초안을 마련하여 의회에 상정했다. 이후 2018 년 2 월 12 일 연방 상원을 통과한 후속 절차가 계속 지연되어 오다가 2019년 1월 30일에 상표법과 산업디자인법이 제정되었다. 2019년 3월 11일 특허법이 제정되었고, 2019년 5월 24일 저작권법이 제정되었다.
지식재산권 문제와 관련하여 미얀마는 WTO 회원국으로서 무역 관련 지식재산권에 관한 협정 (Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights, TRIPS) 유예기간이 끝나는 2021년 7월 1일 이후에는 관련 협정을 반드시 준수해야 했다. 또한 아세안 회원국으로서 아세안 지식재산권 협력 기본협정 (ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation)도 준수해야 하므로 지식재산권 관련법 시행이 당시 시급한 현안이었다.
당시 NLD 정부는 2020년 3월 지식재산권 관련 정책, 전략, 실행계획 수립 및 시행 감독역할을 할 지식재산권중앙위원회 (Central Committee of Intellectual Property, 이하 CCIP)를 구성했고, 산하에 미얀마 지식재산권 신청 및 등록 업무를 총괄 관리할 미얀마 지식재산권 관리국 (Myanmar Intellectual Property Rights Agency, MIPRA)도 설립한 바 있다. 그러나 코로나 19 사태와 2021년 2월 1일 정변으로 인해 지식재산권 관련 실무 시스템 구축 등 제반 준비가 지연되어 왔다.
주요 내용
106개 항으로 구성된 ‘상표법 2019’는 선출원주의 채택, 전담법정 신설, 상표의 우선권 인정 등 국제 상표권 등록 관행과 궤를 같이하고 있다. 특히 기존 미얀마의 선사용 주의에서 상표를 먼저 출원한 자에게 상표권을 부여하는 선출원 주의로 변경된 것이 가장 큰 특징이다.
첫째 ‘상표법 2019’에 따라 이미 등록되어 사용되고 있는 상표라도 자동 인정되지 않으므로 기존 등록 상표권 소유권자도 재등록을 해야만 권한을 인정받을 수 있다. 재등록 기한은 구체적으로 명시되어 있지 않다. 상표권 유효기간은 등록일로부터 10년간이며, 만료 전 6개월 이내에 10년씩 연장 신청이 가능하다.
둘째, 전담 조직 신설을 규정했다는 점이다. 이에 따라 지식재산권 관련 업무를 관장하는 지식재산권 중앙위원회와 지식재산권 분쟁을 전문적으로 다루는 지식재산권 법정 및 미얀마 지식재산권청(MIPO)이 신설될 예정이다.
셋째, 상표 우선권과 취소를 인정했다. 파리협약이나 세계무역기구(WTO) 회원국에 상표를 등록한 상표권 소유자가 외국 회원국에 상표를 신청한 날로부터 6개월 이내에 미얀마에 상표를 신청할 경우 우선권을 주장할 수 있다고 규정하고 있다. 우선권 주장은 국제관례를 따를 것으로 전망된다. 또한 상표법 51항에는 등록일로부터 3년 이내 해당 상표가 제품이나 서비스에 사용되지 않을 경우 상표 등록이 취소된다고 명시되어 있다.
넷째, ‘유명상표’를 정의하고 이를 위조한 경우 법적 제재 조치를 가할 수 있도록 했다. 유명상표 인정 절차나 방법은 구체적으로 밝히고 있지 않지만 주요 글로벌 기업 상표는 유명 상표로 인정받을 것으로 전망된다. 상표권 위반으로 손해를 입은 경우 제삼자의 상표 신청과 등록에 대해 반대나 취소 조치를 청구할 수 있도록 했다.
다섯째, 상표법 위반 제품에 취할 수 있는 법적 조치를 명시했다. 상표권 소유자는 미얀마 관세청에 상표권 침해 제품의 수입 금지 조치를 신청할 수 있고, 관세청은 해당 제품을 압류할 수 있다. 여행자가 개인적인 용도나 비상업적 목적으로 소량 수입한 제품에 대해서는 예외를 인정한다고 밝혔지만 ‘소량’에 대한 정의는 포함되지 않아 분쟁의 소지는 남아 있다.
여섯째, 상표 등록 여부 결정을 위한 기준을 명시했으며, 차별성이 결여되거나 미얀마의 품위 및 문화, 도덕성에 부정적 영향을 미치는 상표는 등록이 불가능하도록 했다. 지리적 표시도 등록 가능하며 상표와 유사한 권리도 부여된다. 등록된 지리적 표시는 최초 10년간 보호되며 10년씩 경신할 수 있다.
같은 날 접수되는 다수 신청서 간 분쟁이나 기존 등록 상표와 신규 등록 상표 간 분쟁 조정 방안이 확실히 마련되지 않았기 때문에 상표권자들 간의 분쟁의 소지는 남아있다.
향후전망
한국국제금융학회는 2013년 ‘개발도상국의 지식재산권 보호와 외국인직접투자 관계 분석’이라는 보고서를 통해 개발도상국의 지식재산권 보호 정도와 외국인직접투자 유입 사이에는 양(+)의 상관관계가 존재하는 것으로 나타났다고 밝혔다. 개발도상국의 지식재산권 보호 정도가 강할수록 선진국으로부터 외국인직접투자 유입이 증가하는 것으로 분석되었다고 보고했다. 아울러 개발도상국이 외국인직접투자 유치를 통해 경제성장을 달성하기 위해서는 최소한의 지식재산권 보호 수준과 효과적인 지식재산권 보호 체계를 정립할 필요가 있다는 정책적 함의를 표명했다(국제금융연구, 2013, vol.3, no.2, pp.75-96).
기존 연구를 인용하지 않더라도 군정이 ‘상표법 2019’ 발효를 서둘러 발표한 배경에는 미얀마에서 철수하려는 외국 기업들을 붙잡고, 새로운 외국인 투자를 유치하고자 하는 강한 의지가 엿보인다. 그러나 상표법 시행 과정에서 발생할 수 있는 여러 문제에 대한 얼마나 준비가 되어 있는지는 의문이다. 4월 1일, 예비등록 2단계 기간이 4월 3일부터 실시된다고 전격적으로 발표하고, 비공식적으로 예비등록 마감시한이 4월 26일까지로 알려졌다가 4월 5일 급하게 등록 마감시한을 5월 31일로 한 달 이상을 연기한 것을 보면 아직 준비가 제대로 되지 않았다는 인상을 지울 수가 없다. GNLM는 3월 27일 자 기사를 통해 IDP 사무소를 양곤과 만달레이에도 개설할 예정이라고 보도했다. 상표권 등록신청이 네피도에서만 가능한 불편을 해소하기 위한 조치지만 여러 준비가 미흡해 보인다.
그러나 군정이 ‘상표법 2019’ 시행을 강력히 서두르고 있는 것을 감안할 때 기업들은 상표권 확보를 위해 상표권 등록을 서두를 수밖에 없을 것이다. 아직 미얀마에 진출하지 않은 외국 기업들도 대리인을 통해 상표권을 우선 등록해 둘 가능성이 크다. 군정 입장에서는 상표법 발효를 통해 외국 투자자들의 이목을 끌 수 있을 뿐만 아니라 국제 표준이나 기준에 부합하는 국가라는 이미지 제고까지 두마리 토끼를 잡을 수 있는 전략이다.
