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by 정혜윤 변리사 Jan 03. 2024

상표권 침해 경고장을 받았을 경우? (경고장 검토비용)

안녕하세요. 더클라쎄 특허법률사무소 정혜윤 변리사입니다.

많은 대표님들이 상표권의 중요성을 간과하시고, 상표권을 등록하지 않은 채로 사업을 시작하고 계십니다. 그런데 문제는 상표권이 없는 상태로 사업을 하시다 보면 상표권 침해 경고를 받는 경우들이 종종 발생합니다. 타인의 상표권을 침해하는 경우, 민사상 손해배상뿐만 아니라 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 해당하는 형사상 처벌을 받을 수 있습니다. 그렇기 때문에 사업을 시작할 때 내 사업의 브랜드나 상호가 타인의 상표권을 침해하지 않는지, 그리고 내 사업의 상표권을 확보하는 것이 매우 중요합니다.

더클라쎄에도 종종 상표권 침해 경고장을 받고 당황하신 채로 연락오시는 경우들이 있는데요. 경고장들에 대해 더클라쎄 전문가들이 문제없이 사건이 종결될 수 있도록 가이드를 해 드리고 있습니다.

이번 칼럼에서는 상표권 침해 경고장을 받은 경우, 어떻게 대응해야 하는지 알아보겠습니다.

상표권의 유효성 검토

상표권이 유효한 권리인지를 가장 먼저 확인해 보아야 합니다. 특허정보검색서비스인 KIPRIS를 통해 상표 등록원부를 확인해 보실 수 있습니다. 부동산의 등기부등본과 같은 개념이라고 생각하시면 됩니다.

상표 등록원부를 통해 적법하게 "등록"된 권리인지, 권리자가 누구인지 확인할 수 있습니다.

만약 상표권이 등록되지 않고, 출원 이후 거절되었거나 포기, 무효 등으로 권리가 없는 상태라면 적법한 권리에 기반한 침해 주장이 아닙니다. 다만, 상표권이 아직 등록되지 못하고 심사 중이더라도, 경고장을 발송한 날부터 상표권이 등록된 날까지 기간에 대해서 손실보상청구를 할 수 있기 때문에 주의해야 합니다.

또한, 적법한 권리자가 경고장을 보낸 것인지 확인해 보아야 합니다. 상표권자나 전용실시권자가 아닌 자가 경고장을 보낸 것이라면 그 침해 주장은 타당하지 않습니다. 즉, 통상실시권자는 침해 주장을 할 권한이 없기 때문에 통상실시권자가 보낸 침해 경고장은 유효한 경고 내용이 아닙니다. 다만, 상표법상 상표권의 침해는 비친고죄이기 때문에, 상표권자가 직접 고소하지 않더라도 누구든 침해 사실을 인지한다면 형사법상 처벌 대상이 될 수 있습니다.

상표와 상품의 동일 또는 유사 여부 검토

상표법 제108조(침해로 보는 행위) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.
1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 행위
2. 타인의 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부ㆍ판매ㆍ위조ㆍ모조 또는 소지하는 행위
3. 타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작ㆍ교부ㆍ판매 또는 소지하는 행위
4. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위

상표법 제108조에 따라 등록된 상표권의 권리범위는 동일한 상표를 사용하는 것뿐만 아니라, 유사한 상표를 유사한 상품에 사용하는 경우까지 효력이 미칩니다. 따라서, 등록된 상표 및 지정상품과 침해 경고장을 받은 자가 사용하는 상표(브랜드, 상호 등) 및 사용 상품(서비스)의 유사성을 확인해야 합니다.

전혀 상이한 서비스에 유사한 상표를 사용하고 있는 경우에는 상표법상 침해에 해당하지 않습니다.

예를 들어, 유명 치킨 브랜드 푸라닭은 글로벌 명품 브랜드 프라다와 유사한 로고를 사용하고 있습니다. 그러나, 푸라닭을 사용하는 상품 및 서비스는 치킨 및 외식업이기 때문에 프라다의 상품인 가방, 지갑 등과 완전히 상이합니다. 즉, 유사한 상표를 사용하기는 하나, 전혀 상이한 상품 및 서비스에 상표를 사용하고 있기 때문에 침해가 아닙니다.

상표와 상품의 동일, 유사 판단은 법리에 따라 세부적으로 살펴보아야 하기 때문에, 전문가들을 통해 확인하시는 것이 좋습니다.

상표권의 효력 제한 사유 검토

제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.
1. 자기의 성명ㆍ명칭 또는 상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장 또는 저명한 아호ㆍ예명ㆍ필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표
2. 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품의 보통명칭ㆍ산지ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상ㆍ가격 또는 생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표
3. 입체적 형상으로 된 등록상표의 경우에는 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일ㆍ유사한 형상으로 된 상표
4. 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표
5. 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표

양 상표가 동일, 유사 범위에 있더라도 상표법 제90조에서 정하는 효력 제한 사유에 해당할 경우에는 상표권을 행사할 수 없습니다. 자신의 성명, 상품의 품질 또는 가공방법에 대한 내용, 현저히 알려진 지리적 명칭 등은 효력 제한 사유에 해당합니다.

특허법원 2019허8774 판결: 등록 상표 (좌) 사용 상표 (우)

특허법원 2019허8774 판결에서는 피고가 사용하고 있는 [신응수가 통뼈감자탕] 상호의 "통뼈감자탕"는 감자탕에 들어가는 원재료 또는 품질 표시로 성질 표시에 해당한다고 판시하였습니다. 따라서, [신응수가 통뼈감자탕]의 "통뼈감자탕" 부분은 제90조 제1항 제2호에 따라 상표권의 효력이 미치지 않는 범위이며, 등록상표권 [통뼈]의 권리범위에 속하지 않는다는 결론이 내려졌습니다.

즉, 타인의 등록 상표와 유사한 상표를 사용하더라도, 유사한 부분이 그 상품이나 서비스의 성질을 나타내는 것이라면 결론적으로 침해가 아니게 됩니다.

선사용권 주장 가능성 검토

제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) ① 타인의 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.
1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것
2. 제1호에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것

상표권자가 상표를 출원하기 전부터, 해당 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하고 있던 자는 선의의 사용자로서 법적인 보호를 받을 수 있습니다. 즉, 선사용권자는 동일, 유사한 등록 상표권이 있더라도 합법적으로 계속하여 사용할 권리를 가지게 됩니다.

상표권의 출원일과 자신의 사용 일자를 비교하여, 출원일보다 더 빠른 날부터 상호나 브랜드명을 사용하였다면 선사용권자로 인정받을 수 있습니다.

상표권 침해에 해당하지 않을 경우 대응 방안

상표권 침해에 해당하지 않을 경우에는 침해가 아니라는 취지의 답변서를 보내고, 무의미한 경고장으로 지속하여 보낼 경우 영업방해에 해당할 수 있다는 것을 알릴 수 있습니다.

상대방의 경고장이 지속적으로 온다면 권리범위확인심판을 통해 해당 상표권을 침해하고 있지 않다는 내용의 판결을 받아낼 수도 있습니다. 그뿐만 아니라, 상대방의 상표권이 무효, 취소 또는 등록 거절 사유에 해당한다면 무효심판, 취소심판, 상표 출원에 대한 정보 제공을 통해 상표 등록을 못하도록 막거나, 소급하여 등록이 없던 것으로 만들 수 있습니다.

상표권 침해에 해당할 경우 대응 방안

상표권 침해에 해당하는 것이 명백하다면, 상표권 침해에 따른 민형사상 제재 대상이 될 수 있습니다. 따라서, 상표 사용을 즉각적으로 중단하고 상호 등을 변경해야 합니다. 또는 상표권자에게 로열티를 지불하고 사용권을 받거나, 등록된 상표권을 사 와서 기존 상호를 계속 사용할 수도 있습니다.

경고장 검토 비용

경고장을 받으신 경우, 해당 상표 침해 경고장에 대한 검토 비용은 20만 원 내지 50만 원입니다.

일반적인 상표권 침해 경고장의 경우, 더클라쎄에서는 20만 원에 검토를 진행하고 있으며, 복잡한 사건의 경우 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.

이번 칼럼에서는 상표권 침해 경고장을 받았을 경우의 대응 방안에 대해 알아보았습니다. 침해가 아닌 것으로 판명되는 경우가 상당히 많으며, 이 경우에는 답변서를 송부 함으로써 간략하게 사건 종결이 가능합니다. 상표권 침해 판단이나 경고장 송부에 대해 더 궁금한 점이 있으신 경우, 언제든지 더클라쎄로 연락 주시기 바랍니다.