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by 정혜윤 변리사 Jan 03. 2024

침해당하고 있는 내 상표권 보호방법 (경고장 비용)

안녕하세요. 더클라쎄 특허법률사무소 정혜윤 변리사입니다.

상표는 기업이나 제품을 다른 것들과 구별하기 위한 중요한 수단입니다. 상표는 소비자들이 특정 브랜드나 제품을 식별할 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어, Apple이라고 하면 글로벌 기업인 애플을 떠올리는 경우가 많은 것처럼, 상표는 소비자들의 인식 측면에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 상표가 유명해지면 해당 상표의 저명함에 무단으로 편승하려는 경우들이 발생합니다. 이때, 등록된 상표권이 있다면 법적인 조치를 취하는 것이 용이해집니다.

이번 칼럼에서는 상표권 침해가 발생했을 경우, 어떻게 조치를 취해야 하는지 알아보도록 하겠습니다.

상표권 침해란

상표권 침해는 제3자가 등록된 상표를 무단으로 사용하거나, 비슷한 상표를 사용하여 혼란을 일으켜 상표 소유자의 권리를 침해하는 행위를 의미합니다.

다양한 상표권 침해 유형들이 있으며, 아래 유형들이 대표적인 상표권 침해 행위입니다.

1. 무단 사용: 다른 당사자가 등록된 상표를 소유한 사람의 허락 없이 사용하는 경우

"샤넬"이라는 등록 상표를 프랑스 소재 샤넬 브랜드가 아닌 제3자가 사용하는 경우 상표권 침해에 해당합니다. 짝퉁을 판매하면서 유명 브랜드들의 로고를 붙여서 판매하는 경우, 해당 침해 유형에 속하며 상표법상 침해에 해당하는 것입니다.

2. 혼동을 일으키는 사용: 유사한 상표를 사용하여 소비자들을 혼란에 빠트리는 행위

기존 상표와 비슷한 디자인, 로고 또는 단어를 사용하여 소비자들이 양 상표를 구분하기 어려운 경우 상표권 침해에 해당합니다.

위 사례를 보면, 오른쪽 로고는 NIKE의 상표와 유사한 단어와 거의 동일한 디자인을 사용하여 소비자들에게 혼란을 줄 수 있습니다. 위 사례 외에도 addidas를 모방한 addidos, Louis Vuitton을 모방한 Louis Vuiton 등이 이에 해당합니다.

3. 악의적 상표 등록: 다른 상표 소유자의 명성 또는 브랜드를 악용하여 동일하거나 유사한 상표를 등록하는 행위

소위 말하는 상표권 알박기의 경우가 해당 침해 유형에 속합니다. 국내에서 대표적인 사례가 바로 월마트 케이스입니다.

글로벌 리테일 기업 월마트가 한국에 진출하기 전, 1993년도 국내의 한 개인이 WAL-MART(월마트) 대한 상표권을 선점하였습니다. 이후 1998년, 월마트가 한국에 진출하였고 월마트와 관계없는 국내 개인의 WAL-MART 상표권 선점이 문제가 되었습니다. 이에 따라 월마트가 상표권을 선점한 개인과 상표권 양도 협상을 시도하였으나 협상이 결렬되었습니다. 결국 월마트 상표권은 법적 분쟁으로 이어졌으며 최종적으로 본래 권리자인 월마트가 상표권을 획득하게 되었습니다.

상표권 침해 판단 방법: 동일·유사 상표, 동일·유사 상품

상표법 제108조(침해로 보는 행위) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.
1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 행위
2. 타인의 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부ㆍ판매ㆍ위조ㆍ모조 또는 소지하는 행위
3. 타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작ㆍ교부ㆍ판매 또는 소지하는 행위
4. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위

상표법 제108조에서는 상표권의 침해를 판단하는 방법에 대해 규정하고 있습니다. 제108조의 가장 핵심적인 요소 2가지 제3자가 (1) 등록 상표와 동일/유사한 상표를 (2) 동일/유사한 상품에 사용해야 한다는 것입니다.

동일한 상표를 유사하지 않은 상품에 사용하거나, 유사한 상표를 유사하지 않은 상품에 사용하는 경우에는 침해가 아닙니다.

유명 치킨 브랜드 푸라닭은 글로벌 명품 브랜드 프라다와 유사한 로고를 사용하고 있습니다. 그러나, 푸라닭을 사용하는 상품 및 서비스는 치킨 및 외식업이기 때문에 프라다의 상품인 가방, 지갑 등과 완전히 상이합니다. 즉, 두 가지 요건 (1) 등록 상표와 동일/유사한 상표, (2) 동일/유사한 상품 중에서 첫 번째 요건에는 해당하나 두 번째 요건에는 해당하지 않기 때문에 상표 침해가 아닙니다.

상표 및 상품의 유사 판단 방법

상표의 유사성은 양 상표가 외관, 칭호(호칭), 관념(의미) 중 어느 한 가지 이상의 점에서 유사하여 그들 상표가 동일 또는 유사한 상품에 사용될 경우 거래자나 일반 수요자들이 그 상품의 출처에 대해 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우를 말합니다. 위 사례에서, 삼각형의 로고와 서체가 유사하며(외관), PURADAK과 PRADA의 칭호가 유사하기 때문에 양 상표는 유사하다고 판단할 수 있습니다.

상품의 유사성은 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우, 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는지를 기준으로 판단됩니다. 위 사례에서 치킨 및 외식업에 프라다와 유사한 상표를 사용하더라도 명품 브랜드 프라다와 오인될 우려가 없기 때문에 양 상품·서비스는 상이하다고 판단할 수 있습니다. 그러나, PURADAK을 백팩이나 카드지갑 등에 사용한다면, 명품 브랜드 프라다와 오인될 우려가 있기 때문에 양 상품·서비스는 유사하다고 판단할 수 있습니다.

상표와 상품의 동일, 유사 판단은 법리에 따라 세부적으로 살펴보아야 하기 때문에, 전문가들을 통해 확인하시는 것이 좋습니다.

상표권 침해 손해배상

상표법 제109조(손해배상의 청구) 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있다.

상표법 제111조(법정손해배상의 청구) ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 1억원(고의적으로 침해한 경우에는 3억원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

상표법 230조(침해죄) 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

상표법 제109조 및 제111조에 따라, 상표권 침해행위에 대해 손해배상을 청구할 수 있습니다. 또한, 상표권을 침해한 자는 상표법 제230조에 따라 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.

상표권이 침해된 경우 손해배상청구 소송을 통해 손해배상금을 받을 수 있습니다. 또한, 손해배상청구 소송보다는 조금 더 간략한 절차인 상표 권리범위 확인 심판을 진행하여, 상대방이 나의 권리를 침해했다는 재판부의 판단을 받고 합의를 통해 보상금을 받을 수 있습니다.

상표권 침해에 대한 경고장 송부

상표법 제107조(권리침해에 대한 금지청구권 등) ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

상표권 침해행위를 발견했을 때 즉각적인 대처 방법으로 사용되는 것이 바로 내용증명을 통한 서면 경고입니다. 경고장에는 일반적으로 권리침해를 중단하라는 내용과 손해가 발생하였으니 이를 배상하라는 내용이 포함됩니다.

구체적으로는, 상표권을 침해한 자에게 상표법 제107조에 따라 권리 침해를 중지할 것을 요구할 수 있습니다. 또한, 상표권 침해 행위가 지속적으로 이루어진다면 손해배상청구소송, 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금 등 법적인 조치가 취해질 수 있음을 알릴 수 있습니다.

상표권 침해에 대한 경고는 상표권 등록 전에도 가능합니다.

출원 공고 이후의 침해 경고: 출원인이 서면경고를 하고 업무상 손실에 상당하는 보상금을 상표권이 등록되면 청구할 수 있습니다. 출원 중에 경고장을 보내고 그 이후에 등록이 되는 경우, 경고장을 발송한 날부터 상표권이 등록된 날까지에 대해서 손실보상을 청구할 수 있습니다.

출원 공고 이전의 침해 경고: 상표등록 출원의 사본을 제시하고 서면경고를 할 수 있습니다. 이 경우에도 마찬가지로 서면경고 후 상표권이 등록된 날까지에 대해서 손실보상을 청구할 수 있습니다.

상표권 침해 경고장 대리 비용

상표권 경고장 송부를 위한 대리인 비용은 20만 원 내지 50만 원입니다.

일반적인 상표권 침해 사건의 경우, 더클라쎄에서는 20만 원에 경고장 송부 업무를 대리하고 있으며, 복잡한 사건의 경우에는 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.

이번 칼럼에서는 상표권 침해와 경고장 송부에 대해 알아보았습니다. 많은 침해 사건들의 경우, 경고장을 송부함으로써 침해행위가 중단됩니다. 소송이나 심판 등 길고 지루한 법적인 절차 없이도 간단한 내용증명을 통해 침해행위를 중단시킬 수 있습니다. 상표권 침해 판단이나 경고장 송부에 대해 더 궁금한 점이 있으신 경우, 언제든지 더클라쎄로 연락 주시기 바랍니다.