스타트업과 지식재산권(3)
스타트업의 특허출원 시 고려사항
스타트업의 특허출원 시 고려사항
지식재산권 중 가장 강력한 장벽을 형성하며, 기술기반 스타트업에게 필수적인특허에 대해 좀더 심층적으로 검토한다. 스타트업은 새롭게 부상하고 빠르게 성장하는 속성을 가지고 있어, R&D 로드맵 및 그에 따른 IP R&D 전략과 같은 체계적 준비가 부족하다. 따라서, IP포트폴리오에 대한 계획이 수립된 스타트업이라도 막상 특허출원 준비를 시작하면 특허에 대한 이해 수준이 천차만별인 경우가 많다.
신규성 내지 진보성과 같은 특허요건부터 특허청구범위의 권리범위 해석까지 특허법의 법리를 명확하게 이해하고 있는 스타트업도 존재하지만, 특허출원을 하려는 이유와 특허권을 얻었을 때 얻는 효용과 한계에 대한 이해가 부족한 스타트업도 존재한다.
사업의 비즈니스모델까지 수시로 변경하는 스타트업의 속성을 고려할 때, 사전에 모든 상황을 철저하게 준비하고 특허출원을 진행하는 것이 용이하지 않지만, 다음의 이슈에 대해서는 사전 점검이 필요하다.
1. 특허출원 시점의 결정
특허출원을 완료한 출원인이 출원 후 심사결과를 받아보는 데 소요되는 시간은 평균 1년 이상이며, 결과적으로 특허 등록이 완료될 때 까지는 그 이상의 시간이 소요된다는 점이 고려되어야 한다. 빠른 사업 진행을 기본적인 속성으로 하는 스타트업에게 1년 이상의 시간은 상대적으로 긴 시간에 해당한다. 따라서, 사업 진행 일정과 특허 등록 일정이 서로 연계되어야 하는 상황이라면, IP포트폴리오 계획 시 시간 스케줄에 대한 계획도 함께 세워져야 한다.
기본적으로 계획된 스케줄에 따라 특허출원을 준비하되, 변수가 많은 스타트업의 사업 진행속도를 고려하여 심사시기를 조절할 수 있는 관련 제도를 적극적으로 활용함으로써 시간적 유연성을 확보하여야 한다.
2. IP포트폴리오 계획과 매칭된 특허출원
IP포트폴리오는 스타트업의 사업목표와 정렬되어야 한다는 점은 앞서 설명한 바 있다. 스타트업과 같은 초기 기업일수록 설계도 역할을 하는 IP포트폴리오 계획은 필수적이고, 수립된 IP포트폴리오 계획에 따라 특허출원이 이루어져야 한다.
계획이 수립되지 않은 상태에서, 다수의 특허출원을 동시 다발적으로 진행하는 것은 사업내용과 부합하지 않는 특허를 양산할 가능성이 높아진다. 따라서, 사업화 과정에서 변화될 가능성이 낮은 핵심적이고 본질적인 기술부터 특허출원을 통해 기반을 구축함이 바람직하다. 이후, 세부 기술이나, 부가적인 기능에 대해서는 실제 제품이나 서비스에 반영될 것이 확정되는 순서대로 특허출원을 진행함이 타당할 것이다.
3. 발명 소유권의 명확화
초기 스타트업은 임시적인 조직의 성격을 갖다 보니, 역할을 분담한 개인들이 팀을 이루어 별도의 근로계약 없이 사업 준비를 시작하는 경우가 많다. 이 경우 특허출원 대상이 되는 발명의 소유권에 대한 여러 가지 이슈가 발생할 수 있다.
가. 법인 설립 전 (예비창업자)
법인 설립 전 예비창업 단계의 스타트업은 특히 주의가 필요하다. 법인이 설립되기 전이라면 발명의 완성에 기여한 구성원이 발명의 특허 받을 수 있는 권리를 소유하고 있고, 따라서, 이들의 공동 명의로 특허출원이 이루어져야 한다. 만약, 편의를 위해 대표자를 맡기로 한자의 개인 명의로 출원이 이루어진다면, 공동 발명자로부터 대표자로 특허 받을 수 있는 권리의 승계가 필요하며, 이는 서면 계약으로 이루어져야 한다.
나. 법인 설립 후 (기창업자)
법인이 설립된 후 완성된 발명이라면, 직무발명의 적용 대상이 된다. 통상 스타트업은 특허출원시 출원인을 법인으로 기재하고, 발명자를 해당 발명을 고안한 구성원으로 기재한다. 그러나, 이를 위해서는 회사가 발명자로부터 발명을 정당하게 승계해야 한다는 사실이 쉽게 간과된다. 발명진흥법에서 규정한 직무발명의 신고부터 승계통지 절차와 보상절차가 생략되는 경우, 추후 구성원이 회사로부터 퇴직하거나 경쟁업체로 이직하여 발명 승계의 적법성을 문제 삼아 발명의 소유권을 주장한다면 스타트업은 사업 중단의 위험에 노출될 수 있다.
4. 선행기술조사의 활용방법
특허출원 시 특허등록이 가능할까라는 의문은 특허 출원을 진행하려는 사람이면 누구나 가지는 공통 질문에 해당한다. 이에 대한 답을 찾기 위해, 통상 선행기술조사를 실시하고, 발명이 신규성 및 진보성 등의 특허요건을 갖추고 있는지 사전에 점검한다.
그러나, 특허의 등록여부는 최종적으로 심사관이 결정한다. 이미 공개된 선행기술과 명백하게 동일한 기술은 특허출원을 진행하지 않을 수 있다. 그러나, 중간 영역에 속하는 대부분의 발명은 사전에 등록가능성을 정확하게 진단하는 것이 애초에 불가능할 수 있다. 또한, 특허 출원의 심사과정에서 특허청구범위의 보정 수준에 따라 특허의 등록 가능성은 수시로 변하기까지 한다.
따라서, 신속한 사업 진행이 필수적인 스타트업의 경우 선행기술조사를 출원 여부를 결정하는 판단기준으로 활요하기 보다는 기존 기술과 우리 기술의 차이점을 파악하고, 해당 차이점을 중심으로 출원 명세서를 작성함으로써 추후 특허심사 과정에서 등록가능성을 높이는 용도로 활용하는 것이 오히려 바람직할 것이다.
5. 기술만능주의의 배제
우수한 기술은 강한 특허로 등록될 가능성이 상대적으로 높지만, 우수한 기술이 강한 특허 등록을 항상 보증하는 것은 아니다. 특허는 기술에 포함된 기술적 사상을 법적 요건에 따라 작성하여야 하는 과정을 거친다. 우수한 특허는 좋은 원재료인 기술과, 원재료인 기술을 특허라는 요리로 완성하는 변리사가 시너지 효과를 발휘해야 탄생할 수 있다. 기술이 우수하더라도 우수한 특허가 도출되려면 스타트업과 변리사의 적극적인 의견교환이 필수적이며, 변리사는 원재료를 잘 다듬어 정해진 규격과 법적요건에 따라 우수한 명세서 및 권리범위를 도출해 내겠다는 사명감이 필요할 것이다.
