직접 연구를 해서 특허를 출원하는 것도 있지만 우리 회사에서 개발하는 것에 관련된 특허를 사 와서 연구개발한 것과 결합해서 시너지를 내는 전략을 택하는 경우도 있다.
직접 특허를 출원하는 경우라면 선점을 위해 가출원-정식출원의 절차를 거치기도 하고, 준비가 되어있다면 바로 정식 출원절차를 밟는 경우도 있다. 특허를 출원하려면 우선 특허출원사무소와 컨택해서 자세하게 상담을 받아보는 것이 좋다. 내가 있었던 회사처럼 교원창업기업이라면 학교 산학협력단에 특허출원 관련해서 도와주는 부서 혹은 담당자가 있으니 연락해서 각종 절차를 문의하고 도움을 받으면 좋다.
아무래도 내 경험에 의거하여 글을 쓰다 보니 교원창업기업 특허출원의 경우를 좀 더 상세히 소개해보려고 한다. 교원창업기업에서 특허를 출원하려면 아무래도 해당 교원의 지분에 대한 문제를 정리하고 가야 하기에조금은 다른 부분이 있다.
특허전략을 어떻게 가져갈 것인가
다시 특허출원으로 돌아가서.
우리 회사 같은 신약개발회사라면 특허출원 전에 우리가 하려는 아이템에 이미 출원된 특허가 있는지 선행조사가 우선되어야 한다. (이 부분은 추후 IR 할 때도 굉장히 중요한 부분이 된다) 사내에 능력 있는 인재가 있다면 인터넷으로도 충분히 알아볼 수 있다. 검증된 자료를 원한다면 특허사무소에 의뢰를 하는 편이 좋다. 다만 해당 분야에 지식이 있는 변리사님이 계신 특허사무소를 찾기 어렵고, 가격이 생각보다 적지 않다는 점은 감안해야 한다. 교원창업기업이라면 산학협력단 관련부서에서 추천을 받을 수 있고 관련 미팅도 잡아주니 적극 활용하면 좋다.
선행조사결과, 이미 관련해서 특허가 나와있는 상황이라면 특허를 사 올 것인지, 혹은 그 특허와 다른 차별점을 가진 특허출원 쪽으로 할 것인지 회피전략을 잘 짜는 것이 필요하다. IR을 가면 항상 중요하게 묻는 것이 이 회피전략이다. 연구개발벤처에서 '특허전략을 어떻게 가져갈 것인가'는 결국 수익과 직결되는 중요한 전략이기 때문이다.
특허출원 방법 정하기
특허를 출원하기로 결정했다면, 위에서 말한 것처럼 그 당시의 개발 단계에 맞춰서 가출원 단계로 진행할 것인지 정식출원 절차를 밟을지 정하면 된다. 이런 전략적인 부분은 회사 내부에서도 논의가 필요하지만 전담 특허사무소에 자문을 구하는 것도 좋다. 이때 같이 고민할 것은 국내출원만 진행할 것인지, 해외출원까지 할 것인지에 대한 계획도 있어야 한다. 결국은 회사의 마일스톤을 짜면서 회사의 사업 모델을 어떻게 가져가는가에 따라 어느 시점에 특허를 출원할 것인지, 해외시장도 염두에 둘 것인지 등 모든 것을 종합적으로 고려해야 한다.
가출원을 하게 되면 가출원일로부터 1년 이내에 정식출원 절차를 밟아야 하고 정식출원을 위해서는 그에 걸맞은 연구성과 등이 뒷받침이 되어야 하므로 가출원 절차를 진행하기로 했다면 해당 기간 안에 그만큼의 개발성과를 이뤄낼 수 있는지 확인하고, 이뤄낼 수 있도록 플랜을 짜야한다. 정식출원이 되지 못하면 해당 정보가 공개가 될 수 있기 때문에 조심스럽게 접근해야 한다.
바로 정식출원을 하는 경우, 해외출원을 하게 된다면 어느 국가를 대상으로 할 것인지(일반 국제출원), PCT 국제출원을 할 것인지를 정해야 한다. 딱히 타깃 국가가 있는 것이 아니라면 요즘은 PCT 국제출원을 더 추천하는 것 같기는 했다. 아무래도 PCT 가입국 (약 180여 개)에 동시출원한 효과를 누릴 수 있고, 개별 국가 접수를 하면 각각 대리인을 선임하는 등 복잡한 절차를 거치치 않아도 되니 그런 것 같기는 하다. 물론 이것도 각 회사별로 경우에 따라 맞는 방식이 다르니 자세한 내용은 특허사무소와 상담 후에 진행하는 것이 중요하다.
교원창업벤처의 경우, 산학협력단을 통해 지분을 정리하는 문제도 중요하다. 대표가 교원일 경우에는 출원지분이 학교에 귀속되는 경우가 대부분이라 출원지분을 회사에서 많이 가져갈 수 있도록 비율을 잘 짜는 것도 중요하다. 교원창업기업은 기업지분비율을 100으로 설정하는 것이 불가하기 때문에 교원(대표자)비율을 어느정도 설정해놓고 추후 학교에 일정 금액을 지불하고 회사로 지분을 이전해 올 것인지 등 수익이 발생하게 됐을 때를 고려한 지분 배분전략을 잘 짜야한다.이 경우, 대표자의 개인수익창출 부분도 고려해야 한다.
특허전략이 기업의 미래를 좌우할 수도
특허를 사 오기로 결정했다면, 그 특허가 장기적으로 우리 회사에 어느 정도로 이익이 될 것인지를 먼저 판단해 보는 것이 좋다. 그 가치가 판단이 되어야 적정한 가격을 제안하고 협상에 임할 수 있기 때문이다. 무조건 사 오는 것이 득이 되는 것도 아닌 것이, 큰 금액을 지불하고 사온 특허가 그저 계륵 같은 것일 수도 있어서 지불한 비용만 아까워하는 경우도 종종 있다.
연구개발 벤처에서의 특허전략은 정말 중요하다. 비슷한 연구개발을 하는 벤처들이 많이 있을 수 있고, 누군가 출원을 하기 전에는 사실 디테일하게 연구하는 타깃이 같은지 알기 어렵기 때문에 특허출원여부를 시시때때로 계속 체크를 해야한다. 연구개발을 상당 부분 진행했는데 누군가 먼저 출원을 해버리는 경우가 생기는 것도 다반사라 경쟁사의 특허 관련부분도 주시해야 한다. 어느 정도의 타깃 검증이 된 상태라면 빠른 시일 안에 특허선점을 하는 것이 필요하다.
'특허전쟁'이라는 말을 언론에서 정말 많이 본다. 특허 전략을 짜는 것은 언제, 어떻게, 어디에서 할 것인가를 매우 섬세하게 정해야 하는 업무라 회사의 운명을 결정할 수 있을 정도로 그 중요도가 높다. 누군가는 그걸로 돈방석에 앉기도 하고 분쟁이 발생해서 몇 년을 소송으로 보내는 일도 빈번한, 정말 '전쟁터'다. 회사의 수익과 직결되는 문제인 만큼 특허 전략을 잘 세워서 밝은 미래를 만들어낼 수 있도록 하는 것이 중요할 것 같다.
요약한 줄.
- 결과적으로 좋은 특허사무소를 만나는게 중요하다
- 특허사무소와 미팅하기 전에, 특허 출원과 관련해서 공부를 많이 해놓는 게 좋다. 용어부터 생소한 경우가 많으므로.
