상표의 식별력 유무나 선등록과의 유사 여부는 정답이 없는 판단의 문제이다. 아무리 철저한 사전 검토와 전문가 의견을 받고 출원했더라도 상표출원이 등록거절될 가능성은 항상 있다.
하지만 출원에 거절이유가 있다고 통지 받았더라도 당황할 필요는 없다. 다양한 구제 방안이 있을 수 있다. 대표적인 거절이유에 대한 대응방법을 몇 개 알아보자.
의견서 제출
의견제출통지서의 거절이유가 그 자체로 부당하다고 생각된다면 반박의견서를 제출할 수 있다. 주로 식별력이 충분하다거나 선등록상표와 유사하지 않다는 취지가 된다.
그러나, 통상 식별력 또는 상표 유사를 이유로 거절이유가 지적될 경우 이를 반박의견서 제출을 통해 거절이유를 극복하는 확률은 통계상 10~20% 정도에 불과하므로 성공가능성은 크게 기대하지 않는 것이 좋다.
그래도 심사관의 판단이 너무 부당해서 도저히 납득이 안된다고 생각한다면 의견서를 우선 제출해보고 필요하면 담당 심사관과 통화를 하거나 직접 방문해서 면담을 해보는 것도 좋다. 자료를 가지고 제대로 반박하면 심사관도 설득된다.
한편, 의견서 제출로 담당 심사관이 설득되지 않고 출원을 최종 거절결정 하였더라도 이에 대해 특허심판원에 불복심판을 청구할 수 있으며, 특허법원과 대법원까지 총 3번의 추가 판단을 받을 수 있는 기회가 있다.
특허심판원 통계에 따르면 불복심판을 통해 거절이유가 해소되고 등록되는 비율이 전체 청구된 심판 중 40%는 된다고 하니 정말 중요한 상표라면 한번 거절됐다고 포기하지 말고 몇 번 더 판단 받아보는 것도 좋을 것이다.
불사용등록취소심판
선등록 유사상표를 이유로 등록이 거절되었고, 선등록상표가 실제로 출원상표와 유사로 판단이 된다면, 선등록상표가 실제로 사용 중인 상표인지 조사해보자. 불사용 상표로 판단된다면 선등록은 등록취소심판을 통해 취소시키고 출원한 상표를 등록받을 수 있다.
중소기업청 통계에 의하면 매년 약 100만개의 신설 사업장이 생기고 이 중 60%가 3년 안에 폐업한다고 한다. 매년 수 만개의 새로운 브랜드가 생겨나지만 3년 뒤까지 살아남는 브랜드는 10%도 안된다.
즉, 대부분의 등록상표가 현재는 사용되고 있지 않을 가능성이 크다.
상표는 창작이 아니라 선택과 등록, 사용에 의한 사업상의 신용을 보호하는 것이다. 상표는 한정된 자원이라는 것이 상표법의 기본적인 입장인 것이다.
그런데 상표를 잔뜩 등록해서 선점만 해놓고 실제로 사용하지 않는다면 타인의 상표등록의 기회를 빼앗고 사업 기회를 박탈하며 국가적으로는 산업발전을 저해하게 된다.
그래서 상표법이 있는 모든 국가에서는 상표 사용 의무를 부여하고 있으며, 우리나라 상표법은 최근 3년 상표 불사용을 이유로 하는 등록취소심판을 청구할 수 있도록 하고 있다.
구체적으로 누구든지 등록된 상표가 현재시점( 등록취소심판 청구일)을 기준으로 소급하여 3년 간 사용되지 않고 있으므로 등록을 취소해달라는 청구를 특허심판원에 할 수 있으며, 상표권자가 적절한 사용자료를 기한 내에 제출하지 못하면 특허심판원은 상표등록을 취소한다.
이때, 법문상으로는 최근 3년이내 사용했다면 등록취소가 성립하지 않기는 하지만, 실무적으로는 3년 이내 사용을 했더라도 더이상 상표를 사용하지 않으면 심판청구 자체에 대응하지 않는 경우가 대부분이다. 어차피 사용하지도 않은 상표등록을 계속 유지할 필요가 없기 때문이다.
그래서, 간략히 온라인 조사 후 최근 사용하지 않는 상표라면 불사용 등록취소심판을 청구한다.
요즘은 온라인으로 검색되지 않는 것이 거의 없기 때문에 온라인 조사만으로도 사용 여부를 확인할 수 있는데, 개인이나 소기업보다는 오히려 대기업이 모든 경영 자료가 공개되므로 사용 여부 확인이 쉽다.
화장품 업계의 대기업인 아모레퍼시픽이나 LG생활건강의 경우 현재 등록완료된 상표만 각각 약 1만 5천개 이상을 보유하고 있는데, 이 중 실제로 사용하는 상표는 두 회사를 다 합해도 100개가 채 되지 않는다. 기업의 모든 정보가 공개되는 상장기업이라 홈페이지만 방문해도 쉽게 알 수 있는 정보다. 적극적으로 불사용 등록취소심판을 청구해도 된다는 의미이다.
사용자료를 조작하거나 만들 수 있지 않냐고 걱정하는 경우도 있는데 등록취소를 면하기 위한 상표의 사용은 실질적인 것이어야 해서 단순한 카달로그나 제품 사진 제출만으로는 어렵다. 상품을 게시한 홈페이지는 기본이고 세금계산서나 주문서까지 제출을 요구하는 경우도 있다. 정상적인 기업이라면 제출할 수 있는 통상적인 상표사용자료를 요구한다.
단, 선등록상표표의 등록일로부터 3년은 최소한 지났어야 한다. 등록일로부터 3년이 지나지 않은 선등록 상표가 유사로 지적되었다면 불사용 등록취소심판은 검토할 수 없다.
재출원
식별력 부족을 이유로 거절이유가 지적되었다면 해당 상표출원은 포기하고 도형(심볼)을 결합해서 재출원하는 것도 생각해볼 수 있다.
우리 상표법은 식별력 없는 부분’만’으로 된 상표를 거절할 뿐, 다른 요소와의 결합으로 출원상표 전체적으로 식별력이 생겼다면 등록을 허여한다. 처음부터 다시 시작해야하긴 하지만 새롭게 결합하는 도형상표의 식별력과 등록가능성만 확실하다면 이번에는 등록받을 수 있다.
그 밖에 양도나 등록무효심판 등 다양한 등록방안이 있으니 포기하지말고 가능한 방법을 찾아보자.
