[2장해외상표상식]18.국제상표등록제도를 적극 이용해라

국제상표등록제도를 적극 이용해라

속지주의 원칙상 국가마다 상표등록을 따로따로 받아야하다보니 요즘과 같이 글로벌 영업이 일반화된 산업 구조에서는 기업의 상표등록비용 부담이 과도하게 될 수 있다. 또, 각 나라의 서로 다른 상표등록제도를 각각 관리하고 절차를 챙기는 일도 쉽지 않다. 

이런 기업의 부담을 줄여주기 위해 고안된 것이 국제상표등록제도이다. 마드리드에서 맺은 조약이라 흔히들 “마드리드 국제상표등록”이라고 칭한다. 

하나의 출원서로 지정국 전체에 한번에 출원

국제상표등록 제도를 이용하면 영문으로 작성한 국제상표등록출원서를 자국 특허청에 제출하는 것만으로 출원서에 체크한 지정국 전체에서 출원한 것이 된다. 

국제출원서의 국가 지정 페이지

마드리드 시스템의 절차

이때, 국제상표등록출원서에 기재하는 출원상표는 자국에 이미 보유하고 있는 상표출원이나 등록과 동일한 것이어야 하는데, 이는 국제상표등록제도를 자국 상표(기초상표)의 영역 확장의 개념으로 고안하였기 때문이다. 

출원을 한번에 할 수 있다는 점은 장단점이 있는데, 장점은 무엇보다 출원비용을 크게 절감할 수 있다는 것이다. 해외출원을 할 때는 보통 국내 대리인 사무소를 콘트롤 타워로 해서 등록하려는 국가 각각에 해외대리인을 선임하여 출원해야하므로 각 국 대리인 수수료가 발생한다. 국제등록을 이용하면 이 출원에 대한 해외대리인 비용을 아예 없앨 수 있다.

단점은 하나의 출원서가 여러 국가에 뿌려지는 것이라 국가에 맞춰 출원 내용을 섬세하게 조정할 수 없다는 것이다. 상표의 경우는 국가마다 상표법이나 심사기준이 크게 다르지 않아 큰 단점은 되지 않지만, 지정상품이 신사업 관련이라든지 하는 사정으로 출원의 내용이 세밀하게 조정이 필요한 경우가 있을 때는 국제등록은 좋지 않다. 

심사는 지정국 특허청마다 각각

주의할 점은 국제상표등록은 ‘등록’이라는 용어와 달리 ‘출원’에 불과하며, 지정국에서의 등록은 해당 국가의 특허청 심사를 거쳐 등록허여서 (Notice of grant) 또는 등록증까지 받아야 최종 등록이 완료된다. 즉, 일종의 가등록이라고 생각하면 된다. 

그러므로, 국제등록이 되어 있다고 하더라도 실제 어떤 지정국에서 등록까지 완료 되었는지 면밀히 살펴보아야 한다. 국제사무국은 이를 위해 Madrid monitor라는 국제상표등록 검색 시스템을 갖추고 있다. 

일단 등록을 해놓고 지정국 각각의 심사를 거쳐 어떤 국가에서는 효력을 잃고 어떤 국가에서는 효력이 계속해서 유지되는 구조로 이해하면 된다. 

상표관리가 용이

국제상표등록 후에는 상표 갱신이나 주소 변경, 권리 양도를 국제사무국을 통해 한번에 관리할 수 있다. 예를 들어, 5개국에 각각 상표등록을 가지고 있는 상황에서 상표를 제3의 회사에 양도한다면, 5개국 상표등록 각각을 제3의 회사로 양도하는 등록절차를 각각 밟아야한다. 

그러나, 5개국을 지정한 국제등록이 되어있다면, 국제등록 하나만 양도하면 지정국 전체에서 양수인에게 권리가 양도된 것으로 된다. 양도서류는 한국특허청에서 심사하고 양도 사실 통지만 국제사무국에 하면 국제사무국이 각 지정국 특허청에 양도사실을 통보하는 방식이다. 

상표 갱신 역시 각 국가에서 별도로 각 국가의 상표법에 따라 갱신할 필요 없이 국제등록 하나만 갱신하면 일괄적으로 유효한 지정국 전체에서 상표권이 갱신된다. 

그렇다고 모든 국가에서 국제등록이 유리한 것은 아니다 

국제등록시스템이 상당히 훌륭하지만 조약 가입국에서만 적용될 수 있다. 아직도 마드리드조약에 가입하지 않은 국가가 상당히 있다. 그 나라에서는 할 수 없이 개별출원을 해야한다. 

또한, 어떤 나라는 분명히 마드리드 조약에 가입하고 조약에 맞춰 상표법까지 바꿨는데도 실질적으로 조약이 작용하지 않는다. 심사를 아예 안 하기도 하고, 심사결과가 통지되었는데도 별도로 자국에서 일간지 등을 통해 공고하지 않으면 상표권 효력이 인정되지 않기도 한다. 

이런 경우는 국제등록보다 개별출원으로 현지대리인과 협의하여 진행하는 것이 낫다.