병행수입과 상표권 등 지식재산권 침해
1. 상표법
가. 상표권과 전용사용권
상표권자는 지정상품에 관하여 자신의 등록상표를 사용할 권리를 독점합니다. 그리고 상표권자로부터 상표의 전용사용권을 부여받은 전용사용권자는 사용권 설정계약에서 정한 범위 내에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점합니다.
상표법 제89조(상표권의 효력) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 다만, 그 상표권에 관하여 전용사용권을 설정한 때에는 제95조제3항에 따라 전용사용권자가 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다.
제95조(전용사용권) ③ 제1항에 따른 전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.
나. 병행수입에 의한 상표권 침해
상표법은 병행수입 또는 권리소진에 관한 명문 규정을 두고 있지 않습니다. 속지주의 원칙에 따라 상표법을 문리적으로 해석하면 병행수입은 국내등록 상표권 또는 전용사용권을 침해하는 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 국내에서 상표권자에 의하여 등록상표가 부착된 상품이 일단 판매된 이후에는 권리소진에 따라 유통단계에서의 양도, 전시, 수출입행위를 하더라도 상표권 침해가 되지 않는 것으로 해석상 판단되고 있습니다.
상표권의 출처표시기능 및 품질보증기능을 해하는 방법으로 상표가 사용된 경우에는 권리소진이론이 적용되지 않고, 상표권침해행위로 인정됩니다.
상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성하여 소진되므로 양수인 등이 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여하는 행위 등에는 상표권의 효력이 미치지 않는다. 다만, 양수인 등이 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 때에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이어서 새로 생성된 제품에 종전 상품에 표시된 상표를 그대로 유지하게 되면 상품의 출처표시기능이나 품질보증기능을 해치게 되므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리가 침해된다고 보아야 하는바, 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선에 해당하는지 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정 취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2009도3929 판결).
2. 상표법 외의 지식재산권과 병행수입
가. 저작권법
1) 병행수입의 대상
물리적인 형체를 가진 저작물만이 병행수입의 대상이 됩니다. 따라서 음반, 영상저작물, 편집물은 병행수입의 대상이 될 수 있고, 응용미술저작물, 컴퓨터프로그램저작물은 병행수입의 대상이 되지 않습니다.
2) 저작권과 병행수입
저작물의 병행수입이란 외국에서 적법하게 제작 또는 복제된 저작물이 국내로 수입되어 판매되는 것을 말합니다. 국내에서 제작된 제품이 해외에 판매되었다가 국내로 역수입되는 유형의 병행수입은 제품이 해외로 수출되는 때에 이미 최초판매의 원칙에 의하여 배포권이 소진되므로 허용됩니다.
저작권법 제124조 제1항은 수입 시에 대한민국 내에서 만들어졌더라면 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해로 될 물건을 대한민국 내에서 배포할 목적으로 수입하는 행위와 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리를 침해하는 행위에 의하여 만들어진 물건을 그 사실을 알고 배포할 목적으로 소지하는 행위를 저작권법상 저작권 침해행위로 보고 있습니다. 따라서 일반적인 병행수입에 있어서 국내에 제조행위를 하는 전용실시권자가 존재하는 경우에는 병행수입행위가 전용실시권자의 저작권을 침해할 가능성이 존재합니다.
그러나 진정상품의 경우 수입 시에 대한민국 내에서 만들어졌더라면 권리의 침해로 될 물건에 포함되지 않으므로 일반적으로 병행수입이 허용되는 것으로 해석되고 있습니다. 불법복제물 내지 모조품을 수입하는 행위만이 규제되며, 진정물품의 병행수입은 규제의 대상이 되지 않는다는 것입니다.
저작권법 제124조(침해로 보는 행위) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해로 본다.
1. 수입 시에 대한민국 내에서 만들어졌더라면 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해로 될 물건을 대한민국 내에서 배포할 목적으로 수입하는 행위
2. 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리를 침해하는 행위에 의하여 만들어진 물건(제1호의 수입물건을 포함한다)을 그 사실을 알고 배포할 목적으로 소지하는 행위
나. 특허법
특허물품의 병행수입은 외국에서의 특허권자 또는 그 허락을 받은 자로부터 제조된 특허에 관한 진정상품이 적법하게 유통된 후에 제3자에 의하여 국내에 업으로 수입되는 것을 의미합니다.
특허법은 병행수입 내지 권리소진에 관한 명문 규정을 두고 있지 않습니다. 국내에서 원권리자로부터 일단 적법하게 특허권에 관한 제품을 양도받은 후에는 제품을 다시 양도하거나 사용하는 행위를 하더라도 특허권을 침해하지 않는 것으로 판단되고 있습니다. 하지만 특허실시의 범주에 수입하는 행위가 포함되므로 타인의 특허품의 수입행위는 제한되고 있고, 특허품의 병행수입은 특허권자가 허용하는 경우에 가능하고, 특허권자는 특허품의 병행수입을 금지할 수 있는 권리를 가집니다. 그러나 특허품의 병행수입에 대하여도 실무상으로는 허용되는 것으로 판단되고 있습니다.
특허법 제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.
1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
다. 디자인보호법
등록디자인이나 이와 유사한 디자인에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물품을 업으로서 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 업으로서 그 물품의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 디자인권 및 전용실시권 침해행위로 봅니다.
디자인권 또는 전용실시권의 침해 규정은 진정상품이 아닌 상품에 디자인이 결합되었을 때 디자인권 또는 전용실시권의 침해를 인정한다는 것이므로 진정상품의 경우에는 침해 규정이 적용되지 않습니다. 따라서 디자인보호법상 진정상품의 병행수입에 관한 명문 규정이나 금지 규정은 존재하지 않습니다.
디자인보호법 제114조(침해로 보는 행위) 등록디자인이나 이와 유사한 디자인에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물품을 업으로서 생산ㆍ양도ㆍ대여ㆍ수출 또는 수입하거나 업으로서 그 물품의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 그 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.
3. 관세청 고시
가. 의의
우리나라는 1995. 11.경부터 국내의 가격경쟁과 공산품 가격안정 및 소비자보호를 위하여 상표품에 한하여 진정상품의 병행수입을 허용하기로 하였습니다. 관세청은 지식재산권보호를 위한 수출입통관 사무처리에 관한 고시(이하 ‘관세청 고시’라 합니다)에 병행수입에 관한 규정을 두고 있습니다.
나. 허용기준
관세청 고시는 국내외 상표권자가 동일인이거나 계열회사 관계(주식의 30% 이상을 소유하면서 최다 출자자인 경우), 수입대리점 관계 등 동일인으로 볼 수 있는 관계가 있는 경우, 국내 전용사용권자가 당해 상표가 부착된 물품을 제조하여 판매하는 경우에는 국내 전용사용권자와 외국의 상표권자가 동일인 관계에 있는 경우, 국내외 상표권자가 동일인 관계에 있는 경우는 아니나 국내 전용사용권자가 외국의 상표권자가 생산한 진정상품(외국 상표권자의 허락을 받아 생산된 진정상품 포함)을 수입하거나 판매하는 경우, 외국 상표권자의 요청에 의해 주문제작하기 위하여 견본품을 수입하면서 그에 관한 입증자료를 제출하는 경우, 상표권자가 처분제한 없는 조건으로 양도담보 제공한 물품을 당해 상표에 대한 권리 없는 자가 수입(공매 등 수입의제 되는 경우 포함)하는 경우, 국내 상표권자가 수출한 물품을 당해 상표에 대한 권리 없는 자가 국내로 다시 수입하는 경우, 병행수입업자가 국내 상표권자 또는 전용사용권자로부터 진정상품의 수입을 허락받은 경우의 7가지 경우에는 병행수입을 허용하고 있습니다.
상표품의 지식재산권자가 동일하여 상표에 대한 경제적 이해를 같이하는 경우에는 최초판매에 의하여 권리가 소진되지만 상표권자와 동일인 관계에 있지 않은 국내의 전용사용권자가 상표품을 수입하지 아니하고 국내에서 전량 제조하거나 국내외에서 주문자상표 부착방식으로 조달하는 경우에는 권리가 소진되지 않으므로 병행수입이 허용되고 있지 않은 것입니다.
지식재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리에 관한 고시[시행 2021. 2. 26.] [관세청고시 제2021-28호, 2021. 2. 26., 일부개정]
제5조(상표권 침해로 보지 아니하는 경우)
① 해당 상표에 대한 권리가 없는 자가 해당 상표를 적법하게 사용할 권리를 가진 자에 의해서 생산된 물품을 수입하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 상표권을 침해한 것으로 보지 않는다.
1. 국내외 상표권자(국내 상표권자가 전용사용권을 설정한 경우에는 전용사용권자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 동일인이거나 계열회사 관계(주식의 30%이상을 소유하면서 최다 출자자인 경우), 수입대리점 관계 등 동일인으로 볼 수 있는 관계가 있는 경우(이하 "동일인 관계"라 한다)
2. 국내외 상표권자가 동일인 관계가 아니면서 국내 상표권자가 외국에서 생산된 진정상품(외국 상표권자의 허락을 받아 생산된 진정상품을 포함한다. 이하 같다)을 수입하거나 판매하는 경우
3. 국내 상표권자가 수출한 물품을 국내로 다시 수입하는 경우
4. 외국 상표권자의 요청에 따라 주문제작하기 위하여 견본품을 수입하면서 그에 관한 입증자료를 제출하는 경우
5. 상표권자가 처분제한 없는 조건으로 양도담보 제공한 물품을 해당 상표에 대한 권리 없는 자가 수입(법 제240조에 따라 수입이 의제되는 경우를 포함한다. 이하 같다)하는 경우
② 제1항에도 불구하고 국내외 상표권자가 동일인이 아니면서 국내 상표권자가 해당 상표가 부착된 지정상품을 다음 각 호의 어느 하나와 같이 제조만 하는 때에는 상표권을 침해한 것으로 본다.
1. 전량 국내에서 제조하는 경우(국내 주문자상표부착방식 제조 포함)
2. 해외에서 주문자상표부착방식으로 제조하여 수입하는 경우. 다만, 주문자상표부착방식으로 제조하는 외국 제조자가 국외 상표권자로부터 해당 상표의 사용허락을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 국내 상표권자가 해당 상표가 부착된 부분품을 수입하여 조립하거나 일부 가공한 뒤 수입된 부분품과 HS 6단위 세번이 다른 완제품을 생산하는 경우
③ 국내 상표권자가 해당 상표가 부착된 지정상품을 수입하다가 수입을 중단하고 제조만 하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때부터 제2항에 따라 침해로 본다.
1. 과거에는 수입만 하였으나 수입을 중단하고 제조만 하는 경우에는 제조시설을 갖추어 제조를 시작한 사실을 제10조제1항의 위탁기관의 장에게 신고한 때
2. 과거에는 수입과 제조를 병행하였으나 수입을 중단하고 제조만 하는 경우에는 수입을 중단한 사실을 제10조제1항의 위탁기관의 장에게 신고한 때
④ 국내 상표권자가 통상사용권자 등 해당 상표사용 계약을 한 자가 수입하는 진정상품의 수입을 허락하거나 동의하여 수입자가 별지 제1호서식의 상표사용 허락사항 신고서 또는 별지 제2호서식의 수입통관동의서를 세관장에게 제출한 때에는 상표권을 침해하지 아니한 것으로 본다. 이 경우 허락 또는 동의 이후 상표권리가 없는 자가 수입하는 동일 지정상품에 대하여 허락 또는 동의의 효력이 미친다.
4. 공정거래위원회 고시
공정거래위원회는 병행수입에 있어서의 불공정거래행위의 유형고시(이하 ‘공정거래위원회 고시’라 합니다)로 허용되는 병행수입을 부당하게 저지하는 행위를 규제하고 있습니다.
그러므로 해외유통경로로부터의 진정상품 구입방해, 판매업자에 대한 병행수입품의 취급제한, 병행수입품을 취급한 판매업자에 대한 차별적 취급, 병행수입품을 취급한 판매업자에 대한 제품공급거절 및 중단, 병행수입품을 취급하는 소매업자에 대한 독점수입품의 판매제한의 각 행위를 통하여 병행수입을 저지하는 행위는 모두 금지됩니다.
다만, 공정거래위원회의 고시에서의 병행수입은 상표권을 침해하지 않는 것으로 보는 경우로서 수입이 허용되는 상품을 국내에 수입하여 판매하는 병행수입업자의 행위를 의미하므로 공정거래위원회의 고시는 상표상품의 병행수입에만 적용되고, 타 지식재산권 상품의 병행수입에는 적용되지 않습니다.
커미션 청구와 그 수령은 양자간의 계약에 따른 적법한 권리행사여서 사적자치의 원칙상 허용되어야 하고 차대번호를 조사하여 이를 통보한 것과 차량을 수입할 수 없게 된 것 사이에는 상당인과관계가 있다고 할 수 없고 커미션 청구를 한 것 외에는 달리 병행수입을 방해, 저지하였음을 인정할 증거도 없어 불공정거래행위가 아니다(대법원 2002. 2. 5. 선고 2000두3184 판결)
5. 관련 문제
가. 적극적 광고 및 선전행위
1) 상표권 침해 여부
병행수입업자가 소극적으로 상표를 사용하는 것에 그치지 아니하고 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고 및 선전행위를 하더라도 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고, 일반 수요자들에게 상품의 출처 내지 품질에 관한 오인 및 혼동을 불러일으킬 가능성이 없다면 상표권 침해로서의 위법성이 존재하지 않습니다. 따라서 상표권자는 상표권에 기한 침해 금지 및 침해물건의 폐기를 각 청구할 수 없습니다.
병행수입은 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해를 구성하지 아니하므로 병행수입업자가 상표권자의 상표가 부착된 상태에서 상품을 판매하는 행위는 당연히 허용될 것인바, 상표제도는 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 하고, 상표는 기본적으로 당해 상표가 부착된 상품의 출처가 특정한 영업주체임을 나타내는 상품출처표시기능과 이에 수반되는 품질보증기능이 주된 기능이라는 점 등에 비추어 볼 때, 병행수입업자가 위와 같이 소극적으로 상표를 사용하는 것에 그치지 아니하고 나아가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고, 선전행위를 하더라도 그로 인하여 위와 같은 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고 국내 일반 수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관하여 오인, 혼동을 불러일으킬 가능성도 없다면 이러한 행위는 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없을 것이므로 상표권자는 상표권에 기하여 그 침해의 금지나 침해행위를 조성한 물건의 폐기 등을 청구할 수 없다고 봄이 상당하다. 병행수입업자가 문제된 선전광고물, 명함, 포장지, 쇼핑백, 내외부 간판에 부착 또는 표시하여 사용한 이 사건 표장은 등록상표들과 동일하거나 극히 유사하여 상품 출처에 오인 혼동이 생길 염려가 없고 수입한 상품이 진정상품인 이상 국내 독점적인 수입, 판매대리점이 수입하여 판매하는 상품과 품질에 있어 차이가 있다고 보기도 어려우므로 결국 상표제도의 목적이나 상표의 기능에 비추어 선전광고물이나 명함 및 외부 간판 등에 그러한 표장을 사용한 행위는 실질적으로 위법하다고 할 수 없어 상표권을 침해한 것으로 보기 어렵다(대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결).
2) 부정경쟁방지법 위반 여부
병행수입업자가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고 및 선전행위를 하는 경우 사용태양이 영업표지로써의 기능을 갖는 경우에는 일반 수요자들로 하여금 병행수입업자를 외국 본사의 국내 공인 대리점으로 오인하게 할 우려가 있습니다. 그러므로 적극적 광고 및 선전행위는 부정경쟁방지법상 영업주체혼동행위로 판단될 수 있고, 위 판단은 상표권 침해의 불성립과 무관합니다.
부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 (약칭: 부정경쟁방지법) 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. “부정경쟁행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
나. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(標章), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지(상품 판매ㆍ서비스 제공방법 또는 간판ㆍ외관ㆍ실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함한다)와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위
3) 구체적 사례
매장 내부의 간판, 포장지 및 쇼핑백, 선전광고물은 영업표지로 볼 수 없거나 오인가능성이 없어 표장의 사용이 허용됩니다. 반면에 사무소, 영업소, 매장의 외부 간판 및 명함은 영업표지로서 사용되는 것이므로 표장의 사용이 불가합니다. 외부 간판 및 명함은 표장의 상표권자로부터 전용사용권을 부여받아 영업을 하는 영업상의 시설 또는 활동으로 혼동하게 할 가능성이 있다는 것입니다.
병행수입업자가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고, 선전행위를 한 것이 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없어 상표권 침해가 성립하지 아니한다고 하더라도 그 사용태양 등에 비추어 영업표지로서의 기능을 갖는 경우에는 일반 수요자들로 하여금 병행수입업자가 외국 본사의 국내 공인 대리점 등으로 오인하게 할 우려가 있으므로 이러한 사용행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목 소정의 영업주체혼동행위로 허용될 수 없다고 볼 것이다. 매장 내부 간판, 포장지 및 쇼핑백, 선전광고물은 영업표지로 볼 수 없거나 병행수입업자의 매장이 마치 대리점인 것처럼 오인하게 할 염려가 없다고 보아 이 사건 표장의 사용이 허용되는 반면에 사무소, 영업소, 매장의 외부 간판 및 명함은 영업표지로 사용한 것이어서 이 사건 표장의 사용이 허용될 수 없다(대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결).
나. 의약특허
1) 특수성
제약사들은 개발 의약품에 대한 의약특허를 가지고 있는바, 국가별 경제력의 차이에 따라 일부 국가에는 의약품을 비싼 가격에, 일부 국가에는 의약품을 저렴한 가격에 공급하고 있습니다.
2) 국제소진과 병행수입
의약특허에 대하여 국제소진을 적용한다면 제약사가 의약품의 병행수입을 통제하게 어려운 상황에서 전세계적으로 의약품의 가격이 비슷한 수준으로 재설정되거나 일부 국가에 대한 의약품 유통이 포기될 가능성이 존재합니다.
따라서 의약특허에 대하여는 공익 달성의 목적을 위하여 국내소진을 채택하여 병행수입을 금지하고, 국가별로 가격차별을 허용할 필요성이 인정되고 있습니다.
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