우선심사제도
특허권을 빠르게 확보하기 위한 방법
특허출원은 심사관의 심사를 거쳐야 등록됩니다. 그러나 모든 출원이 심사의 대상이 되는 것은 아닙니다. 출원과는 별도로 심사를 해달라는 신청을 하고 심사료를 납부해야 합니다. 이를 ‘심사청구’라고 합니다.
심사청구를 한 출원에 대해서는 담당 심사관이 배정되고, 심사관은 심사청구된 순서에 따라 자신에게 할당된 특허출원을 순차적으로 심사합니다. 그렇다면 실제로 심사를 받기까지는 얼마나 걸릴까요? 기술분야나 담당 심사관의 심사 물량에 따라 차이가 있지만 대략 심사청구후 1년에서 1년 반 정도, 심사가 적체된 일부 기술분야의 경우에는 2년까지 기다려야 하는 경우도 있습니다.
특허심사는 심사청구된 순위에 따라 순차적으로 이루어지므로 출원인이 임의로 심사 시점을 지정할 수는 없습니다. 그러나 필요에 따라 심사 순서를 앞당기거나 일정 기간 뒤로 미룰 수는 있습니다. 전자는 우섬심사제도를 통해, 후자는 심사청구 시점을 조정함으로써 가능합니다.
우선심사제도
우선심사란 일정 요건을 갖춘 특허출원을 다른 출원보다 만저 심사해주는 제도를 의미합니다. 우선심사를 이용할 경우 약 1년에서 길면 2년까지도 걸리는 심사착수기간을 약 3개월 정도로 단축할 수 있습니다.
모든 특허출원이 우선심사를 신청할 수 있는 것은 아닙니다. 법령에서 정한 우선심사사유에 해당하여야 하고 별도의 우선심사 수수료를 납부해야 합니다. 우선심사사유 중 기업에서 주로 활용되는 것을 몇 가지 살펴보면 다음과 같습니다.
벤처기업 확인을 받았거나 기술혁신형 기업으로 선정(INNOBIZ 인증)된 기업의 출원인 경우
출원인이 발명의 내용을 업으로서 실시 중이거나 실시 준비 중인 경우
해당 특허출원을 기초로 해외출원을 한 경우
최근에는 인공지능, 자율주행차, 빅데이터, 혁신신약, 신재생에너지 등 기술발전 속도가 빠른 4차 산업혁명 관련 출원인 경우에도 우선심사의 대상으로 인정되어 빠르게 심사 결과를 받아볼 수 있습니다.
전체 우선심사사유는 아래의 웹페이지에서 확인할 수 있습니다.
https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200225
우선심사가 필요한 경우
우선심사의 장점은 신속하게 특허 등록 여부의 판단을 받을 수 있다는 것입니다. 예를 들어 경쟁사가 특허출원된 기술을 사용하고 있는 것으로 의심되는 경우라면 우선심사를 통해 빠르게 특허권을 확보한 뒤 경쟁사를 상대로 경고장을 발송하거나 침해 소송 등을 제기할 수 있습니다. 투자 유치나 자금 조달 등을 계획하고 있는 경우에도 우선심사가 유용합니다. 투자자 입장에서는 기업의 핵심기술에 대한 심사가 진행중인 상태보다는 특허등록을 완료한 쪽을 더 선호하기 때문입니다.
우선심사의 또 다른 장점은 부정적인 심사 결과에 대한 대처가 용이해진다는 점입니다. 우선심사를 청구할 경우 약 3개월 정도면 1차 심사 결과를 받아볼 수 있고 이후 절차를 감안하더라도 늦어도 1년 내에는 심사가 종료됩니다. 따라서 만약 심사 과정에서 현재 발명의 내용만으로는 등록이 어렵다고 판단될 경우 빠르게 발명의 내용을 보완하여 재출원 또는 우선권주장 출원을 함으로써 거절이유를 극복할 수 있습니다. 만약 우선심사를 진행하지 않았다면 심사 결과를 받은 시점에서 이미 우선권주장 기간(출원일로부터 1년)이 경과하였거나 또는 이미 특허출원이 공개된 이후일 가능성이 높으므로 재출원이나 우선권주장 출원을 통한 대응은 사실상 불가능해집니다.
우선심사가 무조건 좋은 것은 아닙니다
우선심사는 장점이 많은 제도이지만 몇 가지 고려할 사항도 있습니다.
첫째는 우선심사로 인해 발명이 조기 공개되는 효과가 발생한다는 점입니다. 특허출원은 출원 후 18개월(1년 6개월)이 지난 시점에 공개되는 것이 원칙이나, 그 이전에 등록되는 경우는 등록과 동시에 공개됩니다. 예를 들어 어떤 특허출원이 우선심사를 거쳐 3개월만에 등록될 경우 해당 특허의 공개 시점 또한 출원후 3개월이 됩니다. 특허가 공개되면 후속 출원의 등록에 영향을 주는 선행기술이 될 수 있습니다. 경쟁사가 공개된 명세서의 내용을 검토하여 특허를 회피하거나 개량기술을 개발할 가능성 또한 배제할 수 없습니다. 따라서 우선심사를 고려할 때에는 빠른 등록으로 인한 이익과 기술의 조기 공개에 따른 위험성을 잘 따져 보아야 합니다.
둘째는 우선심사를 통해 권리범위가 조기에 확정되면 추후에 이를 변경할 기회가 줄어든다는 점입니다. 예를 들어 A+B+C 발명에 대해 우선심사를 통해 등록이 되었는데 이후 제품의 설계가 변경되어 구성요소 B를 제외하고 A+C의 형태로 발명이 제품에 적용되었다고 가정해 봅시다. 만약 현재 특허가 심사중인 상태라면 보정이나 분할출원 등을 통해 권리범위를 A+C 형태로 재구성할 수 있습니다. 그러나 발명이 등록된 이후라면 더 이상 보정 또는 분할출원을 할 수 없으므로 특허가 설계변경사항을 반영할 수 없게 됩니다. 그러므로 중요한 특허라면 우선심사를 통해 등록되는 시점에서 별도로 분할출원을 해 둠으로써 이후의 설계변경이나 경쟁사의 회피설계에 대응할 수 있는 기회를 확보하는 것이 바람직합니다.
