성공적인 해외 상표출원 가이드

최근 해외 상표 문제로 인해 어려움을 겪는 수출 기업들이 늘고 있다.

해외에 상표출원을 진행하지 않거나 상표출원의 진행시기가 늦어져서, 경쟁업체의 동일/유사 상표 사용에 대해 제재를 하지 못해 이로 인한 매출 감소나 브랜드 가치 훼손 등의 불이익이 발생하기도 하며, 브로커 등에 의해 해외 상표를 선점 당하여, 상표를 되찾기 위해 상당한 시간과 비용을 소비하거나 상표를 되찾는 것이 어려워져서 브랜드 변경을 하는 경우도 발생하고 있다.

이러한 문제들로 인해, 수출을 고려하는 기업들에게 해외 상표출원은 더 이상 선택이 아닌 필수가 되었다. 이번 칼럼을 통해, 해외 상표출원의 구체적인 절차 및 단계별 주의사항에 대하여 알아본다.

1. 해외 상표출원 대상 및 국가 선정 단계

기업에서 상표출원이 필요한 상표와 해당 상표의 사용범위(류), 그리고 상표출원을 희망하는 국가를 결정한다. 이때, 기업에서는 국내 상표를 참고하여 상표출원이 필요한 상표와 해당 상표의 사용범위(류)를 결정할 수도 있다.

상표출원이 필요한 상표는 해외에서 사용할 상표로 결정해야 하며, 대부분 영문상표 또는 로고상표를 하는 경우가 많다. 다만, 중국과 같이 해당 국가의 언어로 된 상표가 주로 쓰이는 국가에서는 영문상표/로고상표 이외에 해당 국가의 언어로 된 상표가 필요할지 여부도 검토가 되어야 한다.

상표출원을 진행하는 국가가 늘어나면 이에 비례하여 비용이 높아지기 때문에, 이 점을 고려하여 상표출원이 필요한 국가를 결정한다.

2. 등록 가능성 검토를 통한 사전 점검 단계

특허법인에서 기업으로부터 해외 상표출원에 대한 정보를 받게 되면, 해외 상표의 등록 가능성에 대한 검토를 진행한다. 해외 상표출원 비용은 국내 상표출원 비용에 비하여 높기 때문에, 등록 가능성 검토를 통해 사전 점검을 하는 것이 필요하다.

한편, 해외 상표의 등록 가능성은 각 국가마다 다를 수 있는데, 등록 가능성 검토를 통한 사전 점검 결과를 바탕으로 등록 가능성이 낮은 국가는 제외할 수 있다.

3. 해외 상표출원 방식 결정 및 출원 단계

해외 상표출원은 개별국 상표출원 방식과 마드리드 상표출원 방식이 있으며, 기업의 상황에 맞는 상표출원 방식을 선택하여 상표출원을 진행할 수 있다.

(1) 개별국 상표출원

해외 상표출원이 필요한 국가의 특허청에 개별적으로 상표출원을 진행하는 방법이다. 국가별로 해외 대리인을 선임하고, 선임된 해외 대리인을 통해 상표출원이 진행된다.

(2) 마드리드 상표출원

마드리드 조약에 따른 것으로, 국제 사무국(WIPO)에 영문으로 작성된 하나의 마드리드 상표출원 서류를 제출하게 되며, 미국, 중국, 일본, 유럽, 러시아 등 마드리드 조약에 가입한 국가에 상표출원이 가능하다. 그러나, 대만, 홍콩, 마카오, 사우디아라비아 등 마드리드 조약에 가입하지 않은 국가에 대해서는 마드리드 상표출원을 이용할 수 없으며, 개별국 상표출원만 가능하다.

ⓛ 장점

마드리드 상표출원을 하기 위해 국가별로 해외 대리인을 선임할 필요가 없다. 따라서, 3개국 이상 해외 상표출원을 진행하는 경우, 마드리드 상표출원을 이용하면 개별국 상표출원을 이용하는 것에 비해 비용을 절감할 수 있다. 

[마드리드 상표출원]

② 유의점

다만,  마드리드 상표출원을 진행하기 위해서는 국내 상표출원 또는 상표등록(기초출원/등록)이 필요하며, 국내 상표출원 또는 상표등록의 상표 및 지정 상품/서비스와 동일하게 마드리드 상표출원을 진행해야 한다는 제약조건이 있다.

더욱이, 국내 상표출원 또는 상표등록(기초출원/등록)이 거절되거나 무효가 되면 마드리드 상표출원 및 이에 의한 해외 상표등록이 종속적으로 모두 소멸될 수도 있으므로, 유의해야 한다.

지금까지 해외 상표출원의 구체적인 절차 및 단계별 주의사항에 대하여 살펴봤다. 다만, 해외 상표출원의 경우 각 국가마다 개별적인 특이사항이 있을 수 있으므로, 경험 있는 특허법인과의 상담을 진행하는 것이 필요하다. 금번 칼럼을 통해, 수출 기업이 해외 상표로 인하여 어려움을 겪는 일이 줄어들기를 바란다.

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필자 소개

서일효 파트너 변리사는 서울대 전기공학부를 졸업하고 2009년 46기 변리사 시험에 합격했습니다. 국내 대기업의 국내외 특허출원 업무와 해외 대기업의 국내 특허출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 현재 중소기업의 특허출원 업무 및 특허 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있습니다. 직무발명 컨설턴트로도 활동하고 있으며, 기술임치나 영업비밀과 같이 특허와 더불어 기업을 보호할 수 있는 제도에 대하여 관심이 많습니다.

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