연구노트 통해 직무발명보상금 지급 인정
연구노트 판례 #13
이전 연구노트 판례 12번째에서는 ‘단순연구저장 파일은 연구노트 작성 미간주’여겨 사업비 환수 및 과제참여제한에 처한 사건에 대하여 다뤄보았습니다.
12# 요약: 이 사건 과제는 연구노트를 작성하지 않는 등, 원고가 연구개발과정을 성실하게 수행하였음을 입증할 객관적 자료가 충분히 제시되지 못하여 ‘실패’로 판정. 원고는 이에 관하여 “연구노트를 대체할 수 있는 다양한 연구자료가 피고의 심사를 위해 제출되었다”고 주장하면서 연구비 환수처분과 3년의 국가연구개발연구사업 참여제한처분 취소를 청구하였지만, 단순연구저장 파일은 연구노트 미작성으로 간주하여 원고의 청구는 기각되었다.
이번 게시물은 ‘연구노트 기록을 통해 직무발명보상금 지급을 일부 인정받은’ 판례에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
연구노트 통해 직무발명보상금 지급 인정
서울중앙지방법원 2018나1725 원고 일부 승
- 원고: A (주식회사 C 전 직원)
- 피고: 주식회사 C
- 청구취지
제1심판결을 취소한다.
피고는 원고에게 3억 원 및 이에 대하여 이 사건 소장부본 송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
- 결과: 원고 일부 승
사건 정황
피고는 식품진공포장기계 제작 및 도·소매업 등을 영업으로 하는 회사이다. 원고는 2008. 2.경부터 2016. 8. 30.까지 피고의 직원으로 근무하였다.
피고는 원고를 공동발명자로 하고 피고를 특허권자로 하여 총 3건의 발명(제1발명, 제2발명, 제3발명)을 2010년부터 2012년에 걸쳐 출원하여 특허등록을 받았다(이하, 그 발명들을 통틀어 '이 사건 발명들'이라고 한다). 피고는 이 사건 발명들을 실시하여 진공포장지 등을 생산, 판매함으로써 상당한 이익을 얻었다.
원고는 피고가 구 발명진흥법(이 사건 발명들 출원일 이전에 승계하였기 때문에 2013. 7. 30. 법률 제11960호로 개정되기 전의 것으로 적용) 제15조 제1항에 따른 정당한 직무발명보상금의 일부로 3억 원을 지급할 의무가 있다며 소승을 걸었다.
이에 피고는 원고가 이 사건 발명들의 발명자가 아니고, 피고는 이 사건 각 발명을 통하여 아무런 독점적․배타적 이익을 얻지 못하였으므로, 원고에게 이 사건 각 발명에 관한 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다고 주장하였으며, 이 부분이 받아들여져 원고는 1심 패소 판결을 받았다. 이에 원고는 1심 판결에 항소하였다.
관련 규정 및 법리
발명을 한 사람
특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다.
따라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다.
직무발명보상금의 지급의무의 발생 및 범위
구 발명진흥법 제15조 제1항에서는 ‘종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.’고 정하면서, 같은 조 제3항에서 ‘그 보상액 산정에 관하여 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.’고 정하고 있다.
그런데 구 발명진흥법 제10조 제1항에 의하면, 사용자는 직무발명을 승계하지 아니하여도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가 얻을 이익’이란 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다.
한편 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업 이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무 발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.
원고의 주장
이 사건 발명들은 원고가 사용자인 피고에 고용되어 생산부서와 개발부서의 차장과 부장으로서 종업원으로 근무하면서 직무와 관련하여 발명한 것으로 직무발명에 해당한다. 원고는 이 사건 발명들을 완성한 후 피고에게 이 사건 발명들에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 피고로 하여금 그 명의로 특허등록을 받을 수 있도록 하였다.
피고는 2012년부터 2017년까지 이 사건 각 발명들을 실시하여 제1발명이 적용된 제품을 미국과 일본 그리고 국내 회사에게 판매하였으며, 제2발명이 적용된 기계를 사용하여 제품을 생산∙판매해 왔다. 또한, 제3발명이 적용된 제품을 제조하여 미국의 타사에게 독점적으로 납품해 왔으므로 해외에서의 특허등록, 무효사유 이력 여부에 상관없이 피고가 이 사건 각 발명들을 통하여 아무런 독점적․배타적 이익을 얻지 못했다고 볼 수 없다.
원고가 작성한 연구노트(제1발명 관련)와 재료 구매를 위한 품의서, 주간업무계획서, 특허출원을 위한 기술설명에 관여 정도 및 당시 피고 소속 직원과 타 사 직원들의 진술은 원고가 이 사건 발명들에 주요 발명자임을 입증하고 있다.
따라서 2012년부터 2017년까지 구 발명진흥법 제15조 제1항에 따른 직무발명보상금으로서, 이 사건 발명들의 직무발명보상금에 대한 일부 청구로서 3억 원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
결론
원고가 작성한 연구노트(제1발명 관련)는 당시 발명의 핵심 구성 및 제품의 개발에 발생하는 문제 및 그 해결 과정 등이 상당히 구체적으로 기재되어 있다. 또한, 원고가 이 사건의 발명들 출원 과정에서 특허출원 담당자에게 그에 관한 기술적 사상 및 특징을 설명한 사실이 인정된다. 이를 통해 원고는 이 사건 발명들에 대한 주요 샘플 제작 및 테스트에 주요 발명자로서 실제 관여하였다고 볼 수 있으며, 원고의 연구노트가 출원 이후에 사후적으로 작성된 것이라는 피고의 주장은 받아들여지지 아니한다.
피고는 이 사건 제1발명과 제3발명이 미국에서 특허등록이 되지 않고 무효사유 이력이 있으므로 독점적·배타적 이익을 얻었다고 볼 수 없어 원고에게 직무발명 보상금을 지급할 의무가 없다는 취지로 주장한다. 그러나 각 발명이 적용된 제품의 생산은 특허권을 취득한 국내에서 이루어졌다는 점과 이 사건 발명들의 기술 혁신의 정도가 피고의 매출에 영향을 미친 것으로 보며, 독점 납품계약 관계에도 어느 정도 영향을 미친 것으로 보인다. 그러므로 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없고, 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐이다.
제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 금액에 해당하는 원고 패소부분을 취소한다.
직무발명보상금은 사용자의 이익과 그에 대한 종업원의 공헌도를 종합하여 산정하며 피고는 원고에게 59,659,168원(=이 사건 제1발명 48,936,912원 + 이 사건 제2발명 1,557,187원 + 이 사건 제3발명 9,165,069원) 및 이에 대하여 2016. 10. 13.부터 2020. 2. 14.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
원고의 나머지 항소를 기각한다.
소송총비용 중 4/5는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.
제1항 중 금전지급 부분은 가집행할 수 있다.
원고는 연구노트를 통해 직무발명에 대한 기여도와 공헌도를 입증하여 1심 판결 항소에 대하여 일부 승소할 수 있었습니다.
연구노트에서 반드시 기재되어야 할 사항은 연구 목적, 사용한 장비·재료, 실험 방법, 진행과정, 실험결과, 고찰·아이디어 등 연구관련 내용과 발명자나 발명완성일 등을 특별히 저장하기 위한 날짜 및 기록자의 서명 그리고 공동저자 또는 공동발명자가 아닌 점검자의 서명이 있어야 합니다.
이렇게 작성된 연구노트는 작성날짜에 대한 신뢰성(요건 충족)을 실현시켜주고 각 연구원이 어느 부분에 기여를 했고, 어느 정도 기여를 했는지 파악할 수 있기 때문에 증거로서 법적 효력을 가지고 있으며, 연구 결과에 대한 법적 보호는 물론 발명자를 특정할 수 있다는 점을 이번 판례를 통해 꼭 기억해 주시길 바랍니다.
전자연구노트 구노에 대한 문의는 링크를 통해 부탁드립니다.
