[IPLEX] 상표 판례 - 2020허4136
주지상표 모방한 부정한 목적의 출원이라고 판단한 사례
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
이 사건 등록상표가 이탈리아에서 주지상표인 선사용상표를 모방하여 부정한 목적으로 출원되었다고 판단한 사례를 소개해 드리겠습니다.
2020허4136 등록취소(상)
관련 법리
구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정은 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 이른바 주지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 위 규정에 해당하기 위하여는 특정인의 상표가 주지상표에 해당하여야 하고, 상표 출원인이 특정인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 특정인의 상표가 주지상표에 해당하는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지 등이 기준이 되며, 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 주지·저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일∙유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 그 밖에 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일∙유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 위 규정에 해당하는지 여부는 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단한다(대법원 2021. 1. 14. 선고 202 0후10810 판결 등 참조).
판단
구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하기 위하여는 특정인의 상표가 주지상표에 해당하여야 한다. 그리고 그레비 가문이 모자를 판매한 기간이 이 사건 등록상표의 출원일 기준으로 약 127년에 이르고, 선사용상표의 사용기간 역시 약 20년에 이르는 점, 선사용상표를 부착한 상품의 매출액 크기와 그 중에서도 모자의 매출액이 상당할 것으로 추인되는 점, 수출현황, 광고 및 협찬실태 등을 고려하여 볼 때 피고의 선사용상표는 이 사건 등록상표 출원일인 2002. 10. 4. 무렵 적어도 이탈리아의 수요자 간에 그 사용상품인 모자와 관련하여 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었다고 볼 수 있다.
이 사건 등록상표는 선사용상표와 외관이 상당히 유사하고, 호칭 또한 동일하여 이 사건 등록상표와 선사용상표가 동일․유사한 상품에 공존하는 경우에는 일반 수요자가 상품의 출처에 관하여 오인이나 혼동을 일으킬 우려가 있다고 보인다.
나아가 양 상표의 상품은 서로 동일·유사하거나(모자) 밀접한 경제적 견련관계가 있고(레인코트, 레저용 비옷 등), 선사용상표가 이 사건 등록상표와 동일·유사하다는 이유로 피고의 상표등록출원이 거절되었을 정도로 호칭이 동일하고 외관이 매우 유사하여 선사용상표를 모방하여 만든 것으로 보이는 점 등을 보면, 이 사건 등록상표의 출원인은 이탈리아의 수요자 간에 피고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었던 선사용상표를 모방함으로써 선사용상표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 선사용상표의 사용자인 피고에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 이 사건 등록상표를 출원하였다고 할 것이다.
결론
이 사건 등록상표는 그 출원 당시 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있던 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려는 등 부정한 목적을 가지고 출원된 것이므로 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다. 따라서 이 사건 등록상표는 나머지 무효 사유에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제71조 제1항 제1호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 하므로 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.
판례 전문
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