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Nov 21. 2024
미국출원하기 전에 발명자가 퇴사했다면?
미국은 대부분의 사업분야에서 핵심적인 시장이다. 미국은 세계 최대 소비시장이면서 가장 많은 투자자본이 존재하여서 전세계 많은 기업들이 진출하여 경쟁하고 있어서, 대부분의 한국기업도 필연적으로 사업초기부터 미국시장 진출 계획을 고려한다. 이 때문에 해외시장으로 확장이 가능할지에 대해 불확실하여 해외 특허 권리 확보에 대해 소극적인 시기에도, 한국 특허출원을 진행한 후에 최소한 미국출원은 진행하여 권리확보를 진행한다.
미국 특허제도는 다른 국가의 특허제도와 차이점을 가지고 있는 점이 많다. 미국 특허제도는 오랜기간 동안 다른 나라들이 채택하고 있는 “선출원주의”가 아닌 “선발명주의”를 유지해 왔었다. “선출원주의”는 출원일 기준으로 특허권 보유의 선순위를 결정하는 것으로 가장 먼저 특허청에 출원한 자에게 권리가 부여되는 것이다. 반면, “선발명주의”는 실제로 발명을 최초로 완성한 사람에게 특허를 받을 수 있는 권리를 부여하는 방식이여서, 먼저 발명을 하였다는 발명기록과 증명을 바탕으로 가장 빠른 발명자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 부여하는 방식이다.
미국 특허제도는 “미국 발명법(America Invents Act, AIA)“의 시행으로 오랜 기간 유지되던 “선발명주의(First-to-Invent)”에서 “선출원주의(First-to-File)”로 전환되었다. 이 변화는 국제적으로 통용되는 특허 기준(예: 유럽, 한국 등)과 조화를 이루고, 발명 보호의 명확성과 간소화를 통해 기업과 발명가들이 글로벌 시장에서 더 효율적으로 대응할 수 있도록 하기 위한 취지로 이루어졌다. 그러나, 오랜기간 유지하였던 “선발명주의”의 특성을 담고 있는 제도들이 다수 존재한다. 이러한 미국에서만 존재하는 특수한 제도를 미국특허를 확보할 때 잘 활용하는 것도 중요하고, 제대로 이해하지 못하여 권리 행사에 제약이 생기지 않도록 주의하여야 한다.
그 중에 하나가 발명자의 권리를 중시하였던 과거 “선발명주의”의 영향으로 존재하는 ‘발명자로부터 받아야 하는 서류들’이다. 먼저, ‘발명자 선언서(Declaration)’는 발명자가 특허 출원에 기여했음을 선언하고 출원 내용이 본인의 지식과 신념에 따라 사실임을 진술하는 서류로, 미국출원 진행 시에 단순히 형식적인 요건이 아니라 법적으로 요구되는 필수 문서이다. 미국특허청(USPTO)은 선언서가 특허 출원 과정에서 발명의 독창성과 발명자의 신원을 확인하고, 출원의 신뢰성을 보장하는 데 중요한 역할을 한다고 명시한다.
그리고, 발명자가 소속된 회사명의로 미국특허출원 진행 시, 발명자가 출원발명을 고용주인 회사에게 양도하기 위한 문서인 ‘양도서(Assignment)’가 필요하다. 한국 특허제도에서는 회사명의로 특허출원 시에 발명자의 양도서류를 따로 제출하지 않고 회사 내부적으로 직무발명 귀속에 대한 관리를 하면 되지만, 미국 특허제도에서는 발명자의 권리 보호 측면이 담겨서 양도서 제출이 필요하다.
따라서, 미국특허출원 시에는 ‘발명자 선언서(Declaration)’와 ‘양도서(Assignment)’가 제출되어야 하고, 해당 서류에는 발명자의 서명이 들어가야 한다. 그런데, 회사가 한국출원 진행 후에 PCT출원을 바탕으로 미국 진입을 하게 된다면, 한국출원 이후 30개월 경과한 후에 미국출원을 하게 된다. 2년6개월이라는 기간이 지나 미국출원을 진행하시는 시기에 발명자인 직원이 이미 퇴사하여 서류에 서명을 받기 위해 연락하기 어려운 상황이 아주 많이 발생한다.
이러한 상황을 위해, 미국특허 제도에 발명자로부터 선언서를 받는 대신에 대체서류(SUBSTITUTE STATEMENT)를 예외적으로 제출하는 방안이 존재한다. 다만, 대체서류 제출방식은 단순히 퇴사했다는 이유만으로 활용할 수는 없고, 먼저 선언서 서명을 받을 수 있도록 시도해야 하고 시도 후에 다음 사유에 해당할 경우에만 대체서류를 제출할 수 있다.
- 발명자가 사망한 경우
- 발명자가 법적으로 무능력한 경우
- 발명자를 diligent effort(성실한 노력)으로도 찾을 수 없는 경우
- 발명자가 37 CFR 1.63에 따른 선서(발명자는 자신의 발명이 본인의 작업이며, 특허를 받을 수 있는 자격이 있음을 확인하고, 허위 진술 시 법적 책임을 감수하겠다는 서약)를 거부한 경우
미국특허청(USPTO)가 이러한 시도를 했는지 여부를 직접 묻지는 않지만, 향후 해당 특허를 바탕으로 소송이 발생한다면 문제가 발생할 수 있다. 특히, 시도조차 하지 않고 대체서류를 제출한 사실이 드러나면 특허권 무효가 될 수 있고 서명자는 18 U.S.C. 1001에 따라 5년 이하 징역이나 벌금에 처할 수 있어서, 발명자로부터 서명을 받기 위해 시도한 기록을 남겨두는 것이 중요하다.
그런데 특허포트폴리오 구축에 신경쓰는 회사일수록 미국출원 시에 기존 발명자가 퇴사한 상황이 자주 발생하게 되고, 퇴사자에게 서명 받기 위한 시도와 기록 관리에 많은 리소스가 들 것이다. 이런 문제를 사전에 해결하기 위해, 회사는 퇴사 전에 발명자와 권리관계를 명확히 해두고 퇴사 이후 발명자의 전자서명을 미국출원을 위한 발명자 선언서에 활용하는 것으로 사전에 동의받아둘 수 있다.
즉, 회사가 직원으로부터 퇴사 시에 받는 여러 서류에 “전자서명 활용 동의서”를 추가하여 날인을 받는 방안을 활용할 수 있다. “전자서명 활용 동의서”에 퇴사자가 발명자로 기재된 발명의 미국출원에 대한 권리 귀속을 명확히 기재하고, 전자서명 활용 범위를 특정해서 서류를 받아두는 것이다. 또한, 퇴사자로부터 서명을 받을 때 미국출원 시에 활용할 수 있는 미국 전자서명 형식을 맞게 받아두는 것도 중요하다.
필자와 특허법인 BLT는 뛰어난 기술력을 가진 한국 테크기업이 미국 진출을 위해 필수적인 미국특허 확보에 문제가 없도록 섬세한 전략과 가이드를 제시하고 있다. 필자의 이러한 경험을 바탕으로 안내한 이 글이 미국 진출을 준비하거나 미국 비즈니스를 진행하면서 같은 고민과 어려움을 가지는 기업들에게 도움이 되길 바란다.
BLT 칼럼은 BLT 파트너변리사가 작성하며 매주 1회 뉴스레터를 통해 발행됩니다.
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필자 소개
정태균 파트너변리사는 BLT 전략본부장으로 스타트업들의 IP전략, BM전략, 시장진출(GTM) 전략 수립을 지원하고 있습니다. 필자는 연세대학교 전기전자공학과를 졸업하고, 2011년 48기 변리사 시험에 합격했으며, 현재 여러 분야의 스타트업의 IP(특허, 상표, 디자인)업무 뿐만 아니라 비즈니스 참여하여 성장을 지원하고 있습니다.
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