상표 유사 판단 판례 정리 [nicole lee 사건]
아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사
2009허2500 거절결정(상)
[법리]
상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인∙혼동의 우려가 있는지 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다.
[선등록상표]
지정상품: 상품류 구분 제18류의 서류가방, 슈트케이스, 여행용 트렁크, 핸드백 외 5종
[출원상표]
지정상품: 상품류 구분 제18류의 서류가방, 슈트케이스, 여행용 트렁크, 핸드백 외 69종
[판단]
1. 외관
이 사건 출원상표는 주로 여자 이름으로 쓰여 특히 미국에서 인구 대비 이름 순위 68위에 올라있는 ‘nicole’이라는 영문자와 우리나라 ‘이(李)’ 성씨의 영문표기 또는 영어권 국가의 이름이나 성(姓)의 하나인 ‘lee’라는 영문자가 띄어서 가로로 기재되어 있는 문자상표이다. 그리고 선등록상표는, 검은색의 직사각형 바탕에 흰색으로 알파벳 ‘n'을 부드럽게 도안한 형태의 도형 아래에, 앞서 본 바와 같이 주로 여자 이름으로 쓰이는 ’Nicole'이라는 영문자, 그리고 주로 이름 앞에 붙어 성(聖)의 뜻을 가지는 ‘St'와 미국, 프랑스에서 남자 이름으로 쓰이는 ’Gilles'가 띄어쓰기 없이 결합해 있는 ‘StGilles'라는 알파벳이 띄어서 가로로 기재되어, 상하 2단으로 구성되어 있는 도형과 문자의 결합상표이다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 외관에 있어서는 일응 차이가 있다.
2. 분리관찰
이 사건 출원상표의 경우, 앞서 본 바와 같이 ‘nicole’이라는 영문자와 ‘lee’라는 영문자는 각각 이름과 성(姓)을 나타내는 단어들로서 띄어쓰기가 되어 있는 점, 우리나라의 언어관습상 이름과 성이 항상 함께 불리는 것은 아니고 이름만으로 약칭되는 경우도 많은 점, 반면에 이 사건에서 ‘nicole lee’는 원고 대표자 딸의 성명이 긴 하나 우리나라 일반 수요자들에게 ‘nicole lee’라는 전체 이름이 원고 대표자 딸 등 특정인을 지칭한다거나 이 사건 출원상표가 그 전체로서 특정인의 제품을 표상하는 것으로 인식되어 있다고 볼 만한 증거가 부족한 점, 그리고 영문자 ‘nicole’이 영문자 ‘lee’ 앞에 기재되어 있다는 것과 우리나라에서 ‘이(李)’ 성씨가 매우 흔한 성씨임을 고려할 때, 우리나라 수요자들에게는 위 성씨의 영문표기에 해당하는 영문자 ’lee’ 부분이 앞서 본 바와 같이 영문 여자 이름으로서 미국에서 인구 대비 이름 순위 68위 정도인 영문자 ‘nicole’ 부분에 비해서 상대적으로 식별력이 약할 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, ‘nicole’ 부분을 ‘lee’라는 단어로부터 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합하였다고 볼 수 없으므로 ‘nicole’ 부분만으로 분리하여 관찰될 수 있다.
앞서 본 바와 같이 문자와 도형의 결합상표인 선등록상표의 경우, 문자 부분과 도형 부분이 외관상 분리되어 있을 뿐 아니라 서로 특별한 의미로 연결되어 있지도 않으며 이들의 결합에 의하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서, 문자 부분과 도형 부분을 분리하여 관찰하는 것이 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로, 문자 부분만으로 분리되어 관찰될 수 있다. 또한, 문자 부분을 보면, ‘Nicole’ 부분과 ‘StGilles’ 부분이 띄어쓰기가 되어 있고, 그 호칭이 영어식 발음으로는 ‘니콜세인트길스’, 불어식 발음으로는 ‘니콜생질르’ 등으로 비교적 길며, 앞서 본 바와 같이 ‘Nicole’은 주로 여자 이름으로 쓰이는 영문자이고 ‘StGilles’는 남자 이름으로 쓰이는 ‘Gilles’ 앞에 성(聖)의 뜻을 가지는 ‘St'가 붙은 알파벳으로서, 여자 이름과 남자 이름이 가로로 나란히 기재되어 있는 형태로 되어 있어 이들의 결합에 의하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서, ‘Nicole’ 부분을 ‘StGilles’ 부분과 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합하였다고 볼 수 없으므로, ‘Nicole’ 부분만으로 분리되어 관찰될 수 있다.
3. 호칭 및 관념
이 사건 출원상표와 선등록상표는 각각 분리관찰 결과 그 요부로 ‘nicole’ 또는 ’Nicole’이라는 문자 부분을 공통적으로 가지고 있음이 인정되고, 이들 표장이 이들 요부만으로 약칭되는 경우에는 그 호칭 및 관념이 ‘니콜’로 동일하므로, 이 사건 출원 상표와 선등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호가 규정한 유사한 표장에 해당한다.
[지정상품의 유사 여부]
이 사건 출원상표의 지정상품 중 ‘서류가방, 슈트케이스, 여행용 트렁크, 핸드백’ 등과 선등록상표의 지정상품 중 ‘서류가방, 슈트케이스, 여행용 트렁크, 핸드백’ 등은 서로 동일한 상품이다.
[결론]
이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장이 유사하고, 이들 표장의 지정상품 중 ‘서류가방, 슈트케이스, 여행용 트렁크, 핸드백’ 등이 서로 동일한 상품으로 거래자로 하여금 그 상품의 출처에 대한 오인∙혼동의 우려가 있는 유사상표에 해당한다.
아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사 저자 소개: 김용덕 변리사는 인공지능 특허, 블록체인 특허, 소프트웨어 특허, 국내 및 해외 상표, 국내 및 해외 디자인에 전문성을 갖고 있는 변리사이다. 따라서, 김용덕 변리사는 조달청 인공지능/IoT 분야 우수 제품 심사위원으로 선정되었으며, 전문 평가 기관에서 인공지능 기술 관련 코스닥 시장 상장 심사용 전문 기술 평가 업무에 대한 기술 평가 위원으로 활동하고 있고, 서울산업진흥원에서 블록체인 기술에 대한 강연을 진행한 바 있다. 김용덕 변리사는 대한변리사회에서 인증하는 지식재산 전문강사 인증을 받았다.
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