상표 유사 판례 요약[HARVEY NICHOLS 사건]
아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리
2008허12111 거절결정(상)
[판단기준]
상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라, 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부 만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 해야 할 것이며, 성명의 결합으로 이루어진 결합상표의 경우에도 그 이치는 마찬가지이다. 또한 상표의 유사 여부 판단의 한 방법으로서 분리관찰이 될 수 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 국내의 일반 수요자나 거래자들이 거래상황에서 상표를 보고 받는 직관적인 인식을 기준으로 판단하여 야 하는 것이지, 상표가 외국에서 유명한 사람의 성명에서 유래된 것이라거나, 외국에서 그 사람의 성과 이름을 합쳐서 구성한 표장으로 상표등록이 되었다거나, 외국에서 상품에 대한 광고시에 성과 이름을 포함하는 전체 표장으로만 사용되고 외국의 신문, 잡지 등의 기사에서도 상품이나 그 브랜드를 지칭할 때에 성과 이름이 포함된 전체 명칭만을 사용하며 성이나 이름을 분리하여 사용된 일이 없다는 사정만을 가지고 바로 국내에 출원된 상표도 성과 이름 부분이 분리관찰될 수 없다고 단정할 수는 없다.
[선등록상표]
HARVEY
[이 사건 출원상표/서비스표]
HARVEY NICHOLS
[판단]
1. 외관의 대비
위와 같은 판단기준에 따라 먼저 외관을 대비하여 보면, 이 사건 출원상표/서비스표와 선등록상표는 영문자 ‘HARVEY'부분이 동일하나, ‘NICHOLS’부분의 유무에 따른 글자의 구성과 글자체가 서로 달라서 그 외관은 상이하다.
2. 호칭 및 관념의 대비
이 사건 출원상표/서비스표는 영어 알파벳으로 된 'HARVEY(하비)'부분과 'NICHOLS(니콜스)'부분이 한 칸을 띄어 나란히 배열된 문자와 문자의 결합상표로서 모두 다섯 개의 음절로 구성되어 있고 그 구성 형태에서도 'HARVEY'부분과 'NICHOLS'부분이 서로 분리되어 있으며, 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 도출되지도 아니하여 일련 불가분적으로 결합된 것으로 보이지 않는다. 즉, 이 사건 출원상표/서비스표의 표장 중 'HARVEY(하비)'부분은 표장의 앞부분에 위치하는 구성부분으로서, 국내 일반 수요자에게 선뜻 그 의미가 도출되지 않으며, 이를 영어권 나라에서 사용되는 남자의 성(姓) 또는 이름으로 인식한다고 하더라도 국내에서 아주 흔하게 알려진 성 또는 이름이라고 보기도 어렵고, 이 사건 출원상표/서비스표의 지정상품 및 지정서비스업과 관련하여 성질표시 등에 해당한다고 할 수도 없으므로 자타상품의 식별력이 있는 구성부분이고, 이 사건 출원상표/서비스표의 표장 중 'NICHOLS'부분은 표장의 뒷부분에 위치하는 구성부분으로서, ‘ㅋ’발음이 강하게 청감되는데다가 국내에 널리 알려진 외국인의 성(姓)이라고 단정할 수도 없어서 자타상품의 식별력이 강한 구성부분이다. 따라서, 이 사건 출원상표/서비스표는 이를 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못할 정도로 일련 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어렵고, 또한 두 단어의 결합으로 새로운 관념이 도출되는 것도 아니어서 이를 분리관찰하는 것이 가능하다고 할 것이므로, 보통의 주의력을 가진 국내의 일반 수요자나 거래자들이 거래하는 경우 그 표장 전체에 의하여 ‘하비 니콜스’로 호칭하거나 ‘하비’ 또는 ‘니콜스’만으로 분리하여 약칭할 수 있다고 할 것이다. 그렇다면, 이 사건 출원상표/서비스표가 ‘하비’만으로 약칭되고 관념될 경우에는 선등록상표의 호칭인 ‘하비’와는 그 호칭이 동일하고, 연상되는 관념 역시 하비라는 남성의 성(姓) 또는 이름 등과 같이 유사하게 형성된다.
[결론]
이 사건 출원상표/서비스표와 선등록상표의 표장은 그 외관이 상이하더라도 거래사회에서 중요한 역할을 하는 호칭과 관념이 유사하여 두 표장이 동일․유사한 지정상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인․혼동을 일으킬 염려가 있다고 할 것이므로 두 표장은 유사한 표장에 해당한다.
저자 소개: 김용덕 변리사는 아이피렉스 특허법률사무소 대표 변리사로 인공지능(AI), 스마트팩토리, 블록체인 등과 같이 4차 산업혁명 기술을 전문적으로 다루는 국내 유명 기업들(LG 전자, 삼성전자, 바이두, 수아랩, 마키나락스 등)의 지식재산권 업무를 전담한 바 있습니다. 현재, 조달청에서 인공지능/IoT기술과 관련된 우수 제품 평가 위원으로 활동하고 있으며, 인공지능 기업의 기술특례상장과 관련된 전문 평가 기관의 기술 평가 위원으로 코스닥 상장 심사용 전문 평가 업무를 수행하고 있고, 다양한 분야의 벤처기업들의 특허, 상표 및 디자인 업무를 전담하고 있습다.
