[IPLEX] 진정상품병행수입 선전 광고, 적법 여부
아이피렉스 특허법률사무소가 알려주는 상표 제도
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
지난 포스팅에서 진정상품병행수입이 무엇인지에 대해서 설명 드렸습니다. 진정상품병행수입이란, 다수국에 동일한 상표권을 소유하고 있는 상표권자에 의해 어는 1국에서 적법하게 상표가 부착되어 유통된 진정사품을 권원없는 제3자가 타국으로 그 상표권자 또는 전용사용권자의 허락없이 수입하여 판매하는 행위를 뜻합니다.
우리나라 대법원은 기본적으로 상표기능론에 입각하여 상표의 기능인 출처표시기능과 품질보증기능을 해하지 않으면 진정상품병행수입이 허용된다는 입장이고, 다수의 사건에 판시하면서 허용요건에 대한 입장을 정리해오고 있다고 설명 드렸습니다.
대법원에서 설시한 일반론적 허용요권은 아래와 같습니다.
수입품이 진정상품일 것
출처 동일성 요건: 국외 상표권자와 국내 등록상표권자가 법적·경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있을 것
품질 동일성 요건: 제품 자체의 품질에 있어 실질적인 차이가 없을 것
본 포스팅에서는 대법원 판례를 통해서 진정상품을 적극적으로 광고 선전하는 행위가 허용되는지에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
병행수입자의 광고행위의 문제: BURBERRYS 판례
대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결
[사건개요]
버버리사는 1920년 영국에서 처음 'burberrys'라는 문자상표를 등록한 이후 전세계 약 124개국에서 다수의 등록상표를 보유하고 있고, 국내에도 1970년대 상표 등록을 한 이후에 총 21개의 등록 상표를 보유하고 있습니다. 버버리사와 독점적 수입∙판매대리점 계약을 체결한 유로통상은 백화점, 면제점 등에 매장을 개설하여 판촉활동을 전개하였습니다.
한편, 병행수입업자는 1996년경부터 버버리사의 진정상품을 병행수입하여 직접 판매 또는 수입 제품을 공급했습니다. 그런데, 병행수입업자는 버버리 제품을 판매하는 것에 그치지 않고, 선전광고물, 명함, 포장지, 쇼핑백, 내·외부 간판에 부착하는 등의 행위로 표장들을 사용하였습니다. 이에, 버버리와 유로통상은 병행수입업자를 상대로 상표권 침해 또는 부정경쟁방지법 소정의 영업주체혼동행위에 해당함을 이유로 금지 또는예방을 구하는 청구를 하였습니다.
아이피렉스 특허법률사무소는 국내 상표, 미국 상표, 중국 상표, 유럽 상표, 마드리드 상표에 대한 높은 이해력을 바탕으로 상표권을 확보할 수 있도록 많은 기업들에게 도움을 주고 있습니다. 아이피렉스 특허법률사무소 변화에 발맞춰 상표에 대한 진정한 권리자의 권익을 지키고, 상표권을 보호하기 위해 가능한 법적 대응을 총동원하는 등 적극적인 맞춤형 법률 서비스를 제공합니다. 아이피렉스 특허법률사무소는 고객의 권리확보를 위한 무료 상표/특허/디자인 상담을 진행하고 있습니다.
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[1심 법원의 판단]
1심 법원은 병행수입업자가 생산업체의 영업표지를 사용할 수 있는 한계는 '진정상품 그 자체를 가지고 하는 것과 동일시 할 수 있는 방법에 의한 사용행위' 또는 '병행수입품의 광고에 상품 생산업체의 영업표지를 기술적∙설명적으로 표기하는 정도의 사용행위' 등과 같이 최소한의 법위 내에서만 사용할 수 있다고 하였습니다. 이 사건 표장들을 내∙외부 간판, 선전광고물, 포장지, 쇼핑백, 명함에서 사용하는 행위는 모두 부정경쟁방지법상 영업주체혼동행위에 해당한다고 판시했습니다.
[2심 법원의 판단]
2심 법원은 병행수입을 허용하는 취지는 살리는 차원에서 병행수입업자의 진정상품 판매와 밀접불가분의 관계가 있는 경우 영업상 최소한도로 필요한 범위 내에서 상표의 사용을 허용하되, 그 범위를 넘어서 상표권자의 신용과 고객흡인력을 희석화하거나 국내 독점판매대리점과의 관계에서 영업주체의 혼동을 초래할 우려가 있는 상표의 사용은 금지되어야 한다고 했습니다.
표지를 외부간판에 부착하는 행위는 병행수입업자에게 허용되는 선전광고의 범위를 벗어나 독립한 영업표지로 표장을 이용한 것이 분명하고, 나아가 고객으로 하여금 병행수입업자의 매장을 공인대리점 등으로 오인케할 우려가 있으므로 금지되어야 한다.
표지를 명함에 사용하는 행위도 단순한 상품표지가 아닌, 영업표지의 한 태양으로 상표를 사용한 것으로 판단되고, 명함을 교부받는 제3자의 입장에서 명함의 소지자를 외국 본사 또는 그 대리점의 구성원으로 오인할 여지가 있으므로 금지되어야 한다.
내부간판은 외부간판과 달리 독립적인 영업표지로서의 기능이 희박하고, 상품의 판매를 촉진하는 차원에서 표장을 사용한 것으로 볼 수 있으므로 허용된다.
포장지나 쇼핑백은 진정상품의 판매에 부수되어 무상으로 제공되는 물품으로, 여기에 표지된 표지를 병행수입업자의 영업표지라 단정하기 어렵고, 고객의 입장에서도 이로 인하여 영업주체에 혼동을 가져올 우려가 없으므로 허용된다.
매장의 벽 또는 각종 잡지에 게재되는 선전광고물은, 상품의 판매에 필연적으로 수반되는 촉진수단이 광고라는 점을 감안할 때 허용되어야 한다. 다만, 광고물에 병행수입업자의 매장이 마치 공인대리점인 것처럼 오인하게 할 수 있는 방식의 상표 기재는 금지되어야 한다.
표지를 외부간판에 부착하거나 명함에 사용하는 행위는 원고 버버리에 대해서 상표권 침해를 구성하고, 원고 유로통상에 대해서 부정경쟁방지법상 영업주체혼동행위에 해당한다고 판시했습니다.
[대법원의 판단]
병행수입업자인 피고가 문제 된 선전광고물, 명함, 포장지, 쇼핑백, 내·외부 간판에 부착 또는 표시해 사용한 이 사건 표장(구체적으로 보면, 이 사건 표장의 각 해당 표장과 아주 동일하거나 그 해당 표장이라고 볼 수 있을 정도로 거의 동일하므로 피고가 사용한 표장이 이 사건 표장과 동일한 것으로 봄이 상당하다)은 원고 버버리의 등록상표들(상표등록번호 제50439호·제66446호·제163562호 등)과 동일하거나 극히 유사해 상품 출처에 오인 혼동이 생길 염려가 없고 또 피고가 수입한 상품이 원고 버버리에 의해 생산된 진정상품인 이상 국내 독점적인 수입·판매대리점인 원고 유로통상이 원고 버버리로부터 수입해 판매하는 상품과 품질에 있어 차이가 있다고 보기도 어려우므로 결국 상표제도의 목적이나 상표의 기능 등에 비춰 피고가 위 선전광고물이나 명함 및 외부 간판 등에 그러한 표장을 사용한 행위는 실질적으로 위법하다고 할 수 없어 원고 버버리의 상표권을 침해한 것으로 보기 어렵다고 판단했습니다.
즉 선전광고물, 명함, 포장지, 쇼핑백, 내·외부 간판에 상표를 부착해 사용하는 것은 상표법 침해가 되지 않는다고 한 것입니다. 다만, 매장의 간판 등에 상표를 사용하는 행위에 대해선 “병행수입업자가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용해 광고·선전 행위를 한 것이 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없어 상표권 침해가 성립하지 아니한다고 하더라도 그 사용태양 등에 비춰 영업표지로서의 기능을 갖는 경우 일반 수요자들로 하여금 병행수입업자가 외국 본사의 국내 공인 대리점 등으로 오인하게 할 우려가 있으므로, 이러한 사용행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목 소정의 영업주체 혼동행위에 해당돼 허용될 수없다”라고 판시했습니다.
이어 “매장 내부 간판, 포장지 및 쇼핑백, 선전광고물은 영업표지로 볼 수 없거나 병행수입업자의 매장이 마치 대리점인 것처럼 오인하게 할 염려가 없다고 보아 이 사건 표장의 사용이 허용되는 반면 사무소, 영업소, 매장의 외부 간판 및 명함은 영업표지로 사용한 것이어서 이 사건 표장의 사용이 허용될 수 없다고 판단하고 이들 외부 간판 및 명함에 대해서 이 사건 표장의 사용 금지 및 그 폐기를 명한 원심의 조치는 위 법리에 비춰 정당하다”라고 결론 냈습니다.
판단에 대한 검토
대법원은 2심과 달리 상표권 침해를 부정했는데, 대법원 판결은 상표를 사용하는 행위가 상표의 상품출처기능을 해하지 않고, 따라서 출처 혼동의 염려가 없다면 상표권 침해의 성립을 부정해야 한다는 상표기능론에 입각하여 판단한 것으로 보입니다.
병행수입업자의 수입행위는 위에 언급한 일반적 허용요건을 모두 만족해야 허용되는 행위입니다. 대법원의 위 판결을 보면, 허용되는 병행수입이라면 상표법 제2조 제2항 제11호 각목 소정의 상표의 사용행위 중에서 병행수입업자가 어떤 행위를 하더라도 상표법에 의해서는 규제하지 않은 의도가 내재되어 있는 것으로 보입니다.
대법원은 ‘버버리 사건’에서 병행수입은 허용되고 매장 내부 간판, 포장지, 쇼핑맥, 선전광고물에 병행수입업자가 버버리 상표를 사용하는 건 상표법 침해가 되지 않아 허용되지만, 사무소, 영업소의 외부 간판 및 명함에 버버리 상표를 영업표지로 사용한 것이어서 부정경쟁방지법상 영업주체 혼동행위에 해당돼 허용될 수 없다고 본 것입니다.
정리하면, 병행수입업자의 광고 선전행위는 상표권 침해는 아닙니다. 다만, 병행수입업자가 사용하는 표지가 영업표지로서 기능한다면 부정경쟁방지법상 영업주체혼동행위에 해당될 수 있습니다. 이는 일률적으로 판단할 수 있는 것은 아니고 각 사건의 구체적 사정에 따라 달라질 수 있습니다. 본 사건에서 대법원은 외부간판과 명함에 표시된 표장은 영업표지에 해당된다고 하였으니 진정상품을 병행수입하여 광고 선전하시는 경우 주의할 필요가 있습니다.
저자 소개: 김용덕 변리사는 삼성전자, LG전자, 샤오미, 바이두 등 국내외 유명 대기업들의 지식재산권 사건을 처리한 경험에 기초하여 아이피렉스 특허법률사무소를 설립하였습니다. 김용덕 변리사는 국내외 상표를 처리한 경험에 기초하여 『상표 유사판단 이론 및 판례』 책을 펴내기도 했습니다.
아이피렉스 특허법률사무소는 삼성역 인근에 위치한 특허법률사무소로 최고의 기술력에 최상의 노하우로 고퀄리티 지식재산권 서비스를 제공합니다. 아이피렉스 특허법률사무소는 상표 컨설팅을 진행하는 특허법률사무소입니다. 상표 컨설팅은 선행 상표를 검토하여 상표 등록 가능 여부를 판단할 뿐만 아니라 등록 가능성이 낮은 상표를 등록시키기 위한 방법 및 기타 전략을 제공합니다. 또한 상표권 침해를 받은 기업의 지식재산권 보호를 위한 법률 방어 전략을 세우고 침해 대응을 위한 절차를 진행합니다.
