[IPLEX] 특허 OA 대응 절차 안내
아이피렉스 특허법률사무소가 알려주는 특허 제도
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사입니다.
지난 포스팅에 특허 심사청구제도에 대해서 설명해 드렸습니다.
특허 심사청구제도(일반심사, 우선심사, 느린심사)에 대한 내용은 아래 포스팅에서 확인하시면 됩니다.
특허 출원서를 제출하고 심사청구를 하면 심사관이 발명 내용에 대해서 실체 심사를 진행합니다. 심사 결과에 따라 거절이유가 있을 경우에는 거절이유통지서를 받습니다. 거절이유가 없을 경우에는 등록결정서를 수신합니다.
특허출원 후 심사 흐름은 아래 이미지를 참고 바랍니다.
출처: 특허청(특허출원 후 심사 흐름도)본 포스팅에서는 특허청에서 특허 출원의 거절이유에 대해 발행하는 통지 서신인 OA(Office Action) 대응 방법에 대해서 설명해 드리고자 합니다.
특허 OA 대응 절차
특허권을 확보하기 위해서는 특허출원을 하고 심사청구를 해야 합니다. 심사청구는 출원과 동시에 하거나 출원일로부터 3년 이내에 신청할 수 있습니다. 출원과 동시에 심사청구를 한 경우에는 일반적으로 출원일로부터 1년6개월이 되는 시점에 심사관으로부터 OA(거절이유통지서)를 수신합니다. 우선심사신청을 하는 경우에는 거절이유 통지 수령 기간이 일반심사에 비해 1년 이상 단축됩니다.
의견제출통지서에는 어떠한 거절이유로 특허를 부여할 수 없다는 내용이 기재되어 있습니다. 보통 진보성 흠결을 이유로 의견제출통지서가 발행되는 것이 대부분입니다. 간혹 바로 등록결정서를 수신하는 경우도 있습니다. 바로 등록이 된다면 비용 및 시간적 측면에서 출원인에게는 이득입니다. 그러나 반드시 득이 되는 건 아닙니다. 처음부터 권리범위를 과도하게 축소해서 특허 출원을 진행하여 사실상 활용 불가능한 특허가 확보됐을 가능성이 높기 때문입니다. 청구범위를 축소할수록 등록가능성은 높아지지만 권리범위가 좁아지기 때문입니다. 즉, 청구범위를 축소하게 되면 권리범위가 좁아져 제대로 된 권리확보가 어려울 수 있습니다.
거절이유를 극복하기 위해, 출원인은 심사관이 제시한 심사 결과에 대한 의견서를 제출합니다. 명세서나 도면의 보정이 필요한 경우에는 보정서도 함께 제출합니다. 보정서 제출 시, 관납료 4,000원이 발생하며, 대리인을 통해 보정서 및 의견서 작성 시 대리인 수수료도 별도로 발생합니다. 제출한 의견서 및 보정서는 방식심사 후 다시 심사에 들어갑니다. 이때, 거절이유가 해소되면 심사관은 출원인에게 등록결정서를 송달하고, 거절이유가 해소되지 않은 경우에는 거절결정서를 송달하게 됩니다.
거절결정서를 송달받은 출원인은 거절결정에 대한 불복으로 재심사 청구나 거절결정불복심판 청구를 할 수 있습니다.
재심사 청구
재심사 청구는 최초로 거절결정서가 발행되었을 때 진행할 수 있는 절차입니다. 명세서 또는 도면 보정과 함께 재심사청구를 진행해야 합니다. 재심사가 청구되면 심사관은 다시 심사를 진행합니다. 심사 결과 거절 이유가 극복되었으면 등록결정서를 송달합니다. 재심사 후에도 거절이유가 해소되지 않은 경우에 심사관은 다시 거절결정을 하게 됩니다.
거절결정불복심판
거절결정불복심판은 최초 거절결정서를 송달받은 후 도면이나 명세서 보정을 하지 않은 경우 또는 재심사 청구 후 거절결정서가 발행되었을 경우 청구할 수 있습니다. 거절이유에 대해 심리할 때 특허심판원은 원결정의 거절이유 외에도 다른 거절이유에 대해서도 전면적으로 재심리할 수 있습니다.
심판청구가 이유 있을 경우
- 인용심결로 거절결정을 취소합니다.
- 특허를 허여하거나 특허청 심사국에 환송한다는 요지의 심결을할 수 있습니다.
심판청구가 이유 없을 경우
- 심판관은 기각심결을 하게 됩니다.
거절결정불복심판 대응 이후 절차
거절결정심판 결과 기각 심결이 내려진 후 대응 절차에 대해서 알아보겠습니다. 출원인은 특허심판원의 기각 심결에 불복할 경우, 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있습니다. 거절결정심결 취소소송의 경우 특허청장이 피고가 됩니다. 특허거절결정 또는 존속기간의 연장등록거절결정에 대한 불복 심판을 청구하였으나 기각 심결된 경우 그 심결의 취소를 구하는 소송입니다. 피고(특허청장)는 심사 또는 심판단계에서 의견제출기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없으므로 새로운 선행발명의 제출은 허용되지 않습니다. 심결취소소송은 행정소송의 일종으로, 특허심판원의 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 소를 제기할 수 있습니다.
청구의 이유 있음
- 법원은 판결로써 심결을 취소해야 합니다.
- 행정청과 법원의 권한배분의 원칙상 특허결정의 등의 자판이 불가하며, 특허심판원에 필수적으로 환송해야 합니다.
청구의 이유 없음
- 법원은 청구기각 판결을 합니다.
위 심결취소소송 청구기각 판결에 불복할 경우 대법원에 상고할 수 있습니다. 상고심은 법률심으로, 특허법원의 판결에 영향을 미친 법령 위반에 대해서만 다툴 수 있습니다. 특허법원의 사실인정에 대한 과오를 다투기 위해서 제기할 수 없으니 이 점에 대한 유의가 필요합니다.
아이피렉스 특허법률사무소는 지식재산권 확보 및 컨설팅에 이르기까지 체계적 조력 시스템을 갖추고 고객의 권익과 가치 보호를 위해 노력합니다. 특허출원이 등록되기까지 심사, 거절결정불복심판, 심결취소소송, 상고심의 과정을 전부 거칠 수도 있으며, 모든 절차를 거쳐 시간과 비용을 투자했지만 등록이 거절될 수도 있습니다. 특허 출원 전 반드시 전문가를 통해 선행발명검토를 비롯한 사전 조사 후, 진행하시는 걸 권장드립니다.
아이피렉스 특허법률사무소를 통하면 발명에 대한 실질적이면서도 가장 효과적인 권리를 확보하실 수 있습니다. 지식재산권(특허/실용신안, 상표, 디자인) 관련 문의가 있으면 언제든 문의 바랍니다.
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