[IPLEX] 무권리자 특허출원? 모인출원에 대해
아이피렉스 특허법률사무소가 알려주는 특허 제도
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사입니다.
특허를 받기 위해서는 특허청이 정한 요건을 갖추어야 합니다. 특허 출원인이 갖춰야 하는 요건은, 발명을 한 자 또는 그이 정당한 승계인이어야 합니다. 발명의 요건은 산업상 이용가능성, 진보성, 신규성 등을 만족해야 하며, 절차적 요건을 충족해야 특허를 받을 수 있습니다.
발명의 요건 신규성, 진보성 등에 대한 내용은 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
본 포스팅에서는 무권리자 출원인 모인출원에 대한 내용을 설명해 드리겠습니다.
모인출원(발명)
특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자)
① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.
② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.
특허법 제33조 제1항은 발명을 직접한 자 또는 그의 승계인만이 특허받을 권리를 갖는 것이 원칙이라고 명시되어 있습니다. 그런데 발명을 직접한 자 또는 그의 승계인이 아닌 자에 의해 특허가 출원되어 등록되는 일이 발생합니다. 이 경우를 모인출원(발명) 또는 무권리자에 의한 출원이라고 합니다.
모인출원의 전형적인 경우는 발명의 내용을 정당 권리자로부터 지득하여 제3자가 무단으로 출원하는 것입니다. 사업제안, 입찰 공모 등 거래교섭이나 거래과정에서 발생하는 일이 많습니다.
종업원이 사용자가 승계한 직무발명에 대하여 사용자 몰래 특허를 받거나 퇴사 후 경쟁업체를 차려 특허받은 경우
제품 개발을 의뢰 또는 도급을 주면서 계약을 맺어 발명을 승계하기로 했는데 수급인이 몰래 특허를 받은 경
2인 이상이 공동으로 발명했는데 그 중 1인이 다른 1인 몰래 특허받은 경우
정당 권리자의 발명과 제3자의 출원발명 간에 동일성이 인정되어야 특허법상의 모인출원에 해당합니다. 구성이나 효과에 차이가 있는 경우에는 모인출원이 아닙니다. 개량 또는 변형된 발명은 특허법 제98조의 이용발명을 규정하는 취지에 의해 모인출원에 해당하는 것으로 볼 수 없습니다.
특허법 제98조(타인의 특허발명 등과의 관계)
특허권자ㆍ전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명ㆍ등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자ㆍ실용신안권자ㆍ디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.
다만, 정당 권리자의 발명에 주지 관용기술을 부가하여 출원한 경우에는 모인출원에 해당합니다.
모인출원 시 대응
모인출원은 등록 전에는 거절이유, 정보제공사유에 해당됩니다. 등록된 후에는 등록무효사유에 해당합니다. 정당권리자는 모인출원에 대해 아래와 같은 조치를 취할 수 있습니다.
1. 무권리자의 출원이나 등록을 배제
출원 계속 중인 경우
- 무권리자에 의한 출원은 특허거절 사유에 해당합니다. 따라서 정당한 권리자는 심사관이 특허 등록을 거절할 수 있도록, 정보 제공을 통해 심사관에게 모인발명이라는 사실을 알려줘야 합니다. 즉, 정보제공이라는 추가적인 절차를 통해 특허 등록을 막을 수 있습니다.
등록된 경우
- 무효심판을 청구합니다. 이 사건 특허발명의 출원일 전에 원고가 모인대상발명을 보유하였는지, 이 사건 특허발명과 모인대상발명 사이의 발명 동일성 인정여부, 이 사건 특허발명의 발명자가 맞는지 등을 다투어야 합니다.
2. 별도의 출원을 진행
정당권리자의 출원에 대해 무권리자의 출원일로 소급시켜주는 출원일 소급효가 인정됩니다. 다만, 소급효가 인정되려면 아래 출원일 요건을 충족시켜야 합니다.
모인출원이 거절된 경우에는 모인출원이 특허를 받지 못하게 된 날로부터 30일 내
무권리자의 특허가 등록공고된 날보투어 2년이 경과하거나, 무효심결확정일부터 30일 내
무권리자의 출원일 전에 무권리자에 의한 공개가 있는 경우 정당권리자의 출원은 의사에 반한 공지예외적용을 주장할 수 있습니다.
3. 특허등록이전청구
정당한 권리자가 무권리자의 특허를 직접 이전받아 올 수 있습니다. 이는 정당한 권리자를 보호하기 위해 특허법 제99조의2 규정이 신설되어, 모인출원의 경우 법원에 특허권의 이전등록을 신청할 수 있게 되었습니다. 특허등록이전청구는 2017.3.1. 이후 등록된 특허권부터 적용되니 이 점 유의하시기 바랍니다.
4. 기타
무권리자에 의해 본인의 발명이 사용되는 동안 발생한 손해는 민사상 불법행위를 원인으로 한 손해배상 청구 등을 통해 보상받을 수 있습니다. 형사고소도 가능합니다.
모인출원을 방지하기 위해서 정당권리자는 출원 전까지 발명에 대한 비밀을 유지하는 것이 좋습니다. 무권리자 특허 출원에 대한 대응을 고민하시는 분들은 아이피렉스 특허법률사무소오 연락주시기 바랍니다. 아이피렉스 특허법률사무소는 고객님의 권리가 제대로 보호받을 수 있도록 노력합니다. 여러분의 발명을 책임지고 지켜드리겠습니다.
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