[IPLEX] 상표의 식별력
아이피렉스 특허법률사무소가 알려주는 상표 제도
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사입니다.
상표는 상품이나 서비스의 출처를 식별하는 표지입니다. 상표를 등록받기 위해서는 상표법에 규정된 등록요건을 만족해야 하는데, 본 포스팅에서는 상표의 등록요건 중 하나인 상표의 식별력에 대해서 설명해 드리겠습니다.
상표의 식별력
상표의 가장 중요한 기능은 자타상품식별기능이기 때문에 상표로 등록되기 위해서는 우선 식별력을 가져야 합니다. 상표법상 식별력이라 함은 거래자나 일반 수요자로 하여금 상표를 표시한 상품이 누구의 상품인가를 알 수 있도록 인식시켜 주는 것을 말합니다.
식별력이 없는 상표는 등록이 불가합니다. 아이피렉스 특허법률사무소의 블로그에서는 다양한 상표 판례를 업로드 합니다. 업로드되어 있는 여러 판례에서 상표의 식별력 유무에 대한 판단도 확인하실 수 있습니다.
식별력에 따른 상표의 구분
상표는 그 식별력의 정도에 따라 보통명칭 표장, 기술적 표장, 암시적 표장, 임의선택 표장, 조어 표장으로 구분할 수 있습니다.
보통명칭 표장
- 상품명 자체로 식별력이 없습니다. 등록이 불가합니다.
기술적 표장
- 지정상품의 특성을 직접적으로 설명하여 식별력이 없습니다. 예외적으로 사용에 의해 널리 알려져서 식별력을 획득한 경우 등록이 가능할 수 있습니다.
암시적 표장
- 지정상품의 특성을 간접적으로 암시하는 표장을 뜻하며 식별력이 있어 상표등록이 가능합니다.
임의선택 표장
- 지정상품과 관계 없는 용어를 상표로 선택하는 표장으로 식별력이 있어 상표등록이 가능합니다.
조어 표장
- 종래에 없던 용어를 새로이 만든 표장으로 식별력이 있어 상표등록이 가능합니다.
식별력이 없어 등록이 불허되는 사유
일반적으로 식별력 유무의 판단은 지정상품과 관련하여 판단하고 있습니다. 상표법 제33조 제1항 각호에서는 자타상품의 식별력이 없는 상표로 상표등록이 불허되는 사유를 다음과 같이 제한적으로 열거하고 있습니다.
상표법 제33조 제1항(상표등록의 요건)
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.
1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
2. 그 상품에 대하여 관용(慣用)하는 상표
3. 그 상품의 산지(産地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
4. 현저한 지리적 명칭이나 그 약어(略語) 또는 지도만으로 된 상표
5. 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
6. 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표
7. 제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표
각 항목에 대해서 자세히 살펴보겠습니다.
1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
보통명칭이란 거래계에서 사용되는, 일반적으로 상품을 부르는 명칭입니다. 예를 들어, 지정상품을 사과로 Apple을 출원했을 경우에는 보통명칭에 해당합니다. 그러나 지정상품을 핸드폰으로 Apple을 출원할 경우에는 보통명칭이 되지 않습니다.
2. 그 상품에 대하여 관용하는 표장만으로 된 상표
처음에는 식별력이 있던 것이 동종류의 상품에 대해 동업자 사이에 보통으로 사용되게 되어 식별력이 없어진 상표를 말합니다. 그 예로, 포스트잇, 퐁퐁, 정종 등이 있습니다. 다만, 보통명칭과 마찬가지로 정종을 핸드폰으로 출원할 경우에 관용하는 상표에 해당하지 않습니다.
3. 그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
상품의 내용을 직접적으로 표시하는 상표로, 상표자체가 상품 또는 서비스의 내용, 품질, 효능 등의 성질을 기술하는 경우 성질표시 표장을 말합니다. 가방에 '학생', 잠옷에 'SILK' 등을 사용하는 것이 성질표시표장에 해당합니다.
4. 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표
현저한 지리적 명칭은 서울, 경기, 대전, 충남 등 우리가 흔히 알고 있는 지명을 의미합니다. 누구나 알고 있는 지리적 표현만으로는 식별력이 없어 등록이 될 수 없습니다. 현저한 지리적 명칭이나 약어 또는 지도의 경우 지정 상품과의 관계를 불문하고 식별력이 없는 상표로 보고 있습니다.
5. 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
김씨, 이씨 등 흔히 있는 성만으로 이루어진 경우가 그 예입니다. 흔히 있는 성 또는 명칭의 경우 지정 상품과의 관계를 불문하고 식별력이 없는 상표로 보고 있습니다.
6. 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표
간단하고 흔하게 있는 상표에 해당되는 것으로 커피, 물티슈 등이 있습니다. 알파벳은 2글자 한글은 1글자로 구성된 상표는 간단하고 흔한 표장에 해당합니다. 간단하고 흔히 있는 표장의 경우 지정 상품과의 관계를 불문하고 식별력이 없는 상표로 보고 있습니다.
7. 제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표
장소적 의미가 있는 것, 연도로만 상표가 기술된 경우 등 사회통념상 심사관이 판단할 때 누군가에게 독점을 하는 것이 부당하다고 판단될 경우 거절이유가 될 수 있습니다.
위에서 자세히 살펴본 1~7 항목에 해당하는 경우에는 상표의 식별력이 없어 등록받을 수 없습니다. 식별력이 없는 상표의 등록가능성을 높이려면 아래와 같은 방법을 활용할 수 있습니다.
식별력이 있는 문자, 도형과의 결합
식별력이 없는 상표와 식별력이 있는 문자, 도형 등과 결합된 경우에는 식별력 없는 표장만으로 구성된 것이 아니므로 등록이 될 수 있습니다.
도안화
식별력 없는 상표를 도안화하는 등 보통으로 표시하는 방법으로 표기되지 않은 경우에는 식별력이 인정되어 등록 가능성이 올라갑니다.
사용에 의한 식별력 취득
상표법 제33조 제2항(상표등록의 요건)
② 제1항제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.
위 법조문에 비추어, 식별력이 없는 상표라도 일정기간 사용하여 식별력을 획득했다면 상표등록이 가능해지십니다. 상표의 사용기간, 횟수, 사용의 계속성, 시장점유율, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등의 증거를 제출하여야 하는데 그 증명이 쉬운 일이 아닙니다.
상표권을 확보해 사용하는 가장 이상적인 방법은 상표, 상호, 로고 등을 사용하기 전에 출원하여 권리를 확보한 후에 사용하는 방법입니다. 그러나 중소기업이나 개인의 경우 여러 개의 상표권을 확보한 후, 사업을 시작하는 게 현실적으로 어려울 수 있습니다. 사업을 영위하기 위해서는 변리사의 도움을 받아 상표출원을 진행하는 것이 바람직합니다.
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