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by 김용덕 변리사 Mar 22. 2024

[IPLEX] 상표 판례 - 2021허2588

아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사

안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.

오늘은 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 출원이 거절되어야 한다고 본 사례를 소개해 드리겠습니다.

※ 상표법 제34조 제1항 제13호

제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.
13. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

2021허2588 거절결정(상)

기초 사실

관련 법리

상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ‘모방대상상표’라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방 대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나, 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회 통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상 표와 모방대상상표의 동일∙유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일∙유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후 3896 판결 등 참조).

판단

E社는 2018. 3.경 일본 내 인기 아이돌 그룹 ‘G’의 멤버 H가 출현한 TV 광고를 통하여 선사용상표 게임을 적극적으로 홍보하였고 그 비용으로 396,614,623엔을 지출하였다. 또한 2018. 5. 31.을 기준으로 선사용상표 게임의 공식 유튜브 채널에서 2개월전 업로드된 ‘방치소녀 1주년 특별 캠페인 H 31초 버전 광고’ 영상의 조회수는 1,449,154뷰를, 1년전 업로드된 ‘방치소녀 공식 PV(Page View)’는 1,099,426뷰를, 7개월전 업로드된 ‘방치소녀 PV’는 5,578,106뷰를 각각 기록하였다.

그리고 선사용상표 게임은 2018. 3. 1.부터 2019. 1. 31.까지 애플 앱스토어에서 다운로드수 495만 회, 관련 매출 5,560만 달러를 각각 달성하였고, 2017. 3.경부터 2019. 2.경까지 구글 앱스토어에서 관련 매출 5,085,097,008엔을 달성하였다. 따라서 선사용상표는 출원상표의 출원일 당시 일본에서 수요자들에게 널리 알려졌다고 봄이 타당하다.

출원상표와 선사용상표는 글씨체나 문자의 종류, 도형의 유무 등에서 외관이 상이하나, 우리나라의 한자 보급 수준이나 교육의 정도에 비추어 볼 때 선사용상표의 요부(’放置少女‘)가 ’방치소녀‘로 호칭ㆍ관념되어 출원상표의 호칭ㆍ관념과 동일하다. 따라서 출원상표와 선사용상표는 전체적으로 매우 유사하다고 봄이 타당하다. 나아가 출원상표와 선사용상표 모두 모바일 게임서비스업 등에 사용되고 있어서 양자 사이에 거래사회 통념상 밀접한 경제적 견련관계가 인정된다.

따라서 표장에 있어 전체적으로 매우 유사하다고 인정되는 출원상표와 선사용상표가 모바일 게임서비스업 등에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 출처에 관하여 오인 내지 혼동을 일으킬 염려가 충분하다.

출원상표는 출원일 당시 일본에서 수요자들에게 널리 알려져 있었던 선사용상표의 요부에 해당하는 ’放置少女‘를 한글 음역으로 표시한 것에 불과하여 선사용상표와 매우 유사하다. 또한 출원상표가 사용된 게임은 일본 전국(戰國)시대를 배경으로 소녀 캐릭터를 전투 등을 통하여 육성해 가는 방치형 게임으로서, 시대 배경에 차이가 있는 점을 제외하고는 전체적으로 선사용상표 게임과 형식이나 내용 면에서 매우 유사하다.

따라서 원고는 출원상표의 출원 당시 일본 수요자들 사이에 특정인의 출처표시로 알려진 선사용상표를 모방함으로써, 선사용상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻는 등의 부정한 목적이 있었다고 봄이 타당하다.

결론

이 사건 출원상표는 그 출원 당시 국내 수요자들이나 거래자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 알려진 선사용상표와 유사한 상표로 부당한 이익을 얻거나 선사용상표의 권리자에게 손해를 입히려는 부정한 목적으로 사용되는 상표이므로, 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.