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by 김용덕 변리사 Mar 23. 2024

[IPLEX] 상표 판례 - 2021허1769

아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사

안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.

등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 무효사유에 해당한다고 본 사례를 소개해 드리겠습니다.

※ 구 상표법 제7조 제1항 제12호

제7조 (상표등록을 받을 수 없는 상표) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표는 제6조의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 없다. <개정 1993.12.10, 1997.8.22, 2001.2.3, 2004.12.31, 2007.1.3>
12. 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표
12의2. 국내 또는 외국의 수요자간에 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 지리적 표시와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 지리적 표시의 정당한 사용자에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표

2021허1769 등록무효(상)

기초 사실

관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 사용자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정 인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다. 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일∙유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일∙유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결, 대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조). 이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬 가지로 적용된다.

판단

선사용서비스표들은 모두 이 사건 등록서비스표의 원출원일인 2007. 8. 16. 당시 중국의 수요자들에게 특정인의 서비스표로 널리 인식되어 있었다고 봄이 타당하다.

등록서비스표와 선사용서비스표 1의 경우 각 도형의 모양이나 도형과 글자의 색채 등에서 차이가 있으나, 모두 영문자 ‘Baidu’ 부분을 포함하고 있다는 점에서 부분적으로 외관이 유사하다. 등록서비스표와 선사용서비스표 2의 경우 도형의 유무나 문자의 종류 등에서 모두 차이가 있어 외관이 상이하다. 등록상표와 선사용서비스표 3의 경우 도형이나 한글 병기 부분의 유무 등에서 일부 차이가 있으나, 모두 영문자 ‘Baidu’를 포함하고 있다는 점에서 외관이 상당히 유사하다.

선사용서비스표 1, 3의 경우 국내의 일반적인 영어 보급 수준 및 일반 수요자나 거래자의 자연스러운 발음 사례 등을 고려하여 보았을 때 영문자 부분으로 인하여 ‘바이두’라고 각 호칭될 것으로 보인다. 그러나 국내의 한자나 중국어 보급 수준에 비추어 볼 때 한자로만 이루어진 선사용서비스표 2의 경우 ‘백도’로 호칭될 뿐 ‘바이두’로 호칭된다고 보기는 어렵다. 따라서 등록서비스표는 호칭에 있어서 선사용서비스표 1, 3과 동일하고, 선사용서비스표 2와는 상이하다.

등록서비스표의 ‘Baidu’ 내지 ‘바이두’ 부분과 선사용서비스표 1, 3의 ‘Baidu’ 부분은 모두 영어사전이나 국어사전에 등록되지 아니한 단어로서 자체로 어떠한 관념을 일으킨다고 보기 어렵다. 나아가 국내의 중국어 보급 수준에 비추어 볼 때 선사용서비스표 1, 2의 ‘百度’ 부분의 경우 중국어사전을 찾아보지 아니하고 ‘여러가지 일, 모든 일, 만사’ 등을 의미한다고 직감하기도 어렵다. 따라서 등록서비스표와 선사용서비스표들의 관념을 대비하기는 어렵다.

등록서비스표의 지정서비스업은 ‘전자매체 및 인터넷을 통한 광고업’이고 선사용서비스표들의 사용서비스업은 ‘인터넷 검색 서비스업, 인터넷 광고업’ 등으로서, 모두 인터넷을 매체로 한 광고 등의 서비스를 제공한다는 점에서 양자 사이에 거래사회 통념상 밀접한 경제적 견련관계가 인정된다.

등록서비스표는 선사용서비스표 1, 3과 비교하여 외관이 부분적으로 혹은 상당히 유사한 가운데 그 호칭이 완전히 일치한다. 따라서 각 표장이 경제적 견련성이 인정되는 지정서비스업과 사용서비스업에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 출처에 관하여 오인 내지 혼동을 일으킬 염려가 충분하다.

등록서비스표는 원출원일 이전에 이미 중국내에서 특정인의 서비스표로 인식되었던 선사용서비스표들에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 출원된 것이라고 봄이 타당하다.