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by 김용덕 변리사 Mar 25. 2024

[IPLEX] 상표 판례 - 2021허2151

아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사

안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.

이 사건 등록서비스표는 그 도형부분이 생략된 실사용표장 1, 2와 거래통념상 동일성이 인정되지 않는다고 판단한 사례를 소개해 드리겠습니다.

2021허2151 등록취소(상)

기초 사실

관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호는 ‘상표권자․전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’ 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항 본문은 위와 같은 사유로 취소심판이 청구된 경우 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정하고 있다.

[이 사건에 적용되는 법률에 관하여 살펴본다. 구 상표법은 불사용으로 인한 상표등 록의 취소심판 요건을 규정하면서(제73조 제1항 제3호) 그 취소심판을 이해관계인만 청구할 수 있도록 규정하였다(제73조 제6항). 그런데 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 현행 상표법(시행일 2016. 9. 1.)은 불사용으로 인한 상표등록의 취소심판 요건을 규정하면서(제119조 제1항 제3호) 그 취소심판을 누구든지 청구할 수 있도록 하였다(제119조 제5항). 한편 상표법 부칙(법률 제14033호, 2016. 2. 29.) 제2조 제2항 본문은 “이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다.”라고 정하고 있다. 따라서 위 전부 개정된 상표법 시행 이후에 원고가 한 이 사건 상표등록의 취소심판청구에 관하여는 전부 개정된 상표법 규정이 적용된다.]

상표법 제119조 제1항 제3호(구 상표법 제73조 제1항 제3의 규정과 같다)에서 규정하는 ‘등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말한다. 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 않는다(대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결, 대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결 등 참조). 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 들어 등록상표를 사용한 것이라고는 할 수 없다(대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결, 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005후2854 판결 등 참조).

판단

원고는 위 실사용표장 1, 2가 등록서비스표의 사용권자에 의해 '주택건축업' 등에 사용되었다고 주장한다. 이 사건 등록서비스표는 3색 리본 모양 도형 부분, 상단에 영문자 ‘EG’와 한글 ‘건설’, 그리고 하단에 영문자 ‘EG Construction’이 결합한 표장이다. 실사용표장 1은 위 도형 부분 없이 영문자 ‘EG’ 중 ‘G’의 우측 획이 아라비아숫자 ‘1’처럼 도안화된 한글 ‘건설’만으로 이루어진 표장이고, 실사용표장 2는 영문자 ‘EG’와 한글 ‘건설’만으로 이루어진 표장이다. 이 사건 등록서비스표의 도형 부분은 문자 부분보다 상하로 폭이 더 크고, 붉은 색, 청색 및 회색의 조합으로 굽어진 리본과 같이 영문자 ‘E’를 독특하게 도안화한 것이어서 일반 수요자나 거래자의 시선을 집중시키거나 그들에게 강한 인상을 줄 수 있다. 따라서 이 사건 등록서비스표 중 도형 부분이 생략된다면 일반 수요자나 거래자에게 두드러지게 인식되는 구성 부분에 변경이 초래된다고 할 수 있다. 이 사건 등록서비스표와 실사용표장 1, 2는 문자 ‘EG건설’을 공통적으로 포함하고 있기는 하나, 도형 부분을 제외한 위 문자 부분은 글씨 크기가 도형 부분의 폭, 높이보다 상당히 작을 뿐만 아니라, 후단의 한글문자 ‘건설’ 부분은 지정서비스업인 ‘아파트건축업’ 등에 관해 보통명칭이고, 전단의 영문자 ‘EG’ 부분은 간단하고 흔한 영문 2글자로서 모두 식별력이 높지 않다. 더욱이 L 주식회사(원고에게 흡수합병된 회사이다)는 ‘EG건설’로 구성된 상표를 출원하였다가 모두 거절결정을 받았다.

위와 같이 이 사건 등록서비스표와 동일하다고 볼 수 없는 실사용표장들을 원고가 그 주장과 같이 사용하였다고 하더라도 이로써 이 사건 등록서비스표를 취소대상 지정서비스업에 사용한 것이라고 볼 수는 없다. 나아가 원고가 등록서비스표를 사용하지 아니한 데에 정당한 이유가 있다는 점에 관하여 별도의 주장∙증명을 한 바도 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표 중 취소대상 지정서비스업 부분에 관하여는 상표법 제119조 제1항 제3호의 사유가 있어 그 등록이 취소되어야 한다.

결론

위와 같이 이 사건 등록서비스표와 동일하다고 볼 수 없는 실사용표장들을 원고가 그 주장과 같이 사용하였다고 하더라도 이로써 이 사건 등록서비스표를 취소대상 지정서비스업에 사용한 것이라고 볼 수는 없다. 나아가 원고가 이 사건 등록서비스표를 사용하지 아니한 데에 정당한 이유가 있다는 점에 관하여 별도의 주장∙증명을 한 바도 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표 중 취소대상 지정서비스업 부분에 관하여는 상표법 제 119조 제1항 제3호의 사유가 있어 그 등록이 취소되어야 한다.